Sentencia 2007-00232 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2007-00232-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Volvo do Brasil Veículos Ltda.

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron a la demandante el registro de la marca NH 12 (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

La anterior decisión fue adoptada oficiosamente por la superintendencia, con fundamento en la existencia previa del registro de la marca NH (mixta), de la sociedad Chaid Neme Hermanos S.A., para distinguir también productos de la clase 12, al estimarse que la marca solicitada es confundible con esta y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5.2. En el proceso se aduce por la parte actora que durante la oportunidad procesal correspondiente, no se presentó oposición alguna a la solicitud de registro de la marca NH 12.

A este respecto, debe la Sala precisar que aunque no existan en el procedimiento administrativo correspondiente oposiciones a la solicitud de registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente, tiene el deber de realizar el respectivo examen de registrabilidad, pues este procede aún de oficio, tal como se ha reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en distintos pronunciamientos, entre estos, en la interpretación prejudicial emitida para este proceso, en el cual se dijo lo siguiente:

“El tribunal en múltiples interpretaciones prejudiciales(1) ha abordado el tema del examen de registrabilidad. En ellas ha determinado cuales son las características de dicho examen:

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

El examen de registrabilidad es integral. La oficina nacional competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la oficina nacional competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (proceso 180-IP-2006. Marca: “Brocha Mona”, publicado en la Gaceta Oficial 1476, de 16 de marzo de 2007)” (negrillas adicionales).

En consecuencia, así en el Expediente administrativo 04-115344 no se hubiera formulado oposición a la solicitud de registro de la marca NH 12, en todo caso, como en efecto ocurrió, procedía el correspondiente examen de registrabilidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5.3. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[...]”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[...]”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

5.4. La normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

5.5. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 125-IP-2011, dictada en este proceso:

“— La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos denominativos y mixtos —calidad que ostentan los signos en conflicto—, así como a las reglas de comparación de los mismos:

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “Burbuja videos 2000”, publicado en Gaceta Oficial 821 de ago. 1º/2002). Igualmente el tribunal ha reiterado que: “la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (proceso 26-IP-98. Marca: “CASA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410, de 24 de febrero de 1999 y proceso 129-IP-2004. Marca: “Gallo” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial del Nº (sic) 1158, de ene. 17/2005).

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”.

5.6. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

NH 12

(Marca solicitada)

La marca fue solicitada para distinguir “Camiones”, productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

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(Marca previamente registrada)

Según consta en el expediente, el registro de la marca NH (mixta) fue concedido a la sociedad Chaid Neme Hermanos S.A. a través de la Resolución 3315 de 31 de enero de 1994, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 12. Con posterioridad, a través de la Resolución 017180 de 29 de junio de 2006 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio se aceptó la renuncia parcial del derecho de exclusividad sobre la citada marca y, se declaró que, en consecuencia, distinguiría única y exclusivamente los siguientes productos “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima con excepción de camiones”(2).

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que a juicio de la Sala, en la marca mixta, el elemento denominativo es el predominante en el caso bajo examen, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores.

En ese orden de ideas, el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca.

5.7. Pues bien, NH es una marca simple, estructurada por dos consonantes. Entre tanto, NH 12 es una marca compuesta, conformada por cuatro grafemas: dos consonantes y dos números.

Según se observa, las dos consonantes de la marca solicitada son idénticas a las utilizadas en la marca previamente registrada, lo cual determina un alto grado de similitud entre ellas desde el punto de vista gráfico, pues, pese a que en la de la demandante se agreguen dos números, estos son un elemento adicional que, en criterio de la Sala, no es especialmente relevante en el conjunto marcario.

El número 12 no ofrece ninguna distintividad a la marca y antes por el contrario es un elemento adicional de confusión, comoquiera que es el mismo número de la clase en que se clasifican los productos identificados con las marcas enfrentadas. Debe recordarse que los productos clasificados en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza corresponden a “Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”.

En el aspecto fonético también se encuentra similitud entre las marcas, la cual también se deriva de la utilización en ambas de las mismas consonantes (ENE) (ACHE), cuya pronunciación es idéntica.

Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, pues se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma.

5.8. En criterio de la Sala, las similitudes advertidas entre las marcas ciertamente produciría una confusión directa como indirecta. En efecto, como en este caso se trata de marcas que amparan un mismo tipo de productos, los de la clase 12 del nomenclátor internacional, es probable que el comprador al adquirir el producto crea que está comprando otro, o que atribuya, en contra de la realidad, que los productos que se le ofrecen tienen un mismo origen empresarial.

Igualmente, es probable que surja en este caso un riesgo de asociación, pues aunque el consumidor llegara a diferenciar las marcas y su origen empresarial, podría pensar al adquirir el producto que el productor del mismo y la otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Precisamente a través de los registros marcarios se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Además, no debe perderse de vista que se trata de marcas que identifican productos que utilizan los mismos canales de distribución y comercialización.

5.9. Ahora bien, aunque que el riesgo de confusión en principio es menor tratándose de marcas que protegen productos cuyo consumidor es especializado, como los que pertenecen a la clase 12, lo cierto es que esta regla no tiene aplicación en este asunto dadas sus especiales particularidades, pues como quedó examinado son evidentes y significativas las similitudes entre las marcas NH (registrada) y NH 12 (negada) y de ellas se deriva un alto grado de confusión y asociación para los consumidores.

Además, los consumidores de este tipo de bienes de capital que normal aunque no necesariamente son especializados podrán pensar en razón al elemento distintivo común en las marcas confrontadas que estas pertenecen a una misma “familia marcaria” y las asociará sin lugar a dudas a un mismo origen empresarial, entendiendo que los productos que distingue la marca NH 12 son una nueva línea de los identificados con la marca NH comercializados por la firma Chaid Neme Hermanos S.A., circunstancia que pone de manifiesto un evidente riesgo de confusión para los consumidores(3).

5.10. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que el signo NH 12, en la clase 12 no cumple con el requisito de distintividad exigido por el ordenamiento jurídico comunitario para ser registrado como marca. En consecuencia, las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad Volvo do Brasil Veículos Ltda. para que se declare la nulidad de las resoluciones 28235 de 26 de octubre de 2006, 34365 de 14 de diciembre de 2006, y 02407 de 31 de enero de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se negó a la demandante el registro de la marca NH 12 (nominativa) para distinguir “camiones”, productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, y se confirmó tal decisión al resolverse los recursos de reposición y de apelación formulados contra aquella.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 26 de septiembre de 2013».

(1) Se destacan las siguientes interpretaciones perjudiciales sobre la materia: proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH Infocash”, publicado en la Gaceta Oficial 1111, de 2 de septiembre de 2004; proceso 03-IP-2005. Marca: “Gates” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1185, de 12 de abril de 2005; y, proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial 1285, de 17 de enero de 2006.

(2) Este acto administrativo hace parte de los antecedentes administrativos de los actos acusados, remitidos a este proceso (fls. 72 a 122).

(3) En sentencia de 31 de marzo de 2011, proferida en el expediente con Radicado 11001-03-24-000-2002-00059-01, con ponencia del consejero de Estado Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, la Sala precisó al respecto: “[La] “familia marcaria” [es] conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. El consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un elemento distintivo dominante que les sirve de enlace. Si una empresa compone sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia. En ese sentido, la Sala considera que en el caso bajo examen, el público desprevenido puede llegar a considerar que los productos identificados con la marca Bin Bun, pertenecen a la misma familia marcaria de las productos Bon Bon Bum, Minbum y Bombabum, lo cual, en términos de la normatividad comunitaria constituye un riesgo de confusión indirecta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 constituye un impedimento a la registrabilidad de tal marca, a cuyas voces no son susceptibles de registro aquellos signos marcarios que, como en este caso, “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.