Sentencia 2007-00239 de abril 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 11001-03-24-000-2007-00239-00

Actor: Clean Master Ltda.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La coadyuvancia de la acción.

En consideración a que de acuerdo con el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo en los procesos de simple nulidad, como es el presente, cualquier persona puede pedir que se le tenga como coadyuvante, hasta el vencimiento del traslado para alegar de conclusión, y que la solicitud elevada en tal sentido por la sociedad Mr. Clean S.A. fue radicada por fuera de dicha oportunidad, la Sala rechazará la mencionada petición.

2. El asunto de fondo.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca Mister Clean (mixta), a favor de la firma Mister Clean Ltda. (hoy Mister Clean S.A.), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad Mister Clean Ltda., invocando su condición de titular de la marca Clean Master (mixta), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir productos de las Clase 3 y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no la disposición que la parte actora mencionó como violada, cuyo texto, así como el de la otra norma invocada como violada en la demanda, es del siguiente tenor:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos Mister Clean (mixto) y Clean Master (mixto), el primero para distinguir servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y el segundo para identificar productos de la Clase 3, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí comoen relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 56-IP-2011 emitida en este proceso:

“— La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas (sic) es en donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

Se precisa en esta interpretación, a propósito de las marcas confrontadas en este proceso, registradas como marcas mixtas, que:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

(...).

El juez consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Así mismo, es pertinente precisar, con arreglo a la interpretación prejudicial comentada, que frente a los signos denominativos compuestos, en el cotejo respectivo deberá analizarse el grado de distintividad de los elementos que los componen. Sobre lo anterior el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(...) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (...)’. (Sent. del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1217, de jul. 11/2005).

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Finalmente, debe anotarse, de acuerdo con lo que concluye el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este asunto, que:

“En el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión; tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo”.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

 

clean master.jpg
 

 

 

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, en primer lugar, se impone señalar que a juicio de la Sala, en las marcas confrontadas el elemento denominativo es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta Corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo.

En segundo término, en consonancia con los lineamientos hermenéuticos aportados por el Tribunal Andino de Justicia, la Sala observa que en la estructura de las marcas enfrentadas, Mister Clean y Clean Master aparece como elemento común la expresión Clean, la cual es un vocablo de origen inglés que significa “Limpiar”, “Asear”.

Esta expresión, como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos demandados, y se constata en la base de datos de registros marcarios de la página web de esta entidad(2), es comúnmente utilizada en las marcas de los productos amparados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (preparaciones para blanquear) y en los servicios de que trata la Clase 37 de esa misma clasificación (construcción y reparaciones), en los que se incluyen, entre otros, los servicios de lavado, aseo y limpieza, pues, ciertamente evoca las cualidades o funciones de tales productos o servicios: limpiar, asear, etc.

Al consultar dicha base de datos se encuentra que en efecto están registradas distintas marcas, tanto para distinguir productos de la Clase 3 como servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, en las que se incluye la partícula CLEAN, lo que denota que la misma constituye una expresión de uso común utilizada en las marcas de ese tipo de productos o servicios, pese a lo cual las respectivas marcas han coexistido pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión.

Así por ejemplo, en la Clase 3, se encuentran registradas marcas como CLEAN & CLEAR, CLEAN 2000, CLEANTEX, TOTAL CLEAN, CLEAN S-9, ALFA CLEAN, CLEANFACE. Por su parte, en la Clase 37, se encuentran registradas, entre otras, las siguientes marcas: MASTER CLEAN, CLEAN CARPET, UNICLEAN, CLEANER CENTER, DRYCLEAN AMERICA, DRYCLEAN-U.S.A.

Las expresiones de uso común (conformadas por palabras o partículas de uso común), como se ha reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Andino, son en principio registrables cuando, combinadas con otras, pueden generar signos completamente distintivos, no obstante lo cual tales palabras o partículas, por su uso común, no son apropiables en forma exclusiva por ninguna persona, y por ende, quien incluya en una de sus marcas una expresión de esta naturaleza sabe que debe coexistir con las marcas que también la contengan.

Ahora bien, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras o partículas de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. En este orden de ideas, entonces, excluyendo la expresión CLEAN, que es de uso común en las marcas antes relacionadas, el cotejo marcario se efectuará en relación con las expresiones MISTER (de la marca cuestionada) y MASTER (de la marca registrada).

Al realizar el cotejo de las marcas MISTER y MASTER,siguiendo las reglas señaladas para el efecto, se advierte que ambas marcas están compuestas por seis (6) letras, así:

MISTER
123456

Marca cuestionada

MASTER
123456

Marca registrada

 

La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que visualmente en efecto existen importantes similitudes, en tanto que comparten cuatro consonantes (M-S-T-R) y una vocal (E), y están conformadas ambas por dos sílabas (MIS-TER y MAS-TER), siendo en las dos marcas la primera la sílaba tónica. La única diferencia que se aprecia en este aspecto radica en la vocal que se encuentra en la primera sílaba de cada palabra: en una, es la “A”, en tanto que en la otra, es la “I”.

En el campo fonético aunque no es idéntica la pronunciación de las marcas, tampoco se descarta algún parecido entre ellas al ser igual la segunda sílaba en cada una, tal como se observa a continuación:

 

MISTER-MASTER-MISTER-MASTER-MISTER-MASTER

MISTER-MASTER-MISTER-MASTER-MISTER-MASTER

MISTER-MASTER-MISTER-MASTER-MISTER-MASTER

 

En el aspecto ideológico o conceptual se advierte también similitud entre las marcas analizadas, puesto que evocan una idea idéntica o semejante. Ciertamente, aunque las marcas analizadas están constituidas por palabras en idioma extranjero MISTER y MASTER, los significados de las mismas en la lengua española (“SEÑOR” y “MAESTRO”, respectivamente) son comúnmente conocidos entre el público y serían fácilmente asociables por los consumidores, quienes al encontrarse frente a las marcas pensarían que las ideas “señor de la limpieza” y “maestro de la limpieza” son una sola idea.

En el anterior contexto, concluye la Sala que se presentan similitudes suficientes y significativas entre las marcas analizadas que puedan generar un riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

De otra parte, argumenta la demandante que ante la similitud de las marcas y dado que los productos distinguidos con éstas tienen una clara conexión competitiva. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios de análisis para definir dicha conexión así:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio televisión y prensa—, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”(3).

Aplicadas las anteriores premisas al caso es claro para la Sala que le asiste razón a la parte actora en este argumento, ante la evidencia del nexo competitivo en este caso ante la complementariedad de los productos que se identifican con la marca Clean Master con los servicios que distingue la marca Mister Clean, pues para prestar los servicios protegidos por la Clase 37 (servicios de aseo, desinfección y mantenimiento), se necesita de los productos de la Clase 3 (preparaciones para blanquear, para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, aceites, perfumería), lo cual hace muy probable que el consumidor promedio piense que la persona que presta el servicio de aseo es la misma que fabrica o prepara los productos para ello, produciéndose de esta forma un riesgo de confusión indirecta.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que los actos acusados desconocen la normativa contenida en los artículo 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, como quiera que la marca Mister Clean (mixta),cuyo registro se cuestiona, no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, configurándose la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos demandados, al haberse desvirtuado su presunción de legalidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de las resoluciones 29375 de 30 de octubre de 2006, 34305 de 14 de diciembre de 2006 y 3200 de 12 de febrero de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca Mister Clean (mixta), a favor de la firma Mister Clean Ltda. (hoy Mister Clean S.A.), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. RECONÓCESE a la abogada María Victoria Ríos Barahona como apoderada judicial de la sociedad Mr. Clean S.A., en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 292 del expediente.

3. RECHÁZASE, por extemporánea, la solicitud de coadyuvancia de la acción formulada por la sociedad Mr. Clean S.A.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 18 de abril de 2013».

(2) www.sic.gov.co

(3) Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004.