Sentencia 2007-00243 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 11001-03-24-000-2007-00243-00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Bio Ionic Inc

Autoridades nacionales

Bogotá, D. C., quince de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Bio Ionic, cuyo registro se solicitó para distinguir “secadores manuales de cabello y plancha para alisar el cabello” en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

En este orden de ideas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó a la actora el registro de la marca Bio Ionic, para distinguir “secadores manuales de cabello y plancha para alisar el cabello” en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era confundible con la marca Ionic, previamente registrada a favor de la sociedad Calor para distinguir productos semejantes en la misma clase.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”(1).

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestionaMarca previamente registrada
Bio Ionic
(Mixta clase 11)
IONIC
(Mixta clase 11)
bio
bio1


 

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(2), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de dos marcas mixtas, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

(…)

Con base a los criterios expuestos, el juez consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Bio Ionic y Ionic; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula BIO que contiene la marca cuyo registro se cuestiona es de uso común dentro del registro marcario de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo(3).

De hecho, la Sala advierte que la partícula BIO es de uso común dentro del registro marcario de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 7 marcas registradas en dicha clase la contienen (Biosilver, Bioclinic, Biolortrom, Bionaire, Biozon 2000, Biobed y Bioactor). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

5.1.1. Comparación ortográfica(4) y fonética(5). 

De la confrontación directa que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellas, pues ambas son iguales y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera idéntica.

5.1.2. Comparación ideológica(6). 

Asimismo, se advierte que existe identidad ideológica entre los signos, pues el vocablo Ionic que los compone evoca en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por la palabra “ion”, que significa “átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica”.

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por cuanto el vocablo Ionic que los compone es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica; además de que evoca la misma idea en la mente de los consumidores.

5.1.3. Riesgo de asociación y/o confusión.

Sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”(7).

En el caso sub examine el registro de la marca Ionic se otorgó para distinguir “secadores eléctricos para el pelo; aparatos purificadores de aire; aparatos eléctricos de calor; radiadores eléctricos; humecedores y deshumecedores del aire; abanicos eléctricos para uso personal; aparatos ionizantes para el procesamiento del aire” en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se negó, que corresponde al signo Bio Ionic, se solicitó para distinguir “secadores manuales de cabello y plancha para alisar el cabello” en la misma clase.

Ahora bien, aplicando las reglas del tribunal de justicia plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que las marcas Bio Ionic y Ionic son semejantes y distinguen productos semejantes.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si Bio Ionic es registrable o se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Bio Ionic se solicitó para distinguir “secadores manuales de cabello y plancha para alisar el cabello” en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, y aquel que se había concedido previamente a la marca Ionic fue para distinguir “secadores eléctricos para el pelo; aparatos purificadores de aire; aparatos eléctricos de calor; radiadores eléctricos; humecedores y deshumecedores del aire; abanicos eléctricos para uso personal; aparatos ionizantes para el procesamiento del aire” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca Bio Ionic no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca Ionic, pues los productos para los cuales solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada. En efecto, se advierte que un eventual registro de la marca Bio Ionic permitiría a ambas marcas amparar en la misma clase internacional “secadores para cabello”, generando evidente confusión en el público consumidor.

Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro del signo generaría confusión directa e indirecta en los consumidores por la conexión competitiva que existiría entre las marcas, habida cuenta de que distinguirían productos iguales, en la misma clase internacional, que utilizarían idénticos canales de comercialización y publicidad.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo Bio Ionic, cuyo registro se solicitó para distinguir “secadores manuales de cabello y plancha para alisar el cabello” en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso análogo, en el que se negó el registro de la marca Azzurro, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que podía inducir al público a error por la identidad que existía entre esta y la marca Azzurro, previamente registrada por otro titular para distinguir productos de la clase 25, esta Sala manifestó:

“… la marca Azzurro (mixta) no es lo suficientemente distintiva respecto de Azzurro (nominativa), pues los productos para los cuales se solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada. En efecto, a pesar de que los actores solicitan el registro de la marca Azzurro (mixta) para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” y que la marca Azzurro (nominativa) ampara “Vestidos, calzados y sombrerería”, lo cierto es que en el mercado existen marcas de ropa y calzado que comercializan joyería, bisutería y relojería como complementos y accesorios de la indumentaria, tal y como ocurre con las marcas Diesel, Nike, Calvin Klein y Salvatore Ferragamo. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro de la marca generaría confusión en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que los canales de publicidad y comercialización de las mismas serían idénticos, y que los productos que ambas ampararían tendrían una relación directa.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo Azzurro (mixto), cuyo registró se solicitó para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” correspondientes a la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”(8).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires. Pág. 351 y ss.

(2) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Radicado 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S. A., M. P. María Claudia Rojas Lasso.

(3) Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, estas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M. P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M. P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(6) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M. P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(7) Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1º de abril de 2003, marca: “Chilis y diseño”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(8) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 18 de octubre de 2012, Radicado 110010324000200500093 01, actores: Lissette Spath Jadad y Luis Spath Nerel, M. P. María Claudia Rojas Lasso.