Sentencia 2007-00259 de julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200700259 00

Consejera Ponente:

Dr. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Celtec (mixta), cuyo registro se solicitó para distinguir “productos farmacéuticos” en la clase 5 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, respetivamente, disponen lo siguiente:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) Carezcan de distintividad.

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó el registro de la marca Celtec (mixta), para distinguir “productos farmacéuticos” comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que existía similitud fonética entre esta y la marca Celltech previamente registrada a favor de la sociedad Muscletech Research and Development Inc. en la misma clase internacional, lo cual puede inducir en error al consumidor al asociar los productos con un mismo origen empresarial.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestionaMarca previamente registrada
Celtec
(Mixta clase 5)
Celltech
(Nominativa clase 5)
CELTEC.JPG


Celltech

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Celtec (mixta) y Celltech.

5.1.1. Comparación ortográfica(2) y fonética(3). 

Ahora bien, como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

Celtec, Celltech, Celtec, Celltech, Celtec, Celltech, Celtec, Celltech, Celtec, Celltech, Celtec, Celltech, Celtec, Celltech, Celtec, Celltech, Celtec, Celltech.

De la confrontación directa que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica y fonética existente entre ellas, de hecho ambos signos están conformados por dos (2) silabas, comparten seis (6) de las ocho (8) letras que contiene el signo previamente registrado, diferenciándose únicamente por la letra L y la letra H; y ambas contienen la vocal E en la primera sílaba y se acentúan en ella.

5.1.2. Comparación ideológica(4). 

Por otro lado, encuentra la Sala que existe identidad ideológica entre los signos Celtec y Celltech, pues evocan en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por las palabras célula (“unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una membrana”.) y tecnología (“conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”).

En conclusión, se observa que el signo Celtec posee semejanza ortográfica, fonética e ideológica con la marca Celltech, pues se percibe y se pronuncia de forma similar y evoca en la mente de los consumidores la misma idea. Pese a lo anterior, las semejanzas que presentan los signos cotejados son insuficientes para afirmar que la marca Celtec se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor.

5.1.3. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”.

En el caso sub examine el registro de las marca Celltech se otorgó para distinguir productos farmacéuticos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza limitándolo a productos cuyo principio activo es la sibutramina, y el registro que se negó, correspondiente al signo Celtec, se solicitó para distinguir suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y desempeño en el entrenamiento comprendidos en el mismo nomenclátor.

Se resalta que la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dispone:

“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

Ahora bien, aplicando las reglas del tribunal de justicia plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos, la Sala encuentra que las marcas Celtec y Celltech distinguen productos de la misma clase.

Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP-98:

“...el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro.

Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 5 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31” (se resalta).

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si Celtec es registrable o se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) mismo género de los productos o servicios; (vii) misma finalidad; e (viii) intercambiabilidad de los productos o servicios.

Debe recordarse, según se expuso en la interpretación prejudicial, que en materia de productos farmacéuticos el examen de confundibilidad debe ser más riguroso, por “...las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de este puede producir efectos nocivos y hasta fatales”(5).

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Celtec se solicitó para distinguir productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza limitándolo a productos cuyo principio activo es la sibutramina; y que aquel que se otorgó para la marca Celltech se concedió para distinguir suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y desempeño en el entrenamiento del mismo nomenclátor. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5, permite constatar que la marca Celtec no es distintiva respecto de Celltech, pues si bien es cierto, los productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza son farmacéuticos y el registro de la marca Celltech se concedió para distinguir “suplementos nutricionales alimenticios y de deportes para fuerza y desempeño en el entrenamiento”, estos podrían causar riesgo de confusión en el consumidor final toda vez que los productos amparados por ambos signos tienen relación directa con la masa muscular del cuerpo, en tanto que uno es un medicamento para controlar el exceso de peso y el otro es un suplemento para incrementar la masa muscular.

Además, comoquiera que de la comparación ortográfica, fonética e ideológica del signo Celtec con la marca previamente registrada Celltech se desprende que el signo que se pretende registrar no es lo suficientemente distintivo(6) ni lo diferencia de la marca registrada, su eventual registro podría generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que lo llevase a adquirir un producto determinado con la creencia de que está comprando o usando otro, o a asociar los productos de las marcas con un origen empresarial común.

En este orden de ideas, se advierte que los productos de las marcas podrían ser comercializados por los mismos canales, como lo son las droguerías o farmacias; y por la misma razón, se publicitarían por los mismos medios, como lo son la televisión, la prensa y la radio; y tienen una relación directa.

Así las cosas, la Sala considera que el signo Celtec, cuyo registro se solicitó para distinguir productos correspondientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se ordenó cancelar el registro de la marca Twinvax, porque se encontró que podía inducir al público a error por la similitud que existía entre esta y la marca Twin, previamente registrada para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta Sala manifestó:

“...la Sala advierte que entre las marcas “Twin”, cuyo titular es la actora, y “Twinvax”, objeto de los actos acusados, existe semejanza que puede conducir al público consumidor a error.

En efecto, si bien es cierto que desde el punto de vista ortográfico, la marca “Twin” está compuesta por cuatro letras en tanto que la marca “Twinvax” comprende siete, no lo es menos que en la pronunciación toda la entonación recae en la expresión Twin y es esta la que le da mayor fuerza y, por ende, es la que penetra en la mente del consumidor.

(...).

Por último, observa la Sala que este criterio riguroso en el examen de marcas farmacéuticas, es el que se ha venido aplicando en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en la sentencia de 11 de marzo de 2004 (Exp. 6788, C.P. Gabriel Mendoza Martelo), en el que se consideró ajustada a la legalidad la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que denegó el registro de la marca Twis (Caracol), para amparar productos de la clase 5ª, porque previamente existía la marca Twis, para la misma clase”(7).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado: 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado: 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado: 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(5) Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la GOAC 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “Bromtussin”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 21 de julio de 2004, Radicado: 11001032400019990539401, actor: Warner-Lambert Company, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. “Al compararlas atendiendo las expresiones Alub y Lubri se cumple lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral sexto de sus conclusiones en este caso, en el sentido de que “En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión...” (se resalta).

(7) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 8 de mayo de 2008, Radicado: 11001032400020010035101, actora: Tecnoquímicas S.A., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.