Sentencia 2007-00260 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001-03-24000-2007-00260-00.

Actor: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A., PROCAPS S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

Ref.: Cancelación registro de marca por no uso

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Los actos administrativos acusados.

Los son las resoluciones números 022492 del 13 de septiembre de 2005 « [...] Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca (...)» y 21703 del 18 de agosto de 2006 «[...] Por la cual se resuelve un recurso de reposición [...]», ambas expedidas por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; así como la Resolución nro. 04688 del 23 de febrero de 2007 «[...] Por la cual se resuelve un recurso de apelación [...]», proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

V.2 La normatividad aplicable

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso(4) señaló que la normatividad aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

«[...] ART. 165.—La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. 

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. 

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 

ART. 166.—Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.  

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. 

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. 

ART. 167.—La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. 

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 

ART. 168.—La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. 

[...] 

ART. 170.—Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. 

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. [...]». 

V.3. El análisis del caso concreto.

Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio canceló el registro de la marca «DIGESTA» (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza (séptima edición), esto es, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungidas, herbicidas.

La sociedad PROCAPS S.A. estima que dicha cancelación contraviene las normas de la Decisión 486 de 2000, ya que BAYER COPORATE no demostró la legitimación para presentar la acción de cancelación, que la misma fue pre-temporánea, y que se canceló por no uso una marca que estaba siendo usada de manera real y efectiva.

Siguiendo los parámetros enunciados en la interpretación prejudicial y que fueron citados anteriormente, se procede como primera medida a realiza el estudio sobre la legitimación de BAYER CORPORATE para adelantar la acción de cancelación de la marca DIGESTA, así como la oportunidad temporal en que la misma fue impetrada.

En relación con la legitimación para solicitar la cancelación del registro de una marca, la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el presente asunto, determina que la misma se puede fundamentar entre otras en que el solicitante pretenda utilizar el signo cancelado o uno similar, de lo que se desliga que en el caso de la cancelación por no uso quien obre como solicitante debe demostrar que tiene un interés en el uso de dicha marca.

Descendiendo al caso concreto, de la revisión del expediente Nº 92-354796(5) de la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede observar a folio 76, que la petición de cancelación presentada por BAYER CORPORATE se fundamentó en el no uso de la marca, lo cual ratifica y amplia en escrito contenido en folios 135 a 141, de lo que se deriva que el interés perseguido refiere a la posibilidad de usar la denominación DIGESTA en sus productos, y no como afirma la parte demandante que se trata de una solicitud de cancelación por vulgarización o genericidad del término DIGESTA, razón por la cual el control de legalidad de los actos acusados se circunscribe en dicho aspecto a determinar si se encuentra probado que el solicitante de la cancelación pretendió usar la marca en el giro ordinario de sus negocios.

Así las cosas, en el trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que en su intervención como tercero con interés directo en las resultas del presente proceso, BAYER CORPORATE basa su legitimación en el hecho de que ha intentado usar o registrar marcas o signos descriptivos incluyendo el termino DIGEST, a lo cual la Sociedad PROCAPS S.A. ha realizado oposición en virtud de la titularidad de la marca DIGESTA, como prueba de ello allegó al presente proceso copia del proceso judicial(6) que fue promovido PROCAPS S.A. contra BAYER por el producto ALKA- SELTZER DIGEST, el cual se fundamentó en la consideración de PROCAPS S.A. de que el término DIGEST hace parte de la marca DIGESTA.

Se encuentra entonces, que BAYER CORPORATE sí demostró la legitimación que le asistía para solicitar la cancelación de la marca DIGESTA, pues la titularidad de la misma conculcaba derechos o intereses propios, como es el uso del término DIGEST en sus productos.

Visto lo anterior, es necesario precisar, que contrario a lo argumentado por la parte demandante, los actos acusados se pronunciaron expresamente sobre dicho aspecto, como a continuación se procede a verificar.

En efecto, la Resolución 022492 de 13 de septiembre de 2005 determina sobre la legitimación de BAYER CORPORATE:

“[...] Para el caso concreto, está claro que el interés legítimo del accionante se basa en su presunto conocimiento de que la marca DIGESTA no está siendo usada en el mercado, lo cual a su juicio está afectando sus intereses toda vez que dentro de varios registros marcarios que figuran a su nombre, se ha incluido la partícula común “digest”. Así es evidente que existe un legítimo interés en el accionante en que se demuestre el uso de la marca en el mercado, razón de más para que la acción de cancelación proceda [...]”.

La Resolución 21703 de 28 de agosto de 2006 al resolver el recurso de reposición propuesto contra la Resolución 022492 de 13 de septiembre de 2005 determinó:

“[...] Ahora, en relación con el argumento del apoderado de la sociedad recurrente respecto a la falta de interés legítimo de la sociedad solicitante pues no resulta claro si la intención de cancelar el presente registro de marca, es por no uso o por vulgarización, se considera que el mismo carece de fundamento, pues tal como se indicó en la decisión impugnada, en el presente estudio resulta clara la existencia del interés legítimo de la sociedad solicitante de la cancelación por no uso, pues se aclara el hecho de que la misma fundamenta su solicitud en el conocimiento de que la marca DIGESTA no está siendo usada en el mercado, lo cual afectaría su interés de obtener ciertos registros marcarios que incluyen la partícula DIGEST que por constituir una indicación exclusiva de las características de algunos de los productos clase 5 que se pretende amparar, no puede tener uso exclusivo por alguien particular[...]”. 

La Resolución 04688 de 23 de febrero de 2007, al resolver la apelación presentada en contra de las anteriores resoluciones, resolvió sobre la legitimación de BAYER, lo siguiente:

“[...] Por otra parte, la sociedad solicitante de la cancelación no solo indico con precisión que se trataba de una acción de cancelación por no uso, sino que su interés para presentarla era en virtud a que el registro de DIGESTA ha afectado su interés de registrar algunos signos que incluyen la expresión DIGEST [...]”.

Estima la Sala, que las resoluciones demandadas, no omitieron pronunciarse sobre todos los aspectos planteados por PROCAPS S.A. en defensa de su registro marcario, razón por la cual no puede predicarse la violación al debido proceso por transgresión de los artículos 35 y 59 del CCA alegada por la actora, así como tampoco el desconocimiento del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Respecto de la oportunidad de la acción de cancelación, la parte demandante considera que la misma fue pre-temporánea, pues se presentó antes de los 3 años siguientes al último acto del procedimiento administrativo de registro de la marca, el cual en su consideración corresponde a la asignación de número de certificado.

El numeral 16 de la interpretación prejudicial 287-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expresamente determina que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca, el cual en el caso de la normatividad que regía el procedimiento administrativo de registro de la marca DIGESTA, correspondía al acto que resolvió sobre el recurso de apelación.

En efecto, los artículos 62 y 63 del Código Contencioso Administrativo dictaminan sobre el agotamiento de la vía gubernativa lo siguiente:

“[...] ART. 62.—Los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos. 

ART. 63.—Modificado por el art. 8º, Decreto Nacional 2304 de 1989 El agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los numerales 1º y 2º del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de queja [...]”. 

En el caso concreto, la Resolución Nº 2509 de 31 de enero de 1997 concedió a la sociedad PROCAPS S.A. el registro de la marca DIGESTA, acto administrativo que fue objeto de recurso de apelación resuelto mediante Resolución Nº 2682 de 20 de agosto de 1998, emitida por el superintendente delegado para la propiedad industrial, siendo esta última notificada mediante edicto fijado entre el 10 y el 23 de septiembre de 1998, fecha esta última en la cual cobró firmeza el acto de registro.

Así las cosas, el término de tres años al que refiere el artículo 165 de la Decisión 486, se contabiliza desde el 24 de septiembre de 1998, y no a partir de la asignación del número certificado de registro, como pretende la parte actora, pues no es este último el acto que agota la vía gubernativa. El mismo contenido del documento mediante el cual se asigna número de certificado de la marca DIGESTA, de fecha 23 de septiembre de 2003, obrante a folio 49 del cuaderno principal del expediente, determina que la vigencia del registro de la marca empezó desde el 31 de enero de 1997, lo que reafirma que la actuación administrativa de registro culminó con mucha antelación a la fecha de dicha de dicha certificación.

De lo anotado se concluye que la acción de cancelación impetrada por BAYER CORPORATE sobre la marca DIGESTA, no fue pre- temporánea, por lo cual no se evidencia violación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La parte actora considera que las resoluciones de cancelación recayeron sobre una marca que estaba siendo efectivamente usada, para lo cual presentó una serie de pruebas respecto del alistamiento que estaba efectuando para el lanzamiento de un producto denominado DIGESTA, al respecto considera que el uso de una marca cuya clasificación es la 05 de la clasificación internacional, no puede ser medido de manera idéntica con la que se haría la revisión de productos de comercialización masiva.

El artículo 167 de la Decisión 486, determina que debe probarse el uso comercial de la marca, lo cual en consideración del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial 287-IP- 2015 significa que “En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”, por lo cual es bajo dicho parámetro que corresponde analizar las pruebas que del uso de la marca aduce la parte actora.

En el cuaderno principal el expediente consta el certificado de Registro INVIMA, así como a folios 50 a 70(7) documentos consistentes en órdenes de compra, facturas cambiarias, y el plan de acción de comercialización de DIGESTA ANTIGÁS, todos ellos dan cuenta de una serie de actos realizados por PROCAPS S.A., para tener los permisos, y adquirir publicidad que tiene por fin la puesta en el mercado del mencionado producto.

En aplicación del artículo 167 de la Decisión 486, se ha determinado que la carga de prueba del uso está en cabeza del propietario de la marca, así, lo expresó esta Sección en sentencia de 26 de abril de 2013 (Exp. 11001-03-24-000-2003-00343-01, Actora: LABORATORIOS BUSSIE S.A., C.P. María Claudia Rojas Lasso):

“[...] A propósito, debe destacarse que el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que para demostrar el uso de la marca pueden utilizarse “...facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.  

Si bien en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la libertad probatoria, el cual se encuentra expresamente consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, ello no exime al titular de la marca de cumplir con la carga probatoria de acreditar el uso regular y efectivo del signo cuyo registro pretende que no sea cancelado [...]”. 

Respecto del uso regular y efectivo la interpretación prejudicial emitida para el presente caso, indica que el mismo debe darse a través de la comercialización del producto, lo cual debe probarse de conformidad con la naturaleza del mismo, siendo ello coincidente con lo afirmado por la parte actora en cuanto a que el estudio del uso debe ser acorde con la forma como se realiza la comercialización de productos de la clase 5 de la clasificación internacional.

Sin embargo, en el caso sub examine, no se demostró la comercialización de productos bajo la marca DIGESTA, pues las pruebas allegadas por la parte demandante, solo dan cuenta de actos preparatorios para realizar el lanzamiento de un producto en el comercio, lo cual no corresponde a un uso real y efectivo de la marca en el mercado, pues no prueban la puesta en venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso.

Los actos administrativos, entonces, cancelaron una marca que no estaba siendo real y efectivamente usada en el mercado, y, en consecuencia, no se evidencia violación alguna de los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, archivar el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Hernando Sánchez Sánchez».

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso: 287-IP-2015 Asunto: Interpretación prejudicial a solicitud de la consultante de los artículos 165,169 6 170 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, Exp. 2007-00260. Actor: Productora de Cápsulas de Gelatinas S.A., PROCAPS. Marca DIGESTA. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca, M.P. Martha Rueda Merchán.

5 Que fue allegado al presente proceso, y se encuentra en el expediente como anexo 1.

6 Identificado con el número 2003-532 del Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, y que consta en el presente proceso como anexo 2 del expediente.

7 Fl. 50 Orden de compra de PROCAPS S.A a Pérez y Villa S.A. con número No PR19676, para la adquisición de derechos autorales y de ejecución publica para radio y televisión para las Mañanitas.

Fl. 51. Orden de compra de PROCAPS S.A a Pérez y Villa S.A. con número No PR19677, para la adquisición de derechos autorales y de ejecución publica para radio y televisión para las Mañanitas.

Fl. 52 Orden de compra de PROCAPS S.A a Diana Meyer Vengochea. con número No PR19753, para la adquisición de camisetas T-SHIRTS en algodón 100% cuello puntada de seguridad estampada a 2 colores con logo bordado del producto DIGESTA.

Fl. 53. Orden de compra de PROCAPS S.A a Pérez y Villa S.A. con número No PR19675, para la adquisición de Scanner de fotografía par piezas en alta resolución DIGESTA.

Fl. 54. Orden de compra de PROCAPS S.A a Pérez y Villa S.A. con número No PR20056, para la adquisición de diseño y arte final de pendón DIGESTA ANTIGAS.

Fl. 55. Orden de compra de PROCAPS S.A a Sempertex con número No PR19587, para la adquisición de Globos DIGESTA color naranja con logo a 2 tintas x 2 caras.

Fl. 56. Orden de compra de PROCAPS S.A a OPE Ltda. con número No PR20805para la adquisición de pendones DIGESTA ANTIGAS DE 2 X 1,2 M.

Fl. 57. Orden de compra de PROCAPS S.A a Industrias Fabrimar LTDA con número No PR20800, para la adquisición de Take One DIGESTA y Volantes paciente DIGESTA.

Fl. 58. Orden de compra de PROCAPS S.A a Pérez y Villa S.A. con número No PR20766, para la adquisición de Scanner de diseño y arte final de ayuda ventas DIGESTA ANTIGAS.

Fl. 59. Factura cambiaria con número No 10838, de Industrias Fabrimar a PROCAPS S.A., en la que cobra la venta de DIPTICOS DIGESTA ANTIGAS y cartas de codificación DIGESTA ANTIGAS.

Fl. 60. Factura cambiaria con número No 10839, de Industrias Fabrimar a PROCAPS S.A., en la que cobra la venta de brochurf comercial DIGESTA ANTIGAS.

Fl. 61. Remisión Nº 141806, de Industrias Fabrimar a PROCAPS S.A., en la que envía DIPTICOS DIGESTA ANTIGAS y cartas de codificación DIGESTA ANTIGAS.

Fl. 62 DIGESTA ANTIGAS plan de acción.

Fls. 63 a 70 DIGESTA plan de acción 2004.