Sentencia 2007-00264 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dr. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: 11001032400020070026400

Autoridades nacionales

Actora: Inversiones la Llanerita Ltda

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo LLANERITAS, cuyo registro se concedió a favor de LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE PAN DE ARROZ Y AFINES PUERTO LÓPEZ- APAP, para distinguir “pan de arroz blanco, pan de arroz tostado, almojábana de arroz, arepa de arroz, torta gacho, mantecada, envuelto de arroz y productos de cereal” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad;

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca LLANERITAS, a favor de LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE PAN DE ARROZ Y AFINES PUERTO LÓPEZ- APAP, para distinguir “pan de arroz blanco, pan de arroz tostado, almojábana de arroz, arepa de arroz, torta gacho, mantecada, envuelto de arroz y productos de cereal” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado.

5.1. Examen de registrabilidad

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

 

Marca cuyo registro se cuestiona
Marca previamente registrada
LLANERITAS
(MIXTA CLASE 30)
LA LLANERITA
(MIXTA CLASE 42)
llanera
llanerita

 

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de otra que es del mismo carácter, debe recordarse que el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial 106-IP-2011:

“Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).”

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas LLANERITAS y LA LLANERITA; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues el artículo LA, que contiene la marca previamente registrada es de uso común en el registro marcario de la clase 42 internacional, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo(2).

De hecho, la Sala advierte que la partícula LA es de uso común dentro del registro marcario de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 10 marcas registradas en dicha clase la contienen (LA 14 – LA CATORCE, LA BELLA ANTIOQUIA, LA BALLENITA, LA BOMBA LEY, LA BONNE TASLE, LA CASA DEL ABUELO, LA CASA DEL NIÑO, LA DOCE, LA LUNA y LA MERE POULARD). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el Tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial 06-IP-2013:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

5.1.1. Comparación ortográfica(3) 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA, LLANERITAS, LLANERITA,

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, la Sala advierte que existe similitud ortográfica entre ellas. De hecho, se advierte que los signos cotejados están compuestos por cuatro (4) sílabas y que las nueve (9) letras que conforman el elemento diferente de la marca previamente registrada a favor de la actora son idénticas a nueve (9) de las diez (10) letras que conforman la marca cuyo registro se cuestiona.

5.1.2. Comparación fonética(4)

Asimismo, se advierte que existe semejanza fonética entre los signos, pues al pronunciarlos en su conjunto generan sonidos similares, pues su composición vocálica es prácticamente idéntica. De hecho, se observa que la consonante obstruyente, fricativo y alveolar S, con la que termina la marca cuyo registro se cuestiona, no le imprime suficiente distintividad fonética a dicha marca, respecto del elemento diferente de la marca previamente registrada a favor de la actora.

5.1.3. Comparación Ideológica(5) 

En un mismo sentido, se encuentra que ambas marcas poseen identidad ideológica, pues evocan en la mente de los consumidores la misma idea, concerniente lo que se entiende por la palabra LLANERA, que significa “habitante de las llanuras”.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética e identidad ideológica entre las marcas LLANERITAS y LA LLANERITA, pues se perciben y pronuncian de forma similar y evocan la misma idea en la mente de los consumidores. Sin embargo, dichas semejanzas son insuficientes para afirmar que el signo LLANERITAS se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor.

5.2. riesgos de asociación y/o confusión

Sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008)”.

En el caso sub examine el registro de la marca LLANERITAS se otorgó para distinguir “pan de arroz blanco, pan de arroz tostado, almojábana de arroz, arepa de arroz, torta gacho, mantecada, envuelto de arroz y productos de cereal” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo LA LLANERITA se concedió para distinguir “servicios prestados por restaurantes y similares” en la clase 42.

En este sentido, aplicando las reglas del tribunal de justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que los signos LLANERITAS y LA LLANERITA son semejantes pero distinguen productos y servicios que tienen una relación directa.

Bajo el anterior contexto, la Sala procederá a realizar el examen de conexión competitiva entre los signos, para determinar si la marca LLANERITAS es registrable o se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este orden de ideas, se advierte que el registro de la marca LLANERITAS se otorgó para distinguir “pan de arroz blanco, pan de arroz tostado, almojábana de arroz, arepa de arroz, torta gacho, mantecada, envuelto de arroz y productos de cereal” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y aquel que se concedió a la marca LA LLANERITA fue para identificar “servicios prestados por restaurantes y similares” en la clase 42. Lo anterior, dentro del contexto de las clases 30 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca LLANERITAS no es suficientemente distintiva respecto de LA LLANERITA, pues pese a que la primera distingue bienes y la segunda servicios en clases internacionales diferentes, lo cierto es que ambas marcas tienen una relación estrecha con el consumo de alimentos, que puede generar un riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, ya que los bienes que distingue LLANERITAS podrían ofrecerse en los restaurantes que identifica la segunda.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo LLANERITAS, cuyo registro se concedió para distinguir “pan de arroz blanco, pan de arroz tostado, almojábana de arroz, arepa de arroz, torta gacho, mantecada, envuelto de arroz y productos de cereal” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, induce al público a error, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de la marca ATUN EL REY, para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se constató que era confundible con la marca EL REY, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

“Así las cosas, el resultado es que ambas marcas “ATÚN EL REY” y “EL REY” en su estructura ortográfica, fonética y conceptual es idéntica, pues la palabra ATÚN que hace parte de la denominación de la marca de la actora, es genérica, por describir uno de los productos de la clase 29 Internacional, la cual no puede ser objeto de apropiación, dado que puede ser empleada por cualquier empresario como elemento adicional a su marca. Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino expresa:

“La expresión genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate” (fl. 295).

De manera que frente a la pregunta ¿qué es? la respuesta lógica es “ATÚN EL REY”, en la que se aprecia que identifica ipso facto el producto que distingue la marca cuestionada, que no es otro que el pescado “ATÚN”, el cual se encuentra comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “ATÚN EL REY”, ortográfica, fonética y conceptualmente presenta plena identidad con la marcas opositoras registradas “EL REY”, lo cual, genera riesgo de confusión indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, no sólo por la identidad que presentan sino porque amparan los mismos productos y, por lo tanto, ambas marcas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado de alimentos(6)”.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 27650 de 2006 (24 de octubre), 0190 de 2007 (15 de enero) y 06137 de 2007 (28 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca LLANERITAS, a favor de LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE PAN DE ARROZ Y AFINES PUERTO LÓPEZ- APAP, para distinguir “pan de arroz blanco, pan de arroz tostado, almojábana de arroz, arepa de arroz, torta gacho, mantecada, envuelto de arroz y productos de cereal” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(2) Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia’”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(6) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de abril de 2010, Actora: Compañía Atunera del Pacífico S.A., Rad.: 11001032400020030027401, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.