Sentencia 2007-00277 de agosto 1 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200700277 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Corporación Rey S.A.

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Ideal, cuyo registro se solicitó para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 136.—“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó a la actora el registro de la marca Ideal, para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza, por considerar que era confundible con el signo Ideal, previamente registrado a favor de Ideal Fastener Corporation en Perú, para distinguir productos de la misma clase internacional.

Sin embargo, antes de realizar el examen de registrabilidad de este signo, es menester que la Sala se pronuncie acerca de i) la oposición andina y ii) de la posibilidad de suspender el trámite de un registro marcario mientras se adelanta un proceso judicial que puede afectar el análisis de registrabilidad en otro país de la comunidad andina, por ser actuaciones que la actora reprocha a la Superintendencia de Industria y Comercio y que a su juicio debieron ser tenidas en cuenta antes de que esta hiciera dicho examen.

5.1. La oposición andina.

Se advierte que Ideal Fastener Corporation se opuso al registro de la marca Ideal, solicitado por la actora el 13 de julio de 2005 para distinguir productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que ello podría inducir a confusión al público consumidor, pues existía una marca de igual denominación, registrada previamente a su favor en Perú, para distinguir productos de la misma clase internacional.

A propósito, se tiene que el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que quien alega tener interés legítimo para presentar oposiciones a un registro marcario debe acreditar i) que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; o ii) que ha solicitado primero el registro en cualquiera de los países miembros del mismo signo. Adicionalmente, dicha normativa establece que el interesado debe solicitar el registro de la marca al momento de manifestar su oposición, para probar el interés real en que se niegue la solicitud de registro.

En este orden de ideas, la Sala observa que desde el 25 de mayo de 2005 Ideal Fastener Corporation es titular de la marca Ideal en Perú, para distinguir “cierres para ropa, ganchos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería”, pues según consta en el Certificado Nº 00105274(1), en esa fecha la jefe de la oficina de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú - Indecopi expidió la Resolución 006862-2005/OSD, concediendo a su favor el registro del signo.

Precisamente, por ello se encuentra que la oposición presentada por Ideal Fastener Corporation dentro del proceso de la referencia estuvo ajustada a derecho, pues se acreditó el interés legítimo que tenía para actuar, al constatar que i) previamente era titular de una marca idéntica, registrada en Perú para distinguir para productos de la misma clase internacional, y ii) había solicitado que le fuera concedido el registro de dicha marca en el país. De hecho, tal y como lo reconoce la actora en la demanda “La sociedad Ideal Fastener Corporation… solicitó el día 22 de julio de 2005, el registro de la marca nominativa Ideal, para distinguir productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que le correspondió el Expediente 05.072096”(2).

En este orden de ideas, se advierte que la actora no tenía un derecho de prelación en Colombia sobre la solicitud realizada por Ideal Fastener Corporation, pues el actuar de esta última se ajustó a lo establecido en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que regula la oposición andina.

5.2. Posibilidad de suspender el trámite de un registro marcario mientras se adelanta un proceso judicial que puede afectar el análisis de registrabilidad en otro país de la Comunidad Andina.

La actora considera que la Superintendencia de Industria y Comercio debía haber suspendido el trámite del registro de la marca Ideal hasta que en Perú se hubiera proferido un pronunciamiento definitivo en sede judicial sobre la concesión del registro de tal marca, pues allí demandó la resolución que concedió dicho privilegio a favor de Ideal Fastener Corporation y aun se encuentra a la espera de que se decida el asunto, pudiendo generarse un derecho a su favor en caso de que prosperen sus pretensiones.

Ahora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, que hace referencia al principio de legalidad de los actos administrativos, debe recordarse que “… los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados”. A propósito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló en la interpretación prejudicial que “… por teoría general los actos administrativos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan registros marcarios no son la excepción, se presumen válidas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante los mecanismos procesales pertinentes”.

En este sentido, resultaría contario al principio de seguridad jurídica, que es pilar fundamental de la estructura del Estado(3), quitarle valor a un acto administrativo, por el simple hecho de que existe una demanda judicial en trámite en la que se pretende controvertir la legalidad del mismo. Precisamente por ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo que “los actos administrativos de concesión deben ser respetados y seguir los mecanismos previstos para su impugnación, ya que de lo contrario caeríamos en una inseguridad jurídica permanente”.

En palabras del tribunal “… no es pertinente la suspensión del trámite de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. No se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro marcario por el alea del resultado de un proceso judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo: términos, pruebas, recursos, instancias, etc.”.

En consecuencia, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio no violó el debido proceso de la actora, ni los principios de eficacia, economía y celeridad; pues atendiendo al principio de legalidad realizó el examen de registrabilidad de la marca Ideal sin esperar un pronunciamiento judicial definitivo en Perú, para garantizar el cumplimiento de un principio de carácter superior, como es el de la seguridad jurídica.

5.3. Examen de registrabilidad.

Ahora bien, luego de haber atendido los asuntos de carácter procedimental, pasa la Sala a realizar un análisis de fondo, para establecer si era procedente o no negar a la actora el registro de la marca Ideal, para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre marcas, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se negó y la marca previamente registrada en Perú, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se negóMarca previamente registrada en Perú
Ideal
(Clase 26)
Ideal
(Clase 26)
IdealIdeal

 

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre la marca Ideal, cuyo registro se negó a la actora, y la marca Ideal, previamente registrada en Perú a favor de Ideal Fastener Corporation.

5.3.1. Comparación ortográfica(4) y fonética(5). 

Ahora, de la confrontación directa que se hace entre el signo Ideal y el signo de igual denominación previamente registrado en Perú, advierte la Sala que existe identidad ortográfica y fonética entre ellos, pues son iguales y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera idéntica.

5.3.2. Comparación ideológica(6). 

Asimismo, se advierte que existe identidad ideológica entre el signo cuyo registro se negó y el signo previamente registrado en Perú, pues el vocablo que los compone evoca en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por la palabra “Ideal”, es decir “Que no existe sino en el pensamiento.” o “Perteneciente o relativo a la idea”.

En conclusión, se observa que existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, por cuanto el vocablo Ideal que los compone es idéntico y, por lo tanto, se escribe y pronuncia de manera idéntica; además de que evoca la misma idea en la mente del los consumidores.

Pese a lo anterior, la identidad existente entre los signos cotejados es insuficiente para afirmar que la marca Ideal se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

5.3.3. Riesgo de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar los signos, el tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Ideal se fue solicitado por la actora para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza; y el registro previamente otorgado en Perú a favor de Ideal Fastener Corporation se concedió para distinguir “cierres de ropa, ganchillos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería” en la misma clase.

Se resalta que la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza ampara los siguientes productos:

“Clase 26. Encaje y bordado, cintas y cordones; botones, ganchos, alfileres y agujas; flores artificiales”.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que la marca cuyo registro se negó a la actora y la marca previamente registrada a favor de Ideal Fastener Corporation son idénticas y distinguen productos semejantes.

Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si la marca Ideal es registrable o, se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro cuyo registro se negó se solicitó para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza, y el registro previamente otorgado en Perú, a favor de Ideal Fastener Corporation, se concedió para distinguir “cierres de ropa, ganchillos, cierres de cremalleras y artículos de pasamanería” en la misma clase.

Lo anterior, dentro del contexto de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca Ideal, cuyo registró se negó a la actora, no es lo suficientemente distintiva respecto de la marca de igual denominación registrada a favor de Ideal Fastener Corporation, pues los productos para los cuales solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada en Perú. En efecto, se advierte que ambas marcas, que por lo demás son de igual denominación, ampararían en la misma clase internacional “cierres” y artículos de pasamanería u objetos y complementos de decoración confeccionados a base de cordones, borlas o galones, generando evidente confusión en el público consumidor.

Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro del signo generaría confusión directa e indirecta en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que distinguirían productos iguales, en la misma clase internacional, que utilizarían idénticos canales de comercialización y publicidad.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo Ideal, cuyo registro se solicitó para distinguir “cierres, productos comprendidos en la clase 26 de la Clasificación Internacional” de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso análogo, en el que se negó el registro de la marca Azzurro, para distinguir productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que podía inducir al público a error por la identidad que existía entre esta y la marca Azzurro, previamente registrada por otro titular para distinguir productos de la clase 25, esta Sala manifestó:

“… la marca Azzurro (mixta) no es lo suficientemente distintiva respecto de Azzurro (nominativa), pues los productos para los cuales se solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada. En efecto, a pesar de que los actores solicitan el registro de la marca Azzurro (mixta) para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” y que la marca Azzurro (nominativa) ampara “Vestidos, calzados y sombrerería”, lo cierto es que en el mercado existen marcas de ropa y calzado que comercializan joyería, bisutería y relojería como complementos y accesorios de la indumentaria, tal y como ocurre con las marcas Diesel, Nike, Calvin Klein y Salvatore Ferragamo. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro de la marca generaría confusión en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que los canales de publicidad y comercialización de las mismas serían idénticos, y que los productos que ambas ampararían tendrían una relación directa.

En este orden de ideas, la Sala observa que el signo Azzurro (mixto), cuyo registró se solicitó para distinguir joyería, bisutería auténtica o falsa, piedras preciosas y relojería” correspondientes a la categoría 14 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”(7).

Por lo demás, no sobra advertir que tampoco debe prosperar el cargo en el que la actora señala que debido a que es titular de la marca Ideal en Honduras y Guatemala debía habérsele concedido dicho registro en el país, pues lo cierto es que a folio 172 se advierte que desde mayo de 1936 Ideal Fastener Corporation usa la marca Ideal en Estados Unidos de América, mientras que la actora no aportó prueba alguna del uso o registro de la marca Ideal en Guatemala y, respecto de aquel que le fue concedido en Honduras, se advierte que data de febrero de 2006, tal y como se observa en el “certificado de registro de marca de fábrica” suscrito el 2 de marzo de 2006 por el registrador de la propiedad industrial de dicho país(8).

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Folio 298, cuaderno 1.

(2) Folio 66, cuaderno 1.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 2012, actores: Germán Calderón España y otros, expedientes D-8590, D-8613 y D-8614, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(5) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(6) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Radicado 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(7) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 18 de octubre de 2012, Radicado 110010324000200500093 01, actores: Lissette Spath Jadad y Luis Spath Nerel, M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(8) Folio 63, cuaderno 1.