Sentencia 2007-00284 de octubre 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00284

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Varga Ayala

Acción: Nulidad.

Actora: Arcos Hermanos S.A.

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: « VI. Consideraciones

1. El acto acusado.

Se persigue la nulidad de la Resolución 9140 de 17 de abril de 2006, proferida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca “Arcos” (mixta) a favor de Álvaro Barragán Martínez para distinguir “cuchillería, tenedores y cucharas, hachuelas, espátulas y tijeras”, productos comprendidos en la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La clase de acción incoada.

La acción que se ejerció fue la de nulidad relativa, consagrada en el artículo 172, inciso segundo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone:

ART. 172.—(...).

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”.

2. El agotamiento de la vía gubernativa.

Tanto la entidad demandada pone de relieve que la sociedad actora no se hizo parte en la actuación administrativa que condujo a la expedición del acto acusado como tercera con interés particular y concreto ni interpuso los recursos que en la vía gubernativa eran procedentes.

Sobre el particular, la Sala hace notar que, como atrás se consignó, el artículo 172 de la Comisión de la Comunidad Andina la norma comunitaria autoriza a cualquier persona para solicitar la nulidad de un registro marcario cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe, razón por la cual no constituye requisito que el demandante se haya hecho parte en la actuación administrativa ni requiere el previo agotamiento de la vía gubernativa para acudir directamente ante la jurisdicción para impetrar su nulidad, precisamente por tratarse de una acción pública.

3. Examen de los cargos.

A la resolución impugnada se le endilga la violación del artículo 136, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se dispone:

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...).

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...)”.

El tribunal de justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta o una marca mixta con otra mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la causal de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la autoridad nacional competente o por el juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

6. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de mala fe través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando este se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró de mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”.

7. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero, en estos casos la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

8. La oficina nacional competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas en la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Así mismo, el examen de registrabilidad realizadas por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.

• Es integral.

• Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.

• Es autónomo”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 048-IP-2012, solicitada por esta corporación, señaló que por ser aplicables al caso concreto se interpretará de oficio los artículos 136 literal a) y 136 literales a), d) y h), 150, 172, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen:

Decisión 486

“(...).

De los requisitos para el registro de marcas

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrase como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos:

(...).

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(...).

d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riego de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

(...).

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...).

ART. 150.—Vencido el plazo señalado en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...).

ART. 172.—La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(...).

De los signos distintivos notoriamente conocidos

ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

ART. 225.—Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

ART. 229.—No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

Las marcas en disputa son de aquellas denominadas “mixtas”, razón por la cual el tribunal de justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial 032-IP-2008, señala:

“...Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La composición de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico en uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se protege en su integridad y no a sus elementos por separado. (...)” (fl. 663).

En el caso sub examine, las marcas están estructuradas de la siguiente forma:

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Como puede apreciarse, el elemento denominativo y el gráfico no solo son similares sino idénticos, que imprimen la misma mayor relevancia en la mente del consumidor, al proyectarle una fácil lectura y comprensión del componente denominativo sobre el grafico de los signos en conflicto, y que permiten evidenciar en mayor grado la confundibilidad entre las mismas y pueden inducir en error al consumidor al no poder distinguir el origen empresarial de cada una de ellas.

Por otra parte, el mencionado tribunal en su jurisprudencia ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad, sobre la cual ha precisado que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”(7).

Así mismo, respecto de la identidad o semejanza que impide el registro de una marca por presentarse el riesgo de confusión o de asociación, en la referida Interpretación Prejudicial expresa:

“La identidad o semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios.; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(8).

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos con ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos.

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere también al denominado “riesgo de asociación”, en particular en los artículos 136 literales a), b) c), d) y h); y 155 literal d). “(fl. 665).

Para estos efectos, y dado que en la interpretación prejudicial rendida en este proceso se señala que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar la similitud ortográfica(9), fonética(10) e ideológica(11), no existe la menor duda que en el caso que se analiza confluyen en su integridad los tres tipos de similitud, como emerge de la total coincidencia del número de letras , de la secuencia de vocales, de longitud de la palabra y del número de sílabas que los conforman, al igual que su pronunciación es la misma y el contenido conceptual de los signos es idéntico.

En otros términos, el grado de confundibilidad entre las dos marcas comparadas es absoluto, no solo por cuanto son similares sino que llegan al extremo de la identidad entre las mismas y, más aún, tienen por objeto individualizar unos mismos productos, cuales son los que corresponden a la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, como se observa en el texto del acto acusado.

En dicho sentido, la Sala considera que dichas marcas, por ser idénticas no deben coexistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios y escoger entre ellos con entera libertad o, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino, “en los casos en los que las marcas no solo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto”(12).

De acuerdo con lo expuesto, en el caso que se analiza es dable concluir que concurren los dos presupuestos iniciales contenidos en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prohíben registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecten indebidamente los derechos derivados del registro marcario de un tercero, específicamente cuando “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero” y “cuando su uso pueda originar un riesgo de confusión o de asociación”.

En consecuencia, demostrado como se encuentra que en presente asunto concurren los presupuestos que consagra el artículo 13, literal d) de la Decisión 486 para tornar improcedente y, por tanto violatoria de dicha norma, el registro de la marca mixta Arcos, es decir, ser idéntica a la marca Arcos registrada en España por la sociedad actora, que genera un riesgo de confusión o de asociación, y que su registro fue solicitado por quien ostentaba la calidad de distribuidor de sus productos en Colombia, ello es suficiente para adoptar la decisión de anular el acto acusado y ordenar la cancelación del respectivo certificado marcario, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de la Resolución 9140 de 7 de abril de 2006 expedida por la división de signos distintivos de la superintendencia de industria y comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta Arcos para distinguir productos comprendidos en la clase 8 de la octava edición de la Clasificación de Niza en favor del señor Álvaro Barragán Martínez.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca mixta “Arcos”, clase 8 de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza, otorgado a favor del señor Álvaro Barragán Martínez.

3. ORDÉNAR a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

4. DEVOLVER a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

5. ENVIAR copia de esta providencia al tribunal de justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 17 de octubre de 2013».

(7) Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1º de septiembre de 2004, publicada en la G:OA:C: 1124 de 4 de octubre de 2004, marca” Diused Jeans” .

(8) Proceso 109-IP-2004, Publicado en la G:OAC 914 de 1º de abril de 2003, marca “Chilis y diseño”.

(9) “...que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales las secuencias de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”.

(10) “...se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben también tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(11) “...se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(12) Fol. 664 Cdno. Ppal.