Sentencia 2007-00287 de febrero 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 2007-00287-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actora: Colombina S.A.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS. «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las resoluciones acusadas 22186 y 29080 de 2006 y 9350 de 2007, negó a la Sociedad Colombina S.A. el registro de la marca “Tridimensional exhibidor de chupetas” en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza, por ser muy similar a un diseño industrial amparado con registro a favor de la Sociedad Comestibles Aldor S.A.

Por medio de la Resolución 22186 de 30 de octubre de 2006, consideró que de conformidad con el artículo 136, literal f), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, es causal de irregistrabilidad aquellos signos que “consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie consentimiento de este”.

En el presente caso no media consentimiento de la Sociedad Comestibles Aldor S.A., luego se requiere analizar si el signo tridimensional infringe el derecho de propiedad industrial que tiene esta empresa, independientemente de si esta formuló o no oposición, en la oportunidad prevista para ello.

El Tribunal Andino interpretó de oficio los artículos 113, 128, 129 y 150, y a solicitud de esta corporación, los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136, literal f), todos de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. No interpretó el artículo 154, porque consideró que no era pertinente. Las mencionadas disposiciones, prevén:

“ART. 113.—Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

“ART. 128.—El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País miembro”.

“ART. 129.—El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a esta”.

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(...)”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

La controversia se contrae a establecer si la marca tridimensional “Exhibidor de chupetas”, cuyo registro fue negado a la Sociedad Colombina S.A. mediante los actos acusados, es distintiva, es decir si tiene fuerza diferenciadora para distinguirse de otros diseños industriales, en este caso, el de la Sociedad Comestibles Aldor S.A., titular de un diseño industrial correspondiente a la clasificación internacional de Locarno 20-02, concedido en abril de 2005 y vigente hasta septiembre de 2013.

La demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, consideran que la marca solicitada presenta una gran similitud visual con el derecho ya otorgado por el diseño industrial.

Siguiendo los parámetros del Tribunal Andino de Justicia, la Sala debe examinar de manera independiente y autónoma, el carácter distintivo de la marca tridimensional solicitada, frente al diseño industrial registrado, teniendo en cuenta su apariencia, forma externa, fisonomía o forma estética, sin tener en cuenta su finalidad o utilidad práctica.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trajo a colación la interpretación realizada dentro del Proceso 71-IP-2005, en la cual señaló:

“La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la forma externa de los productos.

(...).

Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá configurar un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial” (resalta la Sala fuera de texto).

Ahora bien, de conformidad con la interpretación prejudicial rendida en este proceso, las marcas tridimensionales tienen gran importancia en el mercado, porque generan especial recordación en el consumidor o usuario medio, e influyen en su decisión de adquirir un producto, como en este caso ocurriría con un exhibidor de chupetas, para lo cual no se debe tener en cuenta el etiquetado que lleva impreso el producto porque este no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional.

Estima la Sala que en este caso la marca tridimensional “Exhibidor de chupetas”, cuyo registro fue negado, conforme a la gráfica que obra a folio 44, es similar al diseño industrial registrado cuyo titular es Comestibles Aldor S.A. de acuerdo con la gráfica que obra a folios 168 y 169.

Para mejor comprensión de la Sala, se traslada a la providencia, fotocopia de las marcas en controversia, así:

S2007-00287grafia1CE.JPG
S2007-00287grafia2CE.JPG
Diseño industrial registrado Marca solicitada

Estima la Sala que asiste razón a la entidad demandada, al considerar que el signo solicitado presenta gran similitud visual con el derecho otorgado por el diseño industrial, “puesto que en común exhiben una figura de base plana redondeada en sus bordes la cual asciende levemente, para después disminuir su tamaño sobre la horizontal y sigue ascendiendo verticalmente hasta aumentar nuevamente su tamaño donde se origina una forma semi-trapezoidal de baja altura; desde allí asciende hasta un punto donde disminuye su tamaño sobre el plano horizontal, repitiendo esto último 6 veces más generando una forma a manera de escalera que remata en una parte superior reducida”.

Las anteriores características, que no han sido controvertidas por la actora, indican que de concederse el registro de la marca negada, puede existir el riesgo de una confusión visual con la simple observación de los signos o figuras tridimensionales en forma de cono que se comparan, lo cual vulneraría el derecho de propiedad industrial de la Sociedad Comestibles Aldor S.A., quien no ha prestado su consentimiento, como ya se dijo.

Las diferencias indicadas por la actora, a saber: que su diseño se presenta como una espiral en forma ascendente y continuada y no en pisos sin conexión como el diseño registrado; que, en su molde se perforan directamente los orificios para colocar las chupetas y no con patines para colocarlas, como lo hace este; que el número de chupetas que se colocan en uno y otro diseño es diferente, así como la altura y el ancho; y que, el solicitado tiene rosca y se coloca sobre una bombonera y el otro es simplemente un exhibidor, no permiten incidir en el consumidor o usuario medio, quien a simple vista no encontrará diferencias entre los signos tridimensionales, luego las diferencias son secundarias.

Por el contrario, existen coincidencias y semejanzas, por lo que, se repite, de aceptarse el registro de la marca negada, se vulneraría el derecho de propiedad industrial concedido y se crearía confusión en el consumidor.

Finalmente, aclara la Sala que el hecho de que la marca se encuentre registrada en otro país, no es un factor que obligue a la administración a concederla.

En consecuencia, la Sala deberá denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de febrero de 2013».