Sentencia 2007-00306 de septiembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2007-00306-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Papeles Nacionales S.A.

Bogotá, D.C., veintiséis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio concedieron el registro de la marca UPM FINESSE (nominativa) a favor de la firma UPM-Kymmene Corporation, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de la marca FINEX (nominativa), se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la clase 16 y que, por ende, está incursa en las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad”.

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

5.3. A términos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria para que un signo sea registrable como marca.

El requisito de “susceptibilidad de representación gráfica” implica que el signo a registrarse como marca pueda ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. El requisito de “distintividad” es la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir, y permite también al titular de la marca diferenciar sus productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

Por otra parte, la normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

5.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 153-IP-2011, dictada en este proceso:

“Conforme se encuentra establecido en reiterada jurisprudencia(1) de este tribunal, la oficina nacional competente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

— La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de los signos denominativos —calidad que ostentan los signos en conflicto—, así como a las reglas de comparación de los mismos:

“El signo denominativo, llamado también nominal o verbal, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar(2).

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

En el supuesto que el signo solicitado como marca sea un signo denominativo compuesto (es decir, integrado por dos o más palabras) y se tenga que juzgar sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. No habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”(3). En consecuencia, “de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado””(4).

5.5. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

UPM FINESSE

(marca cuestionada)

FINEX

(marca registrada a nombre de la demandante)

En cuanto a la estructura de cada uno de los signos se observa lo siguiente:

UPM FINESSE
123 45678910

1...................................................................... 2

Marca cuestionada

FINEX
12345

1

Marca registrada a nombre de la demandante

5.6. La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir, de un lado, que su estructura es diferente, en cuanto se refiere al número de palabras, sílabas y letras de cada uno de ellos (en la cuestionada, 2 palabras, 4 sílabas, y 10 letras; en tanto que en la opositora, 1 palabra, 2 sílabas, y 5 letras) y, de otro, que aunque comparten algunas letras (F-I-N-E), ello no determina la existencia de una similitud ortográfica sustancial entre los signos de la que pueda derivarse riesgo de confusión y/o de asociación para el consumidor, pues estas ocupan una posición diferente en cada signo.

De otro lado, desde el punto de vista fonético tampoco existe similitud entre ellos, pues su pronunciación es sustancialmente diferente. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera diferente, más aún si se tiene en cuenta que la sílaba tónica en cada uno de ellos, en razón a la composición del signo, ocupa una posición distinta. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX

UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX

UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX UPM FINESSE-FINEX

Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera que se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía, que son producto del ingenio y de la imaginación de sus autores, y que no tienen un significado propio en nuestro idioma. Ahora bien, aunque una de las expresiones de la marca solicitada (FINESSE) es una expresión en idioma extranjero que tiene traducción al idioma español, su significado no es de conocimiento común en la mayoría del público consumidor en nuestro medio.

Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

No desconoce la Sala, como lo señala la parte actora, que existe la coincidencia de algunas letras en las marcas confrontadas; sin embargo, debe reiterarse, la misma no resulta determinante en este asunto, puesto que los demás elementos del conjunto marcario le otorgan suficiente distintividad al signo UPM FINESSE.

5.7. Ahora bien, debe precisarse que no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 16), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

5.8. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca UPM FINESSE, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por Papeles Nacionales S.A. para que se declare la nulidad de las Resoluciones 15702 de 30 de junio de 2005, 3939 de 22 de febrero de 2007, y 7856 de 23 de marzo de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se concedió el registro de la marca UPM FINESSE (nominativa) a favor de la firma UPM-Kymmene Corporation, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Proceso 58-IP-2006, marca: “GUDUPOP”, G.O.A.C. Nº 1370, de 14 de julio de 2006; Proceso 62-IP-2006, marca: “DK”, G.O.A.C. Nº 1370, de 14 de julio de 2006, entre otros.

(2) Proceso 33-IP-2011, marca: CUBA SI, G.O.A.C Nº 1978, de 16 de septiembre de 2011.

(3) Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, G.O.A.C Nº 677, de 13 de junio de 2001.

(4) Ibídem; Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, citando al proceso 21-IP-98, marca: SÚPER SAC MANIJAS (mixta), G.O.A.C. Nº 398, de 22 de diciembre de 1998.