Sentencia 2007-00309 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2007 00309-00

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Distribuidora de Alimentos Naturales y Nutricionales S.A. de C.V.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Ref.: acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

2. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

3. En la comparación de marcas denominativas simples y compuestas, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

4. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas o palabras de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas o palabras serán considerados marcariamente débiles.

5. Las palabras o frases descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

6. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

7. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable.

8. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, este podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

9. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

10. La coexistencia de hecho se subordina necesariamente a que las marcas que coexistan en el mercado no produzcan confusión entre el público sobre el origen empresarial de las mercancías, productos o servicios” (fls. 264-265).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 130-IP-2012, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, pero limitada al literal a), 136 literales a) y 150 de la Decisión 486.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; (...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Antes de entrar a resolver de fondo, la Sala considera necesario precisar, que los hechos nuevos relatados por la parte actora en los alegatos de conclusión, tales como que la marca “Broncolincon”, para la clase 5ª internacional, estuvo vigente hasta el 3 de abril de 2011, y su titular no solicitó su renovación, no serán tenidos en cuenta, por cuanto sería cercenar el derecho de defensa de la entidad demandada, así como vulnerar el principio constitucional del debido proceso.

Indica el Tribunal de Justicia Andino, respecto a los requisitos para el registro de una marca, lo siguiente:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Así mismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir los productos o servicios del mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado” (fls. 207-258).

Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios; es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directo o indirecto entre las marcas en conflicto.

De igual manera y teniendo en cuenta que las marcas en conflicto son denominativas, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética e ideológica, e igualmente la conexión competitiva entre los signos en disputa, tal como la anota el Tribunal de Justicia Andino. Además, si las expresiones comunes alegadas por la parte actora deben tenerse en cuenta en el cotejo marcario.

Antes de ello, se examinará si la palabra o raíz “Bronco”, empleada en ambas marcas, es de uso común en las marcas farmacéuticas registradas, cuyo destino es distinguir los medicamentos para las enfermedades de los bronquios y vías respiratorias.

Al respecto, se verificó el archivo de registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se encontraron, entre muchas otras, las siguientes marcas que contienen la raíz “Bronco”:

SignoExpresiónTitular(es)ExpedienteNizaClase(s)TipoCertificadoVigenciaEstado
 
1)MarcasBroncovem1-Laboratorios V.M. Ltda. Vitaminas y minerales para ganadería96 00211175No26691613/12/2011Concesión
2)MarcasBronconat-c1-Comercializadora Natural Light Ltda.03 03225685No27820623/12/2013Concesión
3)MarcasBroncomiel1-Keops Farmacéutica Ltda.01 03619975No26324404/10/2012Concesión
4)MarcasUnibroncomat1-Grupo Unipharm S.A. y/o Laboratorios Uni S.A.03 03748185Mi27849217/12/2013Concesión
5)MarcasBroncofar1-Cifar S.A.03 03858785No27908114/01/2014Concesión
6)MarcasBroncoton 92 055191 575No5519122/10/1978Concesión
7)MarcasBroncoton 92 141761 575No5519122/10/1978Concesión
8)MarcasBroncomicin 92 085293 575No8529331/07/1985Concesión
9)MarcasBroncociclina1-Nevox Farma S.A.92 129930 575No7875903/11/1982Concesión
10)MarcasEstrepto-broncol1-Italmex S.A.92 150231 A75No8786303/08/1986Concesión
11)MarcasBronco-c1-Jairo Ramírez Botero92 124247 575Mi7474522/06/1986Concesión
12)MarcasBroncolin herbal1-Distribuidora de Alimentos Naturales y Nutricionales S.A. de C.V.06 04602085No33261515/12/2016Concesión
13)MarcasBronco-rub1-Distribuidora de Alimentos Naturales y Nutricionales S.A. de C.V.06 04602385No33261615/12/2016Concesión

 

En efecto, la raíz “Bronco” de los signos en disputa, es comúnmente utilizada en las marcas de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, la cual no puede ser apropiada por ninguna persona que pretenda amparar productos de dicha clase. Así lo indica el Tribunal de Justicia Andino, en los siguientes términos:

“Las partículas o palabras de uso común que formen parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, esta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

(...).

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, palabras, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas o palabras necesarias en beneficio de unos pocos.

(...).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en una de sus sentencias ha recogido importantes criterios doctrinarios sobre el tema y ha expresado lo siguiente:

“La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias y otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. (Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: “Derecho de marcas”, tomo II, pág. 78-79). Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el registro (...).

Por su parte, Otamendi ha señalado que:

“Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro (...) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’. (Otamendi, Jorge: ‘Derecho de marcas’, cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires - 2002, pág. 191 y 192). (Proceso 39-IP-2003, marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial 965, ago. 8/2003)” (sic).

En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, el juez consultante deberá analizar si los signos en conflicto se encuentran conformados por partículas o palabras de uso común”.

Así las cosas, y siguiendo tales criterios, la Sala tendrá en cuenta las palabras restantes al vocablo “Bronco” de las denominaciones de las marcas en conflicto, con el fin de realizar el examen de confundibilidad.

Por otra parte, en la resolución expedida por la división de signos distintivos, se señala que: “la expresión fresh sugar free no posee la distintividad suficiente para hacer del pretendido signo una entidad marcaria autónoma y fácilmente diferenciable del registro vigente; entre otras cosas, porque es una frase de carácter estrictamente descriptiva y que obra como calificativo del vocablo Broncolin”. Por ello resulta pertinente abordar el siguiente tema.

El Tribunal de Justicia Andino, en su interpretación prejudicial, expresa sobre los signos descriptivos lo siguiente:

“El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”. (Proceso 48-IP-2009, marca: Espuma Carioca Carnavalera mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1760, de 25 de septiembre de 2009.

El tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: “Migalletita”), publicado en la Gaceta Oficial 686, jul. 10/2001)”.

Además, sobre las expresiones en otro idioma, señala:

“En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de estas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos”.

Al respecto, el signo cuestionado: “Broncolin fresh sugar free”, contiene partículas del idioma inglés que traducidas al español significan: “fresco sin azúcar”, de las cuales puede decirse que son de conocimiento de los consumidores, ya que son vocablos muy utilizados en muchos productos dietéticos. Por consiguiente, a juicio de la Sala son vocablos descriptivos, pues ante la pregunta “cómo es” el producto cuya marca es “Broncolin fresh sugar free”, la respuesta es que Broncolin es fresco y sin azúcar. No obstante, debe advertirse que para el consumidor la palabra Broncolin no es conocida.

De manera que si bien tales elementos son descriptivos, en su conjunto podrían ser registrables dado que tal como está concebida su denominación es suficientemente distintivo, en otras palabras dichos vocablos aunados a la palabra Broncolin, le dan la firmeza necesaria para su registro, advirtiendo lo dicho por el tribunal de que “... el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”.

Así las cosas, el análisis de confundibilidad versará sobre las expresiones “lin fresh sugar free” y “Lincoln”.

Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones:

Lin fresh sugar free: es un signo compuesto de cuatro palabras que contiene la primera de ellas tres letras, una vocal y una sílaba, la segunda cinco letras, una vocal y una sílaba, la tercera cinco letras, dos vocales y dos sílabas y la tercera cuatro letras, dos vocales y una sílaba.

Lincoln: es una denominación simple que contiene siete letras, dos vocales y dos sílabas.

De lo anterior se observa que varían en el número de letras, son distintas las vocales y difieren en el número de sílabas.

En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado “lin fresh sugar free” tiene su acento prosódico en cada una de las palabras que lo integran, mientras que en la marca “Lincoln”, su sílaba tónica la lleva en la primera de ellas: lin. El prefijo, de la primera palabra del signo solicitado es idéntico al de la marca previamente registrada, pero los prefijos y sufijos de los demás vocablos son disímiles al igual que sus desinencias, dando lugar a señalar que la pronunciación de cada una de ellas sea diferente.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran semejanzas, ya que el sentido conceptual de ambos signos es diferente, en la medida, en que la denominación de la marca previamente registrada “Lincoln” le evoca en la mente del consumidor el apellido de un presidente de los Estados Unidos de América, mientras que el nombre de la marca cuestionada “lin fresh sugar free”, no le despierta la misma idea al consumidor.

Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual no generan riesgo de confusión, veamos:

Lin fresh sugar free - Lincoln lin fresh sugar free - Lincoln lin fresh sugar free

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “Broncolin fresh sugar free” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª internacional, no se asemeja a la marca previamente registrada “Broncolincoln” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual), fonética y concepto.

De modo que al no existir riesgo de confusión directo e indirecto entre ambas marcas, se considera que estas pueden coexistir pacíficamente en el mercado de los productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

En consecuencia, debe la Sala decretar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de las resoluciones 1572 de 30 de enero de 2007, 8085 de 27 de marzo de 2007 y 15327 de 30 de mayo de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se denegó el registro de la marca nominativa “Broncolin fresh sugar free” para distinguir productos de la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordena a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca “Broncolin fresh sugar free”, clase 5ª, a favor de la sociedad Distribuidora de Alimentos Naturales y Nutricionales S.A. de C.V.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».