Sentencia 2007-00310 de mayo 8 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200700310 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: C.I. Petrocomercial S.A.

Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo PETROCOM S.A., cuyo registro se concedió para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, líquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”; “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”; “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.” y “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos y servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, líquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”; “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”; “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.” y “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos y servicios en el mercado.

A su turno, la demandante considera que deben cancelarse los registros de la marca, pues ella es confundible con el nombre comercial PETROCOMERCIAL, que usa de manera pública, continua y regular para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados.

5.1. Uso del nombre comercial PETROCOMERCIAL.

Como primera medida debe la Sala determinar si la demandante tiene un derecho exclusivo sobre el nombre comercial PETROCOMERCIAL, para poder, en caso afirmativo, proceder a realizar el cotejo pertinente que permita establecer si debía haberse concedido el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir productos y servicios en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden de ideas, se tiene que los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones definen que nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil, y que el derecho exclusivo sobre él se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa su uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo utiliza.

En el caso que nos ocupa, se advierte que el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. ha sido utilizado por la actora para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, desde antes de que se concediera el registro de la marca PETROCOM S.A., a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A.

En efecto, se observa que desde 1994 la demandante usa el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. para distinguir actividades de compra, venta e importación de petróleo y sus derivados, tal y como consta en la “Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Industria y Comercio” y en los comprobantes de pago de la misma, que presentó en 1994 ante la Secretaría de Hacienda del municipio de Buenaventura, en los que se evidencia que la actividad principal de la empresa es “comprar, vender e importar al por mayor y al detal deriv. del petróleo”(1).

Asimismo, se advierte que desde la misma fecha C.I. PETROCOMERCIAL S.A. ha utilizado el nombre PETROCOMERCIAL S.A. para desarrollar actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos, como se observa en la Resolución 578 de 1994 (nov. 24), mediante la cual el Director Regional del Pacifico Medio del INDERENA le concedió a la demandante licencia ambiental y permiso de vertimento para una batería sanitaria de la estación flotante Atlantis I, con el fin de suministrar combustible marino(2).

Del mismo modo, más de doce (12) compañías reconocen que entre 1994 y 2006 han sostenido negocios comerciales con PETROCOMERCIAL S.A., relacionados con la compra-venta de derivados del petróleo, tal y como consta en las certificaciones que en tal sentido fueron aportadas por ECOPETROL S.A.(3), HARIMAR S.A.(4), AGROPESQUERA INDUSTRIAL BAHÍA CUPICA LTDA. CI(5), RETRAMAR S.A(6), COREMAR S.A.(7), SALAS Y ASOCIADOS ABOGADOS Ltda.(8), INVERSIONES REBELO GUTIERREZ & CIA S. en C.(9), la COMPAÑÍA VICTORIA HELENA GUTIERREZ DE REBELO(10), COPELA Ltda.(11)., SERVICIOS DE PILOTAJE DE BUENAVENTURA S.A(12) y SEPULVEDA RODGERS Y CIA Ltda.(13).

Igualmente, la Sala advierte que desde 1995 se promociona el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A., como se observa en las fotografías visibles a folios 157, 158, 169 y 171 del expediente, en las que se evidencia que dicho nombre se encuentra grabado en varios pendones y tanques de petróleo que se encuentran ubicados en el puerto de Buenaventura.

Todo lo anterior corrobora que el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. ha sido usado por C.I. PETROCOMERCIAL S.A. de forma personal, continua y previa a la solicitud de registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. En efecto, pese a que la demandante afirma que tiene un derecho de exclusividad sobre el nombre comercial PETROCOMERCIAL, para distinguir dichos servicios, lo cierto es que los documentos allegados al proceso permiten probar que el derecho que le asiste es sobre el nombre PETROCOMERCIAL S.A., pues con ésta denominación es que ha identificado su actividad económica y su empresa.

5.1. Examen de Registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. cit., pág. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss.)”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que el nombre comercial previamente utilizado por la actora y la marca cuyo registro se cuestiona, se expresan como se señala a continuación:

Nombre comercial Marca cuyo registro se cuestiona
PETROCOMERCIAL S.A.
Para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados.
PETROCOM S.A.
(MIXTA CLASES 4, 16, 35 y 39)

PETROCOMERCIAL S.A.
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Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(14), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, en la interpretación prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

“Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos y denominativos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. y la marca PETROCOM S.A.; no sin antes advertir que los signos no se analizarán en su conjunto, pues la sigla S.A. que contienen es de uso común y el vocablo PETROCOMERCIALIZADORA, que hace parte de la marca PETROCOM S.A., es explicativo, y constituyen excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos.

En efecto, la sigla S.A., que contienen ambos signos, debe excluirse del cotejo marcario, pues es de uso común y dominio público, ya que corresponde a la abreviatura que se utiliza comúnmente para identificar a las sociedades anónimas(15) en el comercio. Sobre el particular el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que “si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario(16).

A su turno, el vocablo PETROCOMERCIALIZADORA, que hace parte del signo PETROCOM S.A., tampoco debe valorarse dentro del cotejo, pues según lo dispuso el Tribunal “…la palabra PETROCOMERCIALIZADORA del signo solicitado no debe ser tomada en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas. Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición”.

5.1.1. Comparación Ortográfica(17).  

Como primera medida, se tiene que el cotejo de la marca y el nombre comercial, en forma sucesiva, es como sigue:

PETROCOMERCIAL, PETROCOM, PETROCOMERCIAL, PETROCOM

PETROCOMERCIAL, PETROCOM, PETROCOMERCIAL, PETROCOM

PETROCOMERCIAL, PETROCOM, PETROCOMERCIAL, PETROCOM

PETROCOMERCIAL, PETROCOM, PETROCOMERCIAL, PETROCOM

PETROCOMERCIAL, PETROCOM, PETROCOMERCIAL, PETROCOM

De la confrontación que se hace entre los signos en conflicto, la Sala advierte que existe semejanza ortográficamente entre ellos, pues las primeras ocho (8) letras que contienen, que corresponden a la secuencia PETROCOM, son idénticas y se encuentra ubicadas en la misma posición.

5.1.2. Comparación Fonética(18). 

Por otro lado, la Sala advierte que no existe semejanza fonética entre los signos, pues la sílaba tónica de la marca PETROCOM se encuentra ubicada en la tercera sílaba, mientras que en el nombre comercial previamente utilizado por la demandante en la quinta.

Asimismo, la secuencia del sonido de la consonante obstruyente, oclusiva, bilabial y sorda P, seguido de la vocal abierta E, de la consonante obstruyente, oclusiva, dental y sorda T, de la consonante sonante, oral, vibrante y simple R, de la vocal abierta O, de la consonante obstruyente, oclusiva, velar y sorda C, de la vocal abierta O, de la consonante sonante, nasal y bilabial M, de la vocal abierta E, de la consonante sonante, oral, vibrante y simple R, de la consonante obstruyente, fricativa, alveolar C, de la vocal cerrada I, de la vocal abierta A y de la consonante sonante, oral, lateral y alveolar L; se escucha distinto al de la consonante obstruyente, oclusiva, bilabial y sorda P, seguido de la vocal abierta E, de la consonante obstruyente, oclusiva, dental y sorda T, de la consonante sonante, oral, vibrante y simple R, de la vocal abierta O, de la consonante obstruyente, oclusiva, velar y sorda C, de la vocal abierta O y de la consonante sonante, nasal y bilabial M.

5.1.3. Comparación Ideológica(19). 

A su turno, se advierte que existe identidad ideológica entre el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A y la marca PETROCOM S.A., pues evocan en la mente del consumidor la misma idea, concerniente a lo que se entiende por “comercialización de petróleos”.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica e identidad ideológica entre los signos cotejados, por cuanto las primeras ocho (8) letras que los componen son idénticas y se encuentran ubicadas en la misma posición, y porque evocan la misma idea en la mente de los consumidores. Sin embargo, la semejanza que se presenta entre los signos es insuficiente para afirmar que la marca PETROCOM S.A. se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca generaría confusión en el consumidor.

5.1.4. Riesgo de Asociación y/o Confusión.

Sobre los tipos de confusión que pueden generar los signos, el Tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial 46-IP-2010:

“El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(20)”.

En el caso sub examine el registro de la marca PETROCOM S.A. se otorgó para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, líquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”; “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”; “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina” y “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”, respectivamente en las clases 4, 39, 35 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza; y el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A., previamente usado por la actora, se ha utilizado para distinguir actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados.

Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que la marca PETROCOM S.A. y el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A. se asemejan y distinguen productos y servicios análogos.

Precisamente, por ello, en el caso que nos ocupa, se advierte que la marca PETROCOM S.A. no es registrable en las clases 4, 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto del nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A., ya que puede generar riesgo de confusión indirecta y/o asociación con las actividades empresariales relacionadas con la explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, que desarrollaba previamente en el mercado la demandante.

En este sentido, la Sala advierte que existe conexión competitiva entre los “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, líquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas” que distingue PETROCOM S.A. en la clase 4 internacional y las actividades empresariales de explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados realizadas por C.I. PETROCOMERCIAL S.A., pues los productos que comercializa la una y los servicios que presta la otra están relacionados con el comercio de hidrocarburos y, por ende, podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad para promocionarse, induciendo a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los signos tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica.

Asimismo, se observa que existe conexión competitiva entre los servicios de “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías” que distinguen la marca PETROCOM S.A. en la clase 39 internacional y las actividades empresariales de explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados que realiza C.I. PETROCOMERCIAL S.A., pues a través de ambas se llevan bienes de un lugar a otro y, por lo tanto, podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad, que eventualmente podrían generar riesgo de asociación entre los consumidores, quienes podrían pensar que las empresas PETROCOM S.A. y C.I. PETROCOMERCIAL S.A. tienen alguna relación económica.

Igualmente, la Sala observa que existe conexión competitiva entre los servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina” que identifica la marca PETROCOM S.A. en la clase 35 de la de la Clasificación Internacional de Niza y las actividades empresariales de explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados que realiza C.I. PETROCOMERCIAL S.A., pues están relacionados con el desarrollo de negocios mercantiles, por lo que podrían utilizar iguales canales de comercialización y publicidad para promocionarse, generando riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, quienes podrían pensar que ambos signos tienen un origen empresarial común.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo PETROCOM S.A., cuyo registro fue concedido para distinguir “aceites y grasas industriales; lubricantes, agua de batería, líquido de frenos, productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolina para motores), materias de alumbrado; bujías, mechas”; “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”; “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial, trabajos de oficina.” en las clases 4, 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues es confundible con el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A., previamente utilizado en el mercado para distinguir actividades empresariales de explotación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados.

A propósito, en un caso similar, en el que se ordenó cancelar el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, que había sido concedida para distinguir productos y servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se constató que era confundible con la marca TELECOM, previamente registrada para distinguir productos y servicios en las clases 9, 35, 38 y 42, esta Sala manifestó:

“En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca T-GLOBAL TELECOM no es registrable en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto de la marca TELECOM, ya que puede generar riesgo de confusión y/o asociación con los servicios que ésta distinguía previamente en las clases 9, 35, 38 y 42.

En efecto, la Sala advierte que existe conexión competitiva entre los servicios de “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que distingue T-GLOBAL TELECOM en la clase 36 internacional y los “negocios” que distingue TELECOM en la clase 35, pues éstas actividades lucrativas podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los “negocios” y/o actividades lucrativas o de interés que distinguen ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica.

Asimismo, se observa que existe conexión competitiva entre los servicios de “transporte; almacenaje de mercancías” que distingue la marca cuyo registro se cuestiona en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y de “telecomunicaciones” y “servicios de asesoría, montaje y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones; …servicios de conexión e interconexión en el territorio nacional o en el exterior” que distingue la marca TELECOM en las clases 38 y 42, pues podrían comercializarse por los mismos canales, utilizar iguales medios de publicidad, y tener una relación o uso complementario; que podría generar confusión indirecta y/o riesgo de asociación en los consumidores, quienes podrían pensar que ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica, pues fácilmente podrían asociar los servicios de telecomunicaciones, que buscan en palabras del Diccionario de la Real Academia de la Lengua “establecer medios de acceso entre poblaciones o lugares”, con los de transporte que pretenden comunicar o “…conducir personas y cosas de un lugar a otro”.

Igualmente, se advierte que existe conexión competitiva entre los servicios de “…instrucción, enseñanza, esparcimiento; organización de eventos deportivos y culturales; publicación y edición de libros, periódicos y demás material impreso, y el que estuviere relacionado con medios electrónicos (incluidos cd-rom y cd-i)” que distingue la marca T-GLOBAL TELECOM en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos de “publicidad” que distingue TELECOM en la clase 35, pues pueden utilizar iguales canales de comercialización, idénticos medios de publicidad y tienen una relación directa y/o uso complementario que puede generar riesgo de confusión indirecta y/o de asociación en el público consumidor, ya que ellos podrían identificar ambas marcas con un origen empresarial común o pensar que las empresas que prestan dichos servicios tienen una vinculación o relación económica, debido a la estrecha relación que existe entre los servicios de publicidad y la edición o publicación de material impreso.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo T-GLOBAL TELECOM, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no es lo suficiente distintiva para distinguir servicios en el mercado respecto de la marca TELECOM”(21).

Por otro lado, no sobra advertir que la marca PETROCOM S.A. sí es suficientemente distintiva para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para papelería o la casa; material para artistas; pinceles máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés” que identifica en dicha clase no son confundibles con las actividades empresariales de explotación, transporte y distribución de petróleo, que desarrolla C.I. PETROCOMERCIAL S.A. en el mercado. En efecto, nada tienen que ver los productos de papelería de la clase 16 con la comercialización y distribución de hidrocarburos, por lo que salta a la vista que el registro de la marca en esta clase no induce a confusión al público consumidor y, por lo tanto, su registro no debe cancelarse.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante sólo en lo que tiene que ver con los productos y servicios registrados en las clases 4, 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de contra las Resoluciones 2189 de 2004 (feb. 5), 18584 de 2004 (jul. 30) y 23532 de 2004 (sep. 23), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A., el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir, respectivamente, productos y servicios en las clases 4, 39 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.»

1 Folios 125, 126 y 128.

2 Folios 139 a 141.

3 Folio 177.

4 Folio 179.

5 Folio 181.

6 Folio 183.

7 Folio 185.

8 Folio 187.

9 Folio 191.

10 Folio 195.

11 Folio 198.

12 Folio 202.

13 Folio 207.

14 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, radicación 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

15 Código de Comercio. “ART. 373.—La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras “sociedad anónima” o de las letras “S.A.” (se resalta).

16 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009

17 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicación 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

18 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicación 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

19 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, radicación 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

20 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

21 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 4 de julio de 2013, Actora: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., radicación 110010324000200500356 00, M.P. María Claudia Rojas Lasso.