Sentencia 2007-00316 de Julio 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00316-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de Nulidad.

Actora: Lloreda S.A.

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución 10269 de 18 de abril de 2007, concedió el registro de la marca “Fino´s”, por considerar que dicho signo en relación con las marcas opositoras, después de un primer impacto general y de conjunto, no es susceptible de crear confusión o riesgo de asociación, además de que el tipo especial de letra, junto con las expresiones que acompañan a la marca, son elementos que le otorgan distintividad y determinan que no es exclusivamente un signo descriptivo.

Por su parte, la actora alegó que la marca solicitada “Fino´s” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca registrada “El Finísimo” de la misma clase, dado que dichos signos tienen identidad conceptual, pues ambos hacen referencia a un producto de primera categoría o de buena calidad en su especie, lo cual naturalmente conduce a error o confusión en el público consumidor, quien al encontrarse con dos marcas que evocan la misma idea, puede atribuirles el mismo origen empresarial.

Adujo, además, que el signo solicitado no cuenta con la distintividad exigida para ser considerado marca, al existir riesgo de confusión con el previamente registrado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina; no así la del literal i) del artículo 135 de dicha norma.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el tribunal, procedía el registro de la marca “Fino´s” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos:

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; chocolate sólo o combinado; productos del cacao; caramelos.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”.

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…).

b) carezcan de distintividad;

(…).

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

• “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”(2).

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta(3), como lo es la de la actora, con la marca cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

Vistos los folios 64 y 65 del expediente, donde se encuentran los registros visuales de las marcas en conflicto, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en dichas marcas y no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera, que el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca.

Además, la Sala considera necesario analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

El juez consultante deberá verificar si entre el signo Fino’s (mixto) y el signo El Finísimo (denominativo) hay o no similitud ideológica”(4).

Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “Fino´s” y “El Finísimo” no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética.

Sin embargo, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala aclara que al consultar el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, Vigésima Segunda Edición, se constata que la expresión “Fino” corresponde a un adjetivo, que significa “Delicado y de buena calidad en su especie”.

Así mismo, se precisa que “Fino´s” es el plural del adjetivo “Fino” y “El Finísimo” es el superlativo de dicho adjetivo, que se usa para expresar una mayor intensidad, pero ambas expresiones utilizan el mismo adjetivo en un número y grado diferente, además de que evocan en la mente del consumidor la misma idea con respecto a un producto, vale decir, un producto delicado y de buena calidad en su especie. Por lo tanto, se presenta en este caso una identidad conceptual en las marcas en conflicto.

De igual modo, también se advierte que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos.

En consecuencia, el signo cuestionado afecta el origen empresarial de la marca previamente registrada y, por ende, genera riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

En el caso bajo examen, del estudio de los señalados criterios, advierte la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de los productos en disputa o de su origen empresarial, dadas las identidades conceptuales que hay entre las marcas en conflicto, que suponen que los productos provienen del mismo titular, productor o fabricante, además de que los productos amparados en ellas se destinan para los mismos fines, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad y sus consumidores son los mismos.

No obstante lo anterior, la Sala considera necesario referirse a las consideraciones expuestas en la sentencia de 25 de septiembre de 2003 (exp. 1999-05943-01 (5943), Actora: Lloreda S.A., C.P. Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola), en la que al pronunciarse sobre la registrabilidad del signo “Fino” frente a las marcas opositoras “El Finísimo” y “La Fina”, concluyó lo siguiente:

“…Es lo que ha ocurrido en este caso, en el cual el titular de la marca censurada ha utilizado un elemento de uso común y que al mismo tiempo describe una cualidad posible del producto, como es el adjetivo Fino, frente al cual los titulares de las marcas opuestas, por utilizar igual elemento, aunque en grado y género distinto, no pueden impedir su inclusión en signos de terceros, ni pueden fundamentar en ese único hecho el riesgo de confusión entre los signos en disputa, como se señala en la pretranscrita jurisprudencia comunitaria.

Por lo tanto el signo Fino + Gráfica resulta registrable frente a marcas que utilizan el mismo concepto, como es el caso de las marcas opositoras El Finísimo y La Fina por encima de sus semejanzas, las cuales, se reitera son el resultado de ser marcas débiles al utilizar adjetivos que pueden ser predicables de todos los productos de la clase 29, y específicamente del aceite de mesa, y que por lo mismo, según lo enfatiza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no pueden utilizarse como fundamento único de oposición al registro de otra marca.

En esas circunstancias, y no siendo idéntico a las marcas enfrentadas, el signo Fino no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a las marcas El Finísimo y La Fina se refiere, atendiendo la jurisprudencia comunitaria en comento…”.

Si bien es cierto que, de acuerdo con las consideraciones de la providencia transcrita, la marca “Fino´s” resulta ser débil, al utilizar un adjetivo calificativo que puede ser predicable de otros productos, también lo es que resulta ser un signo descriptivo, precisamente por ser un adjetivo que describe una cualidad del producto que ampara.

Sobre los signos descriptivos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación judicial allegada al presente proceso, señaló:

“…el signo descriptivo guarda relación directa con el producto o servicio que constituye su objeto: en efecto, informa exclusivamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del producto o servicio. Y si las características sobre las que informa son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, en consecuencia, a tenor de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, no podrá ser registrado. Esta prohibición reproduce, en lo sustancial, la prevista en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344, por lo que el tribunal reitera el criterio interpretativo establecido desde entonces sobre la cuestión que se examina.

El fundamento de la prohibición viene dado por el interés de los consumidores y de los empresarios en la libre disposición de elementos que forman parte del vocabulario común. El registro del signo descriptivo conferiría a su titular un monopolio contrario a las reglas de la libre competencia.

Para juzgar sobre la naturaleza descriptiva de un signo procede interrogarse en torno a cómo es el producto o el servicio que constituya su objeto: si la respuesta consiste en la designación del producto o del servicio de que se trate, o en el concepto, la figura o la forma que el signo evoque, habrá lugar a considerarlo descriptivo. Y es que se trata de determinar si el público consumidor o usuario percibe, por intermedio del signo, una relación directa con la designación del producto o del servicio de que se trate, o con una de sus características relevantes.

En todo caso, hay que tener presente que sólo se denegará el registro si el signo está compuesto exclusivamente por elementos descriptivos. En consecuencia, si una o varios elementos le otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, aunque el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de los que fueren puramente descriptivos. Esta posibilidad, había dicho el tribunal en el marco de la Decisión 344, “(…) se encuentra configurada en el literal d) del artículo 82 (…) cuando emplea el término ‘exclusivamente’ al referirse a las marcas descriptivas”. (Proceso 12-IP-96, marca: “Margarina Exclusiva”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, mayo 16/97)…” (resaltado y subrayas fuera del texto).

Atendiendo los anteriores lineamientos, de manera contraria a la posición asumida en la sentencia antes transcrita, la Sala considera que “Fino´s” es un signo descriptivo, que se limita a describir una cualidad del producto que identifica, común a otros productos del mismo género, pero que no se encuentra acompañado de otro elemento que lo distinga de los otros productos, razón por la cual no es suficientemente distintivo.

Por consiguiente, al no poseer la condición de “distintividad” necesaria y existir entre los signos confrontados una identidad conceptual y una relación entre los productos que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca “Fino´s” con los de la marca “El Finísimo”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante.

En este orden de ideas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “Fino´s” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

(2) Ibídem.

(3) De acuerdo con el certificado consultado en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio (http://serviciospub.sic.gov.co.), la marca “El Finísimo” es mixta.

(4) Ibídem.