Sentencia 2007-00329 de marzo 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2007-00329-00

Consejero Ponente:

Dr. Oswaldo Giraldo López

Actor: Rayovac-Varta S.A

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Registrabilidad de Marca Figurativa

Bogotá, D. C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Los actos acusados.

La sociedad Rayovac-Varta S.A. formuló demanda “en ejercicio de la acción de nulidad establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”(5), con el fin de que se declare la nulidad parcial de las resoluciones números 947 y 953, ambas de 21 de junio de 1979, por medio de las cuales la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad N.V. Philips Gloeilampenfabrieken el registro de unas marcas figurativas (según el diseño previo), en el sentido que se entienda excluida de su cobertura a las máquinas de afeitar.

2. La causal de nulidad alegada.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la causal de nulidad aplicable en este asunto es la contenida en el artículo 58 literal b) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser ésta la normativa sustancial vigente en la fecha de presentación de las solicitudes de registro marcario(6).

De acuerdo con esta disposición: “No podrán ser objeto de registro como marcas: […] b) Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores;”.

3. El objeto de la acción de nulidad marcaria cuando se invocan causales objetivas.

Aunque la demanda se interpuso en ejercicio de la acción de nulidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, debe entenderse que se interpuso la acción de nulidad del artículo 596 del Código de Comercio, en consideración a que los registros marcarios cuestionados se expidieron en vigencia de la Decisión 85 de 1974 y esta normativa no consagraba disposición expresa en materia del control judicial de estos registros, debiéndose remitir a dicha norma interna.

El citado artículo 596 del Código de Comercio prevé que: “El certificado de una marca podrá anularse a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 a 586; pero en este último caso la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite. De esta acción conocerá el Consejo de Estado” (Negrillas y subrayas agregadas).

El artículo 585 de este código establece causales que se denominan objetivas. Este tipo de causales se refieren al signo como tal, el cual carece de capacidad intrínseca para convertirse en marca por predicarse de él alguna de las circunstancias que impiden su registro y que fueron establecidas en el ordenamiento jurídico para la protección del interés público o general. En efecto, se han previsto directamente en el ordenamiento jurídico diversas situaciones constitutivas de causales de irregistrabilidad marcaria que apuntan a la protección del interés público o general representado en el mantenimiento del sistema de la libre competencia en el mercado.

Con estas causales se pretende evitar que la concesión de un registro marcario se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado. El legislador ha considerado que existen una serie de signos libremente disponibles para todos los empresarios, de suerte tal que ninguno puede apropiarse en exclusiva de ellos, pues eso implicaría darle una ventaja competitiva frente a los demás.

En el numeral 1º del artículo 585 del Código de Comercio se estableció como causal objetiva de irregistrabilidad marcaria que el signo que se pretende registrar consista en la forma impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio, o por su función industrial, causal ésta que se asimila a la invocada en este proceso, contenida, como atrás se dijo, en el literal b) de la Decisión 85.

La acción de nulidad, cuando se invocan causales objetivas de irregistrabilidad, tiene como características las siguientes: (i) es pública, pues puede ser formulada por cualquier persona; (ii) es imprescriptible, en tanto que puede ser promovida en cualquier tiempo; y (iii) su finalidad es la protección del interés público o general, representado en el mantenimiento del sistema de la libre competencia en el mercado.

De esta forma, quien interpone una acción de nulidad marcaria sustentada en causales objetivas debe tener como propósito exclusivamente la salvaguarda de tales intereses públicos o generales.

4. La indebida utilización de la acción de nulidad marcaria en este asunto

La parte actora afirma en la demanda que la sociedad Koninklijke Philips Electronics N.V. (en adelante Philips), actual titular de los registros marcarios acusados, la demandó civilmente con fundamento en tales registros y solicitó la práctica de medidas cautelares para que Rayovac-Varta S.A. cesara la comercialización de las máquinas de afeitar eléctricas Remington, cuyo extremo útil contiene una configuración funcional que consiste en tres cabezas flotantes independientes dentro de un trébol, según la siguiente ilustración:

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Agrega que Philips sustentó las pretensiones de la demanda civil en el hecho que la configuración de las máquinas de afeitar eléctricas Remington constituye una infracción de los registros de sus marcas, y que con base en éstos dicha sociedad pretende reivindicar la configuración tridimensional de un dispositivo propio de las máquinas de afeitar eléctricas, que consiste en tres cabezales rotativos dispuestos en un triángulo equilátero, forma que resulta necesaria y determinada por la función técnica que cumple.

Aduce, en ese sentido, que en la medida en que a las marcas figurativas se les da por su titular un alcance diferente de la representación gráfica de un dibujo aplicado en un plano bidimensional y se pretende reivindicar con las mismas una forma tridimensional, que comprende una ventaja funcional, de entenderse que efectivamente sus derechos tienen ese alcance, el registro de tales marcas resultaría contrario al régimen andino de propiedad industrial, como quiera éstas carecerían de aptitud distintiva y se encontrarían incursas en las causales que impiden el registro como marca de las formas usuales o necesarias de los productos, así como de los signos que sean contrarios al orden jurídico o a las buenas costumbres.

Del contenido y alcance de la demanda, la Sala advierte que la acción de nulidad marcaria promovida por la parte actora fue utilizada indebidamente, pues la finalidad de su interposición no fue, como lo prevé el ordenamiento jurídico, la protección del interés público o general sino de los derechos e intereses subjetivos de la sociedad demandante, los cuales se encontraban en discusión ante la jurisdicción ordinaria civil con motivo de la demanda por infracción de marcas que fue formulada en su contra por el actual titular de los registros marcarios que ahora acusa.

Este interés subjetivo, además de ser puesto de presente en la demanda, fue reiterado en el curso del proceso cuando se presentó un recurso de reposición contra el auto de 10 de diciembre de 2008, en el que la parte actora manifestó que “Rayovac-Varta S.A. presentó desistimiento de la acción de nulidad impetrada en este asunto(7), una vez desapareció el interés que motivó tal acción, radicado en la defensa de su interés particular al haber sido objeto de reclamos por parte de la sociedad Koninklijke Philipsb Electronics NV, reclamos que fueron objeto de un acuerdo en que el interés de mi representada resultó satisfecho”(8). (Negrillas de la Sala para resaltar)

En su momento esta Sección confirmó la citada providencia que había negado el desistimiento de la demanda, por considerar que la acción de nulidad impetrada por Rayovac-Varta S.A. se fundó en una causal de nulidad absoluta(9). No obstante, una lectura integral de la demanda permite a la Sala concluir hoy que, aunque se invocó una causal de nulidad de esta naturaleza, realmente la demanda no se enmarcó dentro del objeto de la acción de nulidad marcaria en tratándose de tales causales, sino que pretendió la defensa de los intereses particulares de la demandante.

Para la protección de los derechos e intereses subjetivos de un tercero en materia marcaria no pueden utilizarse a discreción las causales objetivas de nulidad, cuyo contenido y alcance es diferente, puesto que tanto el ordenamiento jurídico interno como el supranacional han previsto otras que deben proponerse por medio de una acción de nulidad marcaria cuyas características también son diferentes. En efecto, en las denominadas causales subjetivas, aunque el signo tenga aptitud para convertirse en marca, existen derechos anteriores de terceros que hacen que el mismo no esté disponible para registro y, por ello, las circunstancias que las configuran tienen como propósito la salvaguarda de los derechos subjetivos de terceras personas. Esto último determina que la acción para la defensa de tales derechos esté sometida a un término de prescripción.

El artículo 596 del Código de Comercio, antes citado en esta providencia, igualmente prevé que el certificado de una marca puede ser anulado a petición de cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones del artículo 586 de esa normativa, y agrega que, en este caso, la solicitud deberá intentarse dentro de los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya cancelación se solicite.

El artículo 586 citado precisamente consagra las causales subjetivas de irregistrabilidad de marcas, siendo común denominador en ellas que se encuentran establecidas para la protección de los derechos e intereses particulares que pudieran verse afectados por la concesión de la marca. Según esta norma, no son registrables como marcas: “1. Las que se asemejen en forma que puedan inducir al público a error, a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, para los mismos productos o servicios, o para otros similares”; “2. Las que se asemejen, en forma que puedan inducir al público a error, a una marca usada públicamente por otro en Colombia para productos idénticos o similares, si el solicitante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar el uso”; “3. Las que se asemejen, en forma que puedan inducir al público a error, a un nombre comercial o a una enseña utilizados anteriormente en Colombia por un tercero, para la misma actividad a que se destina el nombre o la enseña”; “4. Las que en forma que puedan inducir a error, constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, traducción o trasliteración de una marca, nombre comercial o enseña pertenecientes a un tercero, notoriamente conocidos en Colombia”; “5. Las que violen otros derechos de terceros o sean contrarias a las reglas relativas a la represión de la competencia desleal”; y “6. Las que sean solicitadas por el agente o representante de un tercero que sea titular de esas marcas en otro país, sin la autorización de ésta, a menos que dicho agente o representante justifique su actuación”.

En ese mismo sentido en los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 58 se consagró como causal de irregistrabilidad de marcas que las solicitadas “sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”, o “sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”(10).

5. La presentación de la acción de nulidad marcaria por fuera del término de caducidad.

Lo atrás examinado permite señalar con claridad que en este caso Rayovac-Varta S.A. formuló una pretensión de carácter subjetivo sustentada en la causal subjetiva contenida en el numeral 5º del artículo 586 del Código de Comercio, referida a que las marcas solicitadas “[…] violen otros derechos de terceros o sean contrarias a las reglas relativas a la represión de la competencia desleal”, en este caso el derecho de comercializar un producto que se caracteriza por una forma determinada.

En este orden, de acuerdo con el artículo 596 del Código de Comercio, la demanda para obtener la nulidad de las marcas acusadas debió interponerse dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de los registros marcarios, los cuales datan del 21 de junio de 1979. No obstante, como la demanda se presentó ante esta Corporación el día 27 de agosto de 2007, es claro que fue interpuesta por fuera del término de caducidad.

6. Conclusión.

En el anterior contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del C.C.A., la Sala declarará de oficio la excepción de caducidad de la acción de nulidad interpuesta por Rayovac-Varta S.A. en contra de las Resoluciones números 947 y 953, ambas de 21 de junio de 1979, proferidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR DE OFICIO la excepción de caducidad de la acción de nulidad marcaria interpuesta por Rayovac-Varta S.A. en contra de las resoluciones 947 y 953, ambas de 21 de junio de 1979, proferidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

5 Folio 27 del expediente.

6 Aclara el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial, al referirse a la causal del literal d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, invocada en la demanda, lo siguiente: “Sobre el tema de la irregistrabilidad de las formas que constituyen una ventaja funcional o técnica, dicha causal es inexistente en la Decisión 85, tal como sí sucede con el artículo 72 literal c) de la Decisión 311, el artículo 72 literal c) de la Decisión 313, el artículo 82 literal c) de la Decisión 344 y, posteriormente, con el artículo 135 literal d) de la Decisión 486. […] En consecuencia, como esta prohibición fue introducida en el marco de la Decisión 311, no se aplicará al análisis de la registrabilidad en virtud de la Decisión 85”. (revés del folio 203 del expediente).

7 A folio 120 del expediente obra el citado memorial, en el que el apoderado de la parte actora expresó lo siguiente: “[…] manifiesto al Honorable Despacho que, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil y plenamente facultado por mi representada, DESISTO de la demanda de nulidad que dio inicio al presente proceso”. (Negrillas y subrayas originales).

8 Folio 133 del expediente.

9 Contenida en los literales c) y d) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000.

10 Del mismo orden son las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 172 ibídem, “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”. (Negrillas ajenas al texto original).