Sentencia 2007-00345 de marzo 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil trece.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2007-00345-00.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Gado SARL.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El acto administrativo acusado es la Resolución 23078 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Opti Productos Ltda., revocó las resoluciones 25906 de 27 de septiembre de 2006 y 34330 de 14 de diciembre del mismo año, que declararon fundada la oposición presentada por la sociedad Gado SARL y negaron el registro de la marca “Dolce Eyewear” y, en su lugar, concedió el registro de esta marca nominativa en favor de la sociedad Opti Productos Ltda., para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª Internacional.

A juicio de la actora, la marca “Dolce Eyewear” no debió ser registrada por encontrarse incursa en las causales previstas en los literales a) y e) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, esto es, ser idéntica al apellido del señor Doménico Dolce, titular de la marca, que estima notoria, “Dolce & Gabana” previamente registrada y ser confundible con ésta, en virtud de sus similitudes a nivel visual, ortográfico, fonético y conceptual y a que comparten los mismos canales de comercialización, pues una y otra amparan los mismos productos de la Clase 9ª Internacional de Niza, esto es, “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.

Las disposiciones mencionadas establecen lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

…”.

Debe tenerse en cuenta que en el presente asunto, las marcas enfrentadas son de naturaleza distinta, esto es, una denominativa “Dolce Eyewear” y otra mixta “D&G Dolce & Gabana”.

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En un asunto similar al que se estudia, en el cual el objeto del cotejo era una marca denominativa y otra mixta, como ocurre en esta oportunidad, la Sala precisó:

“es pertinente traer a colación la interpretación prejudicial 20-IP-98, que se tuvo en cuenta en la sentencia de 28 de octubre de 1999 (exp. 3966, Actora: Sociedad Cementos Río Claro .A., C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que al efecto expresó:

“… Comparación entre marcas denominativas y mixtas

Tratándose el presente caso de un conflicto suscitado entre una marca mixta otorgada con anterioridad a una denominativa… este tribunal pasa a referirse al análisis comparativo entre signos que reúnen las características de las marcas en conflicto…”.

Al realizar el análisis comparativo entre los signos que suscitan la litis interna, el juez deberá tomar en cuenta los parámetros generales que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para facilitar su labor.

De esa forma, se deberá tomar en cuenta que la confusión puede producirse en el plano visual, en el auditivo o en el ideológico, y que dependiendo de los tipos de marcas o signos distintivos que deban cotejarse, el orden en que deba hacerse el análisis con estos parámetros variará, según que las marcas o signos contengan un componente gráfico (marcas puramente gráficas o marcas mixtas) o un componente denominativo.

La confusión visual se produce cuando la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor hace creer a éste que adquiere un producto o contrata un servicio que desea adquirir por la marca que lo identifica, pudiendo incurrir en error debido a la similitud ortográfica que se origine por la igualdad en las letras … el diseño del logotipo o arte final de la marca gráfica o el elemento predominante en la mixta.

…Tratándose de signos denominativos, el aspecto fonético cobra una mayor importancia, pues si la palabra que utiliza un signo tiene como pronunciación de conjunto una percepción fonética tal que no permita distinguir un sonido de otro, se producirá confusión auditiva entre los signos, lo que impediría su registrabilidad; esto sucedería de igual manera al tratarse de dos signos que pese a tener un componente gráfico adicional al denominativo, el elemento predominante en uno y otro sea el denominativo …”.

“… El juez o examinador deberá entonces, determinar en cada caso cuál es el elemento que prevalece en una marca mixta …”.

“… Los criterios generales que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han precisado en los siguientes términos:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas…”(2).

Como quedó visto, la marca cuyo titular es la parte actora “D&G Dolce & Gabbana” es de naturaleza mixta, pues las letras “D&G” corresponden al elemento gráfico y las palabras “Dolce & Gabbana” al elemento denominativo, ubicado en letra de menor tamaño, bajo dichas iniciales, mientras que la marca registrada posteriormente mediante el acto acusado, es de tipo denominativo, compuesta únicamente por la expresión “Dolce Eyewear”.

Obsérvese entonces, que las marcas enfrentadas comparten una palabra en común: “Dolce”, la cual constituye una semejanza a nivel visual.

Sin embargo, como no le es dado al juez realizar una comparación fraccionada sino de conjunto, ha de concluirse que tal semejanza no es suficiente para generar riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que, al apreciarse en forma sucesiva y simultánea las expresiones Dolce Eyewear / D&G Dolce & Gabbana, se desvanece la mencionada impresión visual de la palabra “Dolce”, común en una y otra marca. Además, la pronunciación de una y otra marca difiere.

En efecto, el hecho de que en la marca objeto de la demanda, la expresión “Dolce” esté seguida de la palabra “Eyewear”, que significa “Gafas” (o accesorios para ojos) en inglés, impone que dicha expresión también se pronuncie en ese idioma, lo que no ocurre con la marca de la cual es titular la demandante, que tiene origen italiano.

Tampoco las marcas enfrentadas guardan similitud a nivel conceptual o ideológico, comoquiera que la opositora “D&G Dolce & Gabbana” alude a sus creadores, mientras que “Dolce Eyewear” evoca en la mente del consumidor, a lo sumo, la idea de unas gafas (o accesorio para ojos), pues, esta marca se compone de una expresión de fantasía (dolce), que no tiene significado en el inglés y de otra (eyewear), que sí lo tiene en esta lengua y que se traduce como “gafas” o accesorio para ojos.

Como corolario, el cargo de nulidad por violación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no tiene vocación de prosperidad, pues al aplicar los criterios generales que la doctrina ha señalado para determinar la existencia de riesgo de confusión, no se advierten similitudes entre las marcas cotejadas, capaces de inducir al público consumidor en error.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la afectación de la identidad y prestigio de una persona públicamente reconocida, con la solicitud de registro de una marca que reproduzca su nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura, resulta pertinente traer a colación las precisiones de la Sala al respecto.

Al efecto, ha dicho la Sala:

“También resulta pertinente precisar que los signos enfrentados consisten en expresiones que en sus respectivos idiomas constituyen nombres propios. Puesto que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, la negación del rendido como marca de un signo que se forme con un nombre propio no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos en este caso permiten su diferenciación”(3) (los resaltados no son del texto original).

Quiere decir lo anterior que, al cotejar marcas que consisten en nombres propios o, como en este caso, apellidos, es fundamental tener en cuenta el idioma respectivo, esto es, aquél en el que se expresa la marca. Adicionalmente, en el aparte de la sentencia transcrita, la Sala señala que en casos como el presente no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio, con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues éstos no son apropiables en forma exclusiva. Será menester analizar, además, si existen otros elementos que permitan su diferenciación.

En el presente asunto, solo la marca previamente registrada “D&G Dolce & Gabbana” se compone de los apellidos de sus creadores, los señores Doménico Dolce y Stefano Gabbana, los cuales, como quedó visto, se expresan en italiano, mientras que la marca “Dolce Eyewear” se pronuncia parcialmente en inglés, pues la expresión “Dolce”, en este idioma carece de significado.

En esa medida, mal podría decirse que la expresión “Dolce” en inglés (“dolci”), reproduce el apellido italiano “Dolce” (“dolche”), por lo que a este respecto, tampoco prospera el cargo de nulidad propuesto.

Se aduce en la demanda como relevante el hecho de que los productos amparados por una y otra marca sean los de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.” y, por lo tanto, compartan idénticos canales de comercialización. Para la Sala ello no es suficiente para declarar la nulidad del registro marcario, otorgado mediante el acto administrativo acusado, pues es menester que entre las marcas enfrentadas existan similitudes capaces de inducir al público en error, lo cual, como quedó visto en párrafos precedentes, no ocurre en el presente asunto, pues la marca “Dolce Eyewear” (denominativa) goza de suficiente fuerza distintiva frente a la marca “D&G Dolce & Gabana” (mixta).

Finalmente, en lo que tiene que ver con la notoriedad de la marca “D&G Dolce & Gabbana”, que a juicio de la actora le otorga protección especial, la Sala estima que no existe lugar a duda alguna de que el análisis sobre la notoriedad es un “elemento adicional” al de la confundibilidad que se presenta cuando existen entre las marcas similitudes capaces de inducir en error al público consumidor. Dado que en el asunto examinado no se presentan tales similitudes, sino que, por el contrario, la marca cuyo registro se pretende anular “Dolce Eyewear” goza de suficiente distintividad frente a la marca opositora “D&G Dolce & Gabbana”, resulta irrelevante verificar si, en efecto, ésta tiene el carácter de notoria como lo alega la parte actora.

Así pues, la improsperidad de los cargos de nulidad del acto administrativo acusado, propuestos en la demanda conduce a denegar las pretensiones de la misma y, así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de octubre de 2001, proferida en el expediente 1999-5603-01(5603), M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2004, proferida en el expediente 1999-06009-01, M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade.