Sentencia 2007-00347 de abril 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2007 00347 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Centro de Inmunoensayo

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron el registro de la marca Tecnosuma Internacional (mixta), solicitado por la sociedad Centro de Inmunoensayo para distinguir: “servicios médicos, servicios veterinarios; cuidados de higiene y belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”, comprendidos en la Clase 44 Internacional de Niza. La anterior decisión fue adoptada oficiosamente por la Superintendencia, con fundamento en la existencia del registro de la marca “Suma Emergencias” (mixta), de la sociedad Suma Emergencias S.A., para distinguir servicios de la Clase 44, al estimarse que la marca solicitada es confundible con ésta y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación judicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[…]”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Pues bien, en orden a resolver la cuestión planteada previamente, lo primero que se ha de precisar es la clase de marcas a que corresponden las confrontadas en este asunto, observándose que ambas son marcas mixtas, esto es, de aquellas que se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), y que se encuentran representadas en la siguiente forma:

2007 307.JPG
 

 

En el conjunto anterior, se resalta fácilmente la parte nominativa como elemento predominante en ambas marcas, por ser el que mayor impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, el cotejo se realizará considerando las marcas como nominativas, esto es, la comparación a realizar se limitará a la comparación de las expresiones Tecnosuma Internacional vs. Suma Emergencias, tal como lo enseña la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Además de ser signos mixtos donde predomina la parte nominativa, se observa que son compuestos, en razón a que están formados por más de una palabra, en relación con lo cual el Tribunal, apoyándose en su propia jurisprudencia, dice que no existe prohibición para que los signos a registrarse se compongan de una palabra compuesta o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.

Los servicios que ellas buscan distinguir son de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, que consisten en “Servicios médicos, servicios veterinarios; cuidados de higiene y belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”.

Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación de dichos signos se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados, que cabe resumir así:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss.).” (negrillas de la Sala para resaltar).

Si el elemento predominante es el denominativo, como ocurre en este caso, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

“[…] los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Pasando a la comparación en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, ella debe sujetarse a las reglas que el tribunal resume así:

“La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

En las marcas confrontadas se observa la siguiente estructura:

TECNOSUMA
123456789

1

INTERNACIONAL
12345678910111213

2

Marca cuyo registro fue negado

SUMA EMERGENCIAS
1234 1234567891011

2

Marca previamente registrada

Como bien se puede apreciar, las marcas en conflicto se encuentran compuestas por dos expresiones: las marca cuyo registro se negó mediante los actos acusados, por los vocablos Tecnosuma + Internacional, y la marca registrada, por los vocablos Suma + Emergencias.

Por otra parte, se observa que la marca solicitada por la demandante está compuesta por un total de veintidós (22) letras, así: la palabra Tecnosuma por 9 letras (5 consonantes T-C-N-S- M y 4 vocales E-O-U-A) y la palabra Internacional por 13 letras (7 consonantes N-T-R-N-C-N-L y 6 vocales I-E-A-I-O-A). La marca registrada, a su turno, está compuesta por un total de quince (15) letras, así: la palabra SUMA por 4 letras (2 consonantes S-M y 2 vocales U-A) y la palabra Emergencias por 11 letras (6 consonantes M-R-G-N-C-S y 5 vocales E-E-E-I-A).

Lo anterior supone claramente que cada una de las marcas examinadas está compuesta por un número de sílabas distinto: la solicitada, por 10 sílabas (tec-no-su-ma (4) in-ter-na-cio-nal (6)), y la registrada, por 6 (su-ma (2) e-mer-gen-cias (4)). Se advierte, igualmente, que las sílabas SU y MA aparecen en la primera de las expresiones que conforman las marcas: en la solicitada, en la terminación de tal expresión (Tecnosuma), y en la registrada, constituyendo precisamente dicha palabra (Suma).

En este orden, la impresión integral y de conjunto de las marcas confrontadas permite a la Sala concluir que éstas tienen una estructura diferente y que, con excepción de las sílabas antes anotadas, no existen entre ellas similitudes desde el punto de vista ortográfico que puedan generar alguna confusión.

Ahora bien, atendiendo a dicha circunstancia, es evidente también que fonéticamente no existe ningún riesgo de confusión, pues claramente la pronunciación de cada una de las marcas es distinta. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas no se escuchan de una manera similar, tal como se puede apreciar a continuación:

Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias-Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias

Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias-Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias

Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias-Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias

Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias-Tecnosuma Internacional-Suma Emergencias

Por otro lado, desde el punto de vista ideológico o conceptual, no hay lugar a comparación alguna, si se tiene en cuenta que la marca solicitada por la demandante “Tecnosuma Internacional” no tiene propiamente un significado conceptual, en tanto que la registrada sí, al evocar la idea de una muy grande emergencia.

Adicionalmente, al margen de que no resulte claro que en la marca Suma Emergencias el elemento predominante sea la expresión Suma, como lo dice la Superintendencia de Industria y Comercio, el examen efectuado en los actos acusados referido a que la marca solicitada reproduce tal expresión en una de las palabras que la conforman y, que por lo tanto, las marcas resultan confundibles, desconoce abiertamente las reglas de cotejo marcario reconocidas y reiteradas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que enseñan que en la comparación marcaria deberá “…examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes””.

Así las cosas, se concluye entonces que la marca Tecnosuma Internacional (mixta), cuyo registro fue negado a través de los actos acusados, cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad aducida por la Superintendencia de Industria y Comercio en tales actos, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca previamente registrada antes mencionada.

Debe precisarse, además, que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

En consecuencia, al encontrarse acreditada la vulneración de la normativa comunitaria invocada en la demanda (arts. 134 y 136 lit. a)) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), la Sala declarará la nulidad de las resoluciones acusadas y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenará a la entidad demandada conceder el registro de la marca Tecnosuma Internacional (mixta) a favor de la sociedad Centro de Inmunoensayo para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 22206 de 25 de agosto de 2006, 29887 de 8 de noviembre de 2006 y 15974 de 31 de mayo de 2007, las dos primeras expedidas por el jefe de la división de signos distintivos y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se denegó la solicitud de registro de la marca Tecnosuma Internacional (mixta), radicada por la sociedad Centro de Inmunoensayo, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca Tecnosuma Internacional (mixta) a favor de la sociedad Centro de Inmunoensayo para distinguir servicios comprendidos en la Clase 44 Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo el pago de las tasas respectivas.

3. PUBLÍQUESE este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 18 de abril de 2013».