Sentencia 2007-00364 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2007-00364-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Compañía Colombiana de Tabaco S.A.

Bogotá, D.C., quince de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca American Legend (Mixta), a favor de la firma Karelia Tobacco Company Inc., para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la Compañía Colombiana de Tabaco S.A., invocando su condición de titular de la marca American Gold (mixta), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registradas para distinguir productos de las clase 34 y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[…]”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

[…]

b) carezcan de distintividad

[…]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

[…]”

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

3. En términos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria para que un signo sea registrable como marca.

La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad.

De otro lado, debe resaltarse que la normativa comunitaria establece unas prohibiciones para el registro de marcas, entre estas que el signo solicitado para registro pueda engañar a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc., del producto que el mismo pretende distinguir, pues, ello desconocería que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante de los de otro. Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, por medio de proteger su autonomía y de evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.

Por otra parte, la normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión(1) o asociación(2) en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí comoen relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, acogidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 117-IP-2011, emitida en este proceso:

“Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos(3).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”(4).

Se precisa en esta interpretación, a propósito de la comparación entre marcas mixtas, naturaleza esta de las marcas en conflicto en este proceso, que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”(5).

[…]

En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del tribunal, como en el emitido en el proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora; (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir; (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación; (...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”(6).

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

5. La representación gráfica de los signos mixtos en conflicto es la siguiente:

American Legend

Marca cuestionada

 

IMA-1.JPG
 

 

American Gold

Marca opositora

 

IMA-2.JPG
 

 

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, una vez observadas las marcas confrontadas, se advierte que en ellas el elemento predominante es el denominativo, esto es, las expresiones American Legend y American Gold, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos denominativos.

6. En este orden, en primer lugar, estima la Sala necesario referirse al tema de si la expresión “American” —incluida en las marcas en conflicto— constituye una palabra de uso común en las marcas de los productos que comprende la clase 34 internacional.

A este respecto, recuerda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída al plenario, que los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común, las cuales, aunque no impiden el registro de la denominación, en tanto que estén acompañadas de otros elementos que lo doten de distintiva suficiente, no son apropiables en exclusiva y, por lo tanto, el titular de la marca que las posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Ahora bien, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

Pues bien, la Sala al consultar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio(7), encuentra que en efecto se encuentran registradas distintas marcas para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en las que se incluye la palabra “American”.

En efecto, aparecen como marcas registradas, entre otras, las siguientes en las que se incluye la expresión American, cuya titularidad, además, no es de la sociedad demandante: Kim American Blend Lights, British-American, British American Tobaco, American Brands, American Tobacco Co., American Blend, The American Tobaco Company, American Full Flavor.

Lo anterior, claramente denota que la palabra American constituye una expresión de uso común o general en las marcas de los productos de la mencionada clase, debiendo en consecuencia ser excluida del examen comparativo a realizarse en este proceso, en atención a la regla jurisprudencial atrás anotada.

7. Así las cosas, comoquiera que el cotejo marcario se traduce en la comparación de los signos Legend y Gold, es claro para la Sala que entre los mismos no existen similitudes que puedan generar riesgo alguno de confusión entre el público consumidor, si se tiene en cuenta que en el campo ortográfico como en el fonético son evidentemente diferentes.

Agréguese a lo anterior, que desde el punto de vista conceptual no hay lugar a examen alguno, toda vez que se trata de signos constituidos por expresiones en idioma extranjero y, pese a tener traducción en el idioma español (Leyenda y Oro, respectivamente), su significado no hace parte del conocimiento común entre el público consumidor.

Ahora bien, si se tiene en cuenta la expresión que es común a ambos signos, es claro para la Sala también que una impresión de conjunto de las marcas American Legend - American Gold, permite establecer que entre ellas no existen, desde ninguno de los puntos de vista antes examinados, similitudes de tal orden que puedan generar riesgo alguno de confusión o asociación entre los consumidores.

Este riesgo, en todo caso, sería descartable además a partir de los elementos gráficos de las marcas en conflicto, pues claramente en la marca American Legend predomina la figura de un ave con sus alas extendidas, mientras que en la marca American Gold prevalece dentro del conjunto de elementos gráficos, por razón de su tamaño, la figura de una bandera de colores rojo y azul, no siendo relevante en ese conjunto la figura del ave que aparece en su parte superior y que es de un tamaño menos significativo.

En esta misma dirección, debe destacar la Sala, como lo ha hecho en otras oportunidades(8), que el consumidor de los productos comprendidos en la clase 34 internacional, contrario a lo que sostiene la parte actora, es un consumidor especializado. En efecto, los clientes o consumidores habituales de este tipo de productos son personas que por su misma adicción al cigarrillo, conocen e identifican cabalmente las marcas de su predilección, sin que el poco o mucho parecido que pudiere existir entre ellas, pueda llegar a generar en sus mentes algún riesgo de asociación o de confusión.

Ciertamente, el comprador habitual de los productos de la clase 34 internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia.

Por consiguiente, se reitera, entre las marcas American Legend y American Gold no existen similitudes que puedan generar en el público consumidor riesgo de confusión o de asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado.

8. Finalmente, en relación con el argumento de la demanda según el cual si se admitiera la marca American Legend se incurriría en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, pues se estaría permitiendo que coexista en el registro de la clase 34 una marca engañosa en cuanto a la procedencia de los productos a distinguir con ella, considera la Sala que el mismo carece de mérito.

En efecto, de acuerdo con lo precisado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, para que se configure la prohibición de registro prevista en la citada disposición, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: (i) que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado; (ii) que el lugar geográfico directa o indirectamente designado se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y estos; y, (iii) que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión.

En criterio de la Sala, tales exigencias no se cumplen a cabalidad en este asunto, comoquiera que la marca cuyo registro se cuestiona propiamente no hace alusión a un lugar geográfico determinado del que procedan los productos que distingue y no es cierto que la “región” de América se caracterice por la fabricación de los productos de la clase 34 del nomenclátor internacional.

9. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca American Legend (mixta), en la clase 34, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configuran las causales de irregistrabilidad alegadas en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con la marca American Gold (mixta), previamente registrada en la misma clase.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. para que se declare la nulidad de las resoluciones 09494 de 29 de abril de 2005, 06973 de 9 de marzo de 2007 y 15402 de 30 de mayo de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca American Legend (mixta), a favor de la firma Karelia Tobacco Company Inc., para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 15 de agosto de 2013».

(1) El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

(2) Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

(3) Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.

(4) Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “Campo Verde”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(5) Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1º de agosto de 2002, diseño industrial: Burbuja Video 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(6) Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del derecho de marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss.

(7) www.sic.gov.co

(8) Entre otras, en las sentencias de 30 de junio de 2009, proferida en el Expediente 2003 00411 01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta (demandante: Compañía Colombiana de Tabaco S.A.), y de 11 de febrero de 2010, proferida en el Expediente 2004 00376, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (demandante: Procesadora Nacional Cigarrillera S.A.).