Sentencia 2008-00004 de marzo 22 de 2013

 

Sentencia 2008-00004 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Expediente 110010324000 2008 00004 00.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actor: Laboratorio Homeopático Alemán Ltda.

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó en el Proceso 093-IP-2010 que:

1. El juez consultante debe analizar si el signo Calendil (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma decisión.

2. Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3. No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. (resalta la Sala)

4. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

5. Corresponde a la administración y, en su caso, al juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

6. En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

7. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

8. Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 093-IP-2010, solicitada por esta corporación, señaló que “la presentación de la solicitud de registro como marca del signo Calendil (nominativo) fue el 28 de octubre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la misma decisión”.

DECISIÓN 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...).

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”.

(...).

El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Igualmente, indica que “los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”.

Respecto de la comparación entre signos denominativos el tribunal, manifestó que “los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función” (resalta la Sala).

Señaló también que para realizar esta labor, se deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de identidad o similitud, gráfica, fonética o ideológica, así como determinar el grado de conexión competitiva entre la marca denominativa “CALENDIL” (cuestionada) y “CALENDEEL” (nominativa) de la opositora(2).

Toda vez que ambas marcas son de naturaleza nominativa, en tal sentido serán cotejadas, aplicando las reglas establecidas para esta clase de marcas.

Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta corporación en infinidad de providencias. En el examen debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios; es decir, el examinador necesariamente debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto(3).

En el caso sub examine, las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

 

Marca cuestionadaMarca registrada
CALENDILCALENDEEL

 

Para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales que, con base en los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno, ha establecido el Tribunal de Justicia Andino, y esta Corporación ha acogido: (i) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; (ii) las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; (iii) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; (iv) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Además, en relación con el examen de registrabilidad para efectos de determinar el riesgo de confusión, la interpretación prejudicial 93-IP-2010, rendida en este proceso hace énfasis en lo siguiente:

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado).

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: Hemavet).

En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en disputa existen semejanzas ortográficas y fonéticas. En cuanto a la identidad o semejanza conceptual, es preciso indicar que ambas marcas son de aquellas denominadas de “fantasía”, donde se presume que el significado no forma parte del conocimiento común.

En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que ésta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o terminaciones, que pueden incrementar la confusión.

La semejanza ortográfica se predica en esta oportunidad, dado que contienen identidad en la longitud de la palabra y de sus vocales, las cuales se encuentran ubicadas en igual orden, y contiene el mismo número de sílabas, situación que tiende a generar riesgo de confusión ante la vista de los consumidores, veamos:

icon
ver tabla
CALENDIL

icon
ver tabla
CALENDEEL

No obstante lo anterior, revisado el archivo digital de registros de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontró para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que 10 marcas contienen el prefijo o radical CALEN, de las cuales, 5 figuran con anterioridad a la solicitud de la marca “CALENDIL” en conflicto, así:

icon
ver tabla
MarcaTitularExpedienteClaseCertificadoVigencia
CALENDEEL-BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH04 046118529170529/11/2014
CALENDICA-PRODUCTOS DORNELLI E.U.99 026826527618803/04/2011
      
CALENDRATLABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A96 043645519518613/03/2017
CALENDULINJAIME ESCOBAR URREA99 059172522730609/06/2010
CALENOILLABORATORIOS NATURFAR LIMITADA03 016119527382630/09/2013
   5  

 

En este orden de ideas, para efectos del cotejo entre la marca “CALENDIL” y CALENDEEL, se prescinde del prefijo CALEN, por el hecho de ser común en los productos de la clase 5ª Internacional. De manera que el análisis se efectuará entre las partículas restantes de las marcas en conflicto:

 

DEEL y DIL

 

Del análisis de estas desinencias se advierte que visual y ortográficamente son parecidas, pues pese a que DEEL tiene cuatro letras, mientras que DIL tiene 3, y no hay vocales iguales, se observa que comparten las consonantes D y L.

Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el grado de confundibilidad, se presenta en las últimas sílabas DIL de la marca de la sociedad demandante y DEEL de la marca ya registrada, de cuya pronunciación se percibe con claridad, que auditivamente son muy similares, por cuanto la expresión DEEL se pronuncia DEL y las vocales “E” e “I”, tienen sonido palatal y aunque el de la “I” implica, levantar la lengua más que para pronunciar la “E” y cerrar un poco más los labios, su sonido es muy semejante.

Para corroborarlo, basta simplemente con pronunciar de viva voz y forma sucesiva tales denominaciones, advirtiéndose que la expresión DIL no aporta un rasgo de distintividad evidente, frente al DEEL, de la marca opositora:

 

DEEL-DIL-DEEL-DIL-DEEL-DIL- DEEL-DIL- DEEL-DIL- DEEL-DIL-

DEEL-DIL- DEEL-DIL- DEEL-DIL- DEEL-DIL- DEEL-DIL- DEEL-DIL

 

Por consiguiente, debe concluirse que son más las similitudes que las diferencias y, por lo tanto, el signo “CALENDIL”, a juicio de la Sala, es irregistrable como marca. Más si se tiene en cuenta, que se trata de productos farmacéuticos.

Así las cosas, es evidente que existe similitud ortográfica y fonética entre la marca denominativa “CALENDIL”, para amparar medicamentos homeopáticos en la clase 5ª Internacional, y la marca previamente registrada “CALENDEEL” que distingue “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para modelos dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas; herbicidas.” también de la clase 5ª, lo que es suficiente para determinar, que exista riesgo de confusión y, por ende, es indudable que pueda generar error en el consumidor al momento de seleccionarla o en la adquisición de los productos que ellas distinguen.

Ahora bien, como ya se dijo, ambas marcas distinguen productos de la clase 5ª, que si bien difieren en que cada uno ostenta su propia especialización y, por ende, no tienen la misma finalidad, sin embargo, tanto su comercialización a través de droguerías, farmacias, centros médicos, etc., como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. Además, en Colombia, como es de conocimiento, la mayoría de los medicamentos son de venta libre, donde el farmaceuta de turno expende directamente al consumidor, quien fácilmente llega a equivocarse al visualizar dos productos muy semejantes, poniendo en peligro su salud y su vida.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino, señaló en la interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2005, proceso 65-IP-2005 que:

“Al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.

Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, ya que generan, como ya se dijo, riesgo de confusión. Por lo tanto, el signo nominativo “CALENDIL” no cumple con los requisitos de distintividad y se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en las normas comunitarias objeto de la interpretación prejudicial.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

(2) El registro de la Marca “CALENDEEL” fue solicitado el 19 de mayo de 2004, se concedió el 29 de noviembre del mismo año y se encuentra vigente hasta el 29 de noviembre de 2014. Por su parte el registro de la marca “CALENDIL” fue solicitado el 28 de octubre de 2005.

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia 24 de enero de 2008. Rad. 2002-00105, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Aventis Pharma Holding GMBH.