Sentencia 2008-00007 de agosto 4 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Rad. 110010324000200800007 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actora: Lockheed Martin Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tema: No existe confundibilidad entre las marcas Lockheed Martin y Martin

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

EXTRACTOS: III. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Lockheed Martin, cuyo registro se solicitó para distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de las Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, negó el registro de la marca Lockheed Martin, para distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con la marca Martin, previamente registrada en la misma clase, a favor de Martin Professional A/S. Por su parte, la actora considera que la marca Lockheed Martin es distintiva, pues no posee coincidencias ortográficas, fonéticas e ideológicas con la marca Martin, que la hagan confundible en el mercado.

1. Examen de Registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

1
 

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta sección(3), al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. De hecho, debido a que en el presente caso se discute el registro de una nominativa por la existencia de otra previamente registrada, que es mixta, el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“El juez consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Así, en el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Lockheed Martin y Martin.

1.1. Comparación Ortográfica(4). 

Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

Lockheed Martin, Martin, Lockheed Martin, Martin, Lockheed Martin, Martin, Lockheed Martin, Martin, Lockheed Martin, Martin, Lockheed Martin, Martin

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que existe semejanza ortográfica entre ellas, pues pese a que no tienen la misma longitud, número de letras y sílabas, lo cierto es que la segunda palabra que conforma la marca Lockheed Martin está compuesta por las mismas seis (6) letras que componen el signo previamente registrado a favor de Martin Professional A/S.

1.2. Comparación Fonética(5). 

De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que no existe identidad o similitud fonética entre ellas, pues mientras en la marca denegada el acento prosódico de cada una de las palabras que la conforman se encuentra marcado en la primera sílaba, en la marca Martin dicho acento está marcado en la segunda sílaba, debido a la presencia de la tilde en la letra “í”.

1.3. Comparación Ideológica(6). 

Asimismo, se advierte que no existe identidad ni semejanza ideológica entre los signos, pues aunque la palabra Martin corresponden al nombre de una persona, lo cierto es que la expresión compuesta Lockheed Martin no tiene un significado específico en el idioma castellano, pues es una expresión de fantasía que no evoca ninguna idea particular en la mente de los consumidores.

En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica entre los signos cotejados, por cuanto la segunda palabra que conforma la marca Lockheed Martin está compuesta por las mismas seis (6) letras que componen el signo previamente registrado a favor de Martin Professional A/S.

Pese a lo anterior, la semejanza existente entre los signos cotejados es insuficiente para afirmar que el signo Lockheed Martin se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro del signo generaría confusión en el público consumidor.

1.4. Riesgo de asociación y/o confusión.

Sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“El tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”. (Se resalta)

Aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina plasmadas en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o (ii) la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o (iii) la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o (iv) la semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos; la Sala encuentra que las marcas Lockheed Martin y Martin son semejantes y distinguen los mismos productos en idéntica clase. En efecto, en el caso sub examine el registro de la marca Lockheed Martin se solicitó para distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, y el registro previo que se otorgó al signo Martin fue para identificar “todos los productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza”, es decir, “Herramientas e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotografía, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control, de socorro y de enseñanza, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores”.

Lo anterior, en principio, permitiría concluir que el signo Lockheed Martin no es suficientemente distintivo respecto de Martin, para identificar productos en clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, pues posee semejanza ortográfica con él y distingue productos iguales en la misma clase internacional.

Sin embargo, la Sala advierte que no puede impedirse el uso de la palabra Martin en la composición gramatical de un signo marcario, pues tal partícula es débil por ser de uso común. En efecto, debe recordarse que el uso de las palabras débiles o de uso común “no puede ser reivindicado por el titular de ninguno de los signos registrados que los contenga”(7), pues ellas pertenecen al dominio público(8). Justamente, ello es cuanto acontece en el presente caso, pues luego de consultar la página web de la Superintendencia de Industria y Comerciose pudo constatar que la marca Martin es de uso común, pues cuenta con los siguientes certificados de registro: 198425 (clase 7), 208285 (clase 7), 166979 (clase 9), 149359 (clase 15), 71470 (clase 20), 164558 (clase 25), 52875 (clase 25), 164517 (clase 25), 301387 (clase 28), 137579 (clase 28), 169993 (clase 28) y 183447 (clase 37).

En este orden de ideas, se advierte que las marcas Lockheed Martin y Martin pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que se presente ningún riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, pudiendo ser utilizadas para identificar productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

Precisamente, la Sala considera que el signo Lockheed Martin, cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, sí reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por otro lado, se advierte que no es dable atender el argumento expuesto por la demandante, en virtud del cual señala que debe declararse la notoriedad de su marca, pues no aportó pruebas que permitieran corroborar dicha información. De hecho, sobre el particular, debe recordarse que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. En el presente caso los documentos aportados por la actora al proceso no son idóneos ni suficientes para demostrar la notoriedad del signo, pues están escritos en idioma distinto al castellano y sin la correspondiente traducción oficial, tal como lo ordena el artículo 102 del C. de P.C.

A propósito, en un caso análogo, en el que se concedió el registro de la marca Lockheed Martin, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que era suficientemente distintiva respecto de Martin, previamente registrada para para identificar productos en la misma clase, esta Sala manifestó:

“Los cuadros que anteceden permiten advertir la existencia de algunas similitudes y diferencias entre los signos en conflicto, pues la marca denegada, si bien contiene algunas consonantes y vocales que no están presentes en la marca preexistente, coincide con esta última en el uso de las mismas consonantes y vocales que conforman la expresión Martin.

Desde el punto de vista de su composición silábica, mientras la marca cuestionada se encuentra conformada por cuatro (4) sílabas (2 de la primera expresión y 2 de la segunda), la marca previamente registrada solamente está compuesta por dos (2) sílabas, que son las mismas de la expresión Martin, presente en marca denegada.

De lo dicho hasta aquí se concluye entonces, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes y diferencias desde el punto de vista ortográfico y estructural; sin embargo no se puede predicar que sean idénticas entre sí. Con todo, aunque la marca cuestionada reproduce en el mismo orden las letras y sílabas que componen la marca previamente registrada, el hecho de que se anteponga la expresión Lockheed a la palabra Martin, determina que la similitud de los signos se diluye por la presencia de esa expresión inicial, la cual le aporta la suficiente distintividad.

Las expresiones en conflicto, no son iguales desde el punto de vista fonético. En efecto, mientras en la marca denegada el acento prosódico de cada una de las palabras que conforman la expresión Lockheed Martin, se encuentra marcado en la primera sílaba de cada una de ellas, en la palabra Martin, dicho acento está marcado en la segunda sílaba, debido precisamente a la presencia de la tilde que aparece en la letra “í” (…).

Desde el punto de vista ideológico o conceptual, las expresiones Martin o Martin, corresponden al nombre de una persona y es de suyo innegable que es de uso común en nuestro idioma, en tanto que la expresión compuesta Lockheed Martin no tiene en sí misma un significado específico en el idioma castellano. Se trata, por lo tanto, de una expresión caprichosa o de fantasía que no evoca ninguna idea particular y concreta. En tales circunstancias, no es dable colegir que entre esos dos signos exista una coincidencia de carácter conceptual.

No sobra añadir a lo anterior, que la expresión Martin aparece registrada en distintas marcas denominativas y mixtas a nombre de diferentes titulares e identifica productos y servicios de distintas clases del nomenclátor internacional, tal como se puede constatar en la página electrónica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Todo ello se explica por el hecho de que al corresponder al nombre de una persona, la palabra Martin o Martin es débil desde el punto de vista marcario y en tal virtud, el titular de una marca que la contenga, no puede impedir su uso en otros signos marcarios. (…).

Descartada en esos términos la supuesta confundibilidad de los signos marcarios objeto de examen, estima la Sala innecesario entrar a analizar la conexidad competitiva que pudiere existir entre ellos, pues es claro que al ser diferentes, bien pueden coexistir en el mercado sin que se presente ningún riesgo de confusión o asociación, pudiendo ser utilizados para identificar productos y servicios de la misma clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza…”(9) (Se resalta).

Así las cosas, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante, en los términos en que quedó expuesto anteriormente, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGASE la excepción de caducidad interpuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 15275 de 2005 (29 de junio), 6873 de 2007 (9 de marzo) y 22210 de 2007 (26 de julio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Lockheed Martin, para distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca Lockheed Martin para distinguir “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la gaceta de la propiedad industrial.

5. NIÉGASE la declaratoria de notoriedad de la marca Lockeed Martin.

6. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

3 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

6 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

7 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 14 de mayo de 2015, Rad.: 11001032400020090041300, Actora: BCSC S.A., M.P. Guillermo Vargas Ayala.

8 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 7 de mayo de 2015, Rad.: 11001032400020090001800, Actora: AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. – AUTECO S.A., M.P. Guillermo Vargas Ayala.

9 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 4 de julio de 2013, Rad.: 11001032400020080025000, Actora: LOCKHEED MARTIN CORPORATION, M.P. Guillermo Vargas Ayala.