Sentencia 2008-00029 de octubre 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2008-00029-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: EPS Famisanar Ltda.

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Las resoluciones acusadas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio negaron a la demandante el registro de la marca Famisanar (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La anterior decisión fue adoptada por la superintendencia, en razón a que el signo solicitado reproduce las marcas previamente registradas, Cafam y Colsubsidio, reproducción que generaría riesgos de confusión y asociación en el público consumidor, configurándose por ende la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

“ART. 157.—Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”.

“ART. 162.—El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.

5.3. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

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Marca solicitada

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Marcas con fundamento en las cuales se negó el registro solicitado

5.4. En sentencias de 1º y 8 de agosto de 2013, proferidas respectivamente en los expedientes con radicados 2008-00026 y 2008-00027, con ponencia del consejero de Estado Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, la Sala se pronunció sobre el registro de la marca Famisanar (mixta) —cuya conformación es idéntica a la marca aquí cuestionada que se solicitó para distinguir servicios de la clase 35— pero referida a los servicios de que tratan las clases 38(1) y 41(2) de la Clasificación Internacional de Niza, y estimó que tal como lo concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados en tales procesos no era procedente dicho registro en razón a la confundibilidad de la marca Famisanar (mixta) con las marcas Cafam y Superfarmacia Colsubsidio, reproducidas como elementos con connotación marcaria en el conjunto del signo mixto cuestionado.

En esta oportunidad, aunque también se incluye la marca mixta Farmacia Colsubsidio dentro de aquellas con fundamento en la cual la superintendencia negó el registro de la marca Famisanar (mixta), las consideraciones que se expusieron en las mencionadas sentencias del 1º y 8 de agosto de 2013 para negar el registro de esa misma marca en otras clases del nomenclátor internacional son perfectamente válidas en la decisión que se adoptará en este asunto, y por ello la Sala desde ya las prohíja y se remite a ellas, en cuanto hace a la confundibilidad de los signos confrontados, al alcance del acuerdo de coexistencia marcaria a que se refiere la demanda y a la no aplicación en este caso de lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5.4.1. La confundibilidad de los signos confrontados.

La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que entre ellas existen similitudes significativas, al punto que en la estructura de la marca solicitada dos de los elementos que acompañan al elemento denominativo consisten precisamente en los dibujos y expresiones contenidos en las marcas mixtas antes mencionadas (Cafam, Farmacia Colsubsidio y Superfarmacia Colsubsidio), lo cual ciertamente puede generar riesgo de confusión entre el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que identifican las respectivas marcas, en este caso, los de la clase 35 internacional.

Esta circunstancia en efecto hace que el signo sea irregistrable al tenor de lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual es claro en señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido.

Se quieren evitar los riesgos de confusión(3) o asociación(4) en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

En este caso se pretenden registrar dentro del conjunto marcario solicitado elementos que conforman marcas previamente registradas que pertenecen a personas jurídicas distintas de la solicitante y que tienen un derecho vigente sobre las mismas, lo cual no resulta admisible al tenor de la normativa antes mencionada.

Ahora bien, aunque el elemento denominativo Famisanar diferenciaría a los signos cotejados, en cuanto que su ortografía y fonética es distinta a la de los otros signos, no puede pasarse por alto que los otros elementos que conforman el signo solicitado son idénticos a los de las marcas previamente registradas y ocupan dentro del conjunto un lugar relevante en razón a su tamaño y ubicación, siendo por ende distintivos en el mismo.

Por lo tanto, se reitera, es clara la existencia de semejanzas en los signos en conflicto ya que los elementos Cafam y Colsubsidio de la marca mixta solicitada son idénticos a los que conforman las marcas previamente registradas Cafam y Superfarmacia Colsubsidio y Farmacia Colsubsidio, las cuales además están registradas para distinguir los mismos servicios (los de la clase 35 internacional) que se pretenden identificar con la marca cuestionada.

5.4.2. El alcance del acuerdo de coexistencia marcaria.

5.4.2.1. En este proceso, así como en los antes referidos radicados con los números 2008-00026 y 2008-00027, la demandante se refirió a un acuerdo de coexistencia de marcas que celebró con las sociedades Caja de Compensación Familiar Cafam y de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, la autorizaron para utilizar sus marcas en el conjunto marcario que solicitó para distinguir servicios de la clase 35. Sobre este aspecto en la sentencia del 8 de agosto de 2013 la Sala precisó lo siguiente:

“La Sala, entra, en primer término, a definir si el acuerdo de coexistencia de marcas, indicado por la sociedad EPS Famisanar Ltda., es suficiente para registrar el signo solicitado por la misma.

El Tribunal de Justicia Andino, sobre el particular, indica lo siguiente:

“Acuerdos de coexistencia marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza” (proceso 104-IP-2003, publicado en la GOAC 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”).

El tribunal ha señalado al respecto que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular” (proceso 50-IP-2001, publicado en la GOAC 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: Allegra), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor” (fls. 322 a 323).

En efecto, el artículo 159 de la Decisión 486, antes transcrito, permite la existencia de registro sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, mediante celebración de acuerdos, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

(i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes;

(iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y,

(v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En la carta de 5 de julio de 2006 suscrita por el representante legal de la Caja de Compensación Familiar Cafam y dirigida a la Superintendencia de Industria y Comercio, se expresa:

“...por medio del presente documento autorizo a la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Famisanar Ltda. Cafam Colsubsidio, EPS Famisanar LIMITADA, de la cual nuestra empresa es socia, para utilizar nuestra marca Cafam con los elementos de diseño de nuestra imagen corporativa en sus marcas y enseña comercial.

Esta autorización comprende la facultad de solicitar el registro de nuestro logo como parte integral de sus registros marcarios y depósito de enseña comercial, usar la imagen de Cafam en su publicidad, anunciarse e identificar sus servicios y establecimientos con el mismo” (fl. 165).

Igualmente, en la comunicación de 5 de julio de 2006 suscrita por el Representante Legal Suplente de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Colsubsidio y dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se indica:

“...por medio del presente documento autorizo a la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Famisanar Ltda. Cafam Colsubsidio, EPS Famisanar LIMITADA, de la cual nuestra empresa es socia, para utilizar nuestra marca Colsubsidio con los elementos de diseño de nuestra imagen corporativa en sus marcas y enseña comercial.

Esta autorización comprende la facultad de solicitar el registro de nuestro logo como parte integral de sus registros marcarios y depósito de enseña comercial, usar la imagen de Colsubsidio en su publicidad, anunciarse e identificar sus servicios y establecimientos con el mismo” (fl. 167).

De acuerdo con las pruebas antes reseñadas, se observa, que tales autorizaciones, constituyen un acuerdo de hecho, pues son simples cartas unilaterales, de las que se deriva la aceptación tácita de la sociedad EPS Famisanar Ltda., respecto a la cual, el Tribunal de Justicia Andino, anota lo siguiente:

“Respecto a la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (proceso 15-IP-2003, publicado en la GOAC 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL)” (fls. 322 a 323)

Así las cosas, significa que las cartas unilaterales anteriormente trascritas, al ser simples acuerdos de hecho, no generan derechos a la parte actora y son irrelevantes jurídicamente, circunstancias que no impiden el hacer el estudio de confundibilidad del signo denegado, para saber si se encuentra o no incurso en alguna causal de irregistrabilidad” (negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

5.4.2.2. La demandante alega que la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó la decisión acusada sin referirse a las autorizaciones que la Caja de Compensación Familiar Cafam y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, socias capitalistas de la sociedad entidad promotora de salud Famisanar Limitada, Cafam Colsubsidio Famisanar Limitada, dieron para que esta última utilizara las marcas Cafam y Colsubsidio con los elementos de diseño de su imagen corporativa en las marcas y enseñas solicitara a dicha entidad.

En el expediente obran en efecto copia de los documentos de fecha 5 de julio de 2006 suscritos por los representantes legales de las mencionadas cajas de compensación familiar titulados “autorización uso de marca”, en los que se manifiesta a la Superintendencia de Industria y Comercio que autorizan a la entidad promotora de salud Famisanar Limitada, Cafam Colsubsidio Famisanar Limitada, para utilizar sus respectivas marcas Cafam y Colsubsidio con los elementos de diseño de su imagen corporativa en sus marcas y enseña comercial, precisándose que dicha autorización “comprende la facultad de solicitar el registro de nuestro logo como parte integral de sus registros marcarios y depósito de enseña comercial, usar la imagen [de Cafam y Colsubsidio] en su publicidad, anunciarse e identificar sus servicios y establecimientos con el mismo”(5). Estos fueron los mismos documentos aducidos por la demandante en los procesos 2008 0026 y 2008 0027.

La Superintendencia de Industria y Comercio no obvió en los actos acusados las autorizaciones referidas, solamente, como pasa a verse, les restó el valor que pretendía darles la solicitante de la marca, por estimar que las mismas son irrelevantes en cuanto que no desvirtúan el riesgo de confusión para el público consumidor, conclusión esta que comparte la Sala.

En la Resolución 1438 de 30 de enero de 2007 se dijo: “Ahora bien, si bien, el signo solicitado, trae como elemento principal la expresión Famisanar, registrada en conjunto por las sociedades citadas y de las cuales media “autorización para su uso en el mercado de bienes y servicios”, esto no quiere decir que las marcas sean susceptibles de registro formando parte del conjunto de una persona distinta, puesto que cada sociedad tiene por separado un derecho vigente sobre su marca, que no puede ser vulnerado con fundamento en un derecho menor como puede ser una autorización de uso de marca. || En efecto, al tratarse de personas jurídicas distintas existe una independencia en el desarrollo de su objeto social, los atributos de su personalidad, la adquisición de derechos y obligaciones, que hacen que sea imposible permitir el registro de una marca igual o similar, vulnerando aquellos derechos previamente registrados. En ese sentido, son irrelevantes para efectos de analizar la posibilidad de registro de un signo que contenga otros signos de propiedad de personas distintas, autorizaciones de uso suscritas por el titular, que solo recaen sobre uno de los derechos del titular y que no menguan el riesgo de confusión, tal como lo ha sostenido reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que el examen de esta oficina debe versar sobre la existencia de riesgo de confusión y/o de asociación, pues, está en primer orden la protección de los derechos del consumidor, frente al interés particular de los empresarios contratantes” (negrillas de la Sala).

Posteriormente, en la Resolución 8133 de 27 de marzo de 2007 la superintendencia reiteró que se encontraron semejanzas entre los signos que impiden su identificación e individualización “...sin que la existencia de un acuerdo previo celebrado entre las sociedades titulares del registro marcario y la sociedad solicitante, permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al no poder asociar el servicio con un origen empresarial determinado...”. Y explicó que “... los acuerdos de coexistencia solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efectos de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere, garantizando que la titularidad de las marcas quedará en cabeza de una sola persona o que por la delimitación de sus productos o servicios no existirá concurrencia en el mercado, lo cual no acontece en el presente caso”.

Finalmente, en la Resolución 23866 de 31 de julio de 2007 dijo la Superintendencia de Industria y Comercio que “...el consentimiento que otorgue el titular de un derecho, para que pueda registrarse por un tercero una marca con algún grado de similitud respecto de una marca previamente registrada por él, solo tendrá efecto en la medida en que se tomen las providencias necesarias para evitar el riesgo de confusión, lo que incluye conforme al artículo 159 de la Decisión 486, lo relacionado con la identificación del origen de los productos o servicios con caracteres destacados. Así las cosas no se cumplió en la presente actuación administrativa lo mencionado anteriormente, puesto que si bien se adjuntó el acuerdo de las sociedades, no se aclaró la forma como se evitaría el riesgo de confusión entre los signos de acuerdo a los criterios antes descritos”.

5.4.2.3. Ahora bien, debe anotarse que la autorización del uso de una marca a terceros debe cumplir ciertas formalidades como son la celebración de un contrato de licencia de uso y su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin que una autorización sea suficiente para surtir efectos frente a terceros y para desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor, tal como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 170-IP-2011 emitida en este proceso.

5.4.3. La inaplicación del artículo 157 de la Decisión 486 al caso concreto.

En la demanda, de otro lado, se aduce que en los actos acusados se está desconociendo el derecho que le otorga el artículo 157 de la Decisión 486 a la parte actora de poder hacer uso de marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información y prestación de servicios. Explica en efecto que lo que se pretende con la incorporación de los logos de las marcas Cafam y Colsubsidio dentro de la marca Famisanar (mixta) —para lo cual dice existe autorización de los titulares de tales marcas—, es que formen un conjunto marcario y que sean parte del mismo de modo explicativo, tal como lo permite dicha disposición comunitaria.

Pues bien, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a este tema, precisando que al tenor de lo dispuesto en la citada normativa es posible que en la conformación de marcas se utilicen frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. A este respecto se señaló en efecto lo siguiente:

“Gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca.

El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“ART. 157.—Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

(...)”.

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:

— Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

— Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

— Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. (...)” (negrillas ajenas al texto original).

En el presente asunto, examinados los actos acusados así como sus antecedentes administrativos, encuentra la Sala que al solicitarse el registro de la marca mixta Famisanar la sociedad solicitante no advirtió a la Superintendencia de Industria y Comercio que no pretendía reivindicar propiedad sobre los elementos que ahora considera explicativos, esto es, sobre las marcas Cafam y Colsubsidio, ni diferenció claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos.

Siendo ello así, es claro que se incumple con unos de los requisitos exigidos para registrar en un conjunto marcario una marca previamente registrada como elemento explicativo del mismo, pues los signos atrás referidos se solicitaron para ser usados a título de marca. Nada en sentido distinto se desprende de la petición de registro formulada ni de los recursos gubernativos que se formularon contra la decisión que negó la marca solicitada, cuya copia obra en el proceso.

Además, como antes se examinó, en este caso se induce al público consumidor a error en cuanto al origen empresarial de los servicios que distingue la marca solicitada.

En las sentencias cuyas consideraciones prohíja la Sala en este pronunciamiento se hizo precisamente el anterior examen sobre el incumplimiento en este asunto de los requisitos del artículo 157 de la Decisión 486. En el fallo de 8 de agosto de 2013 se puntualizó al respecto lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que en el caso sub examine, el titular del signo cuestionado, no demostró que la utilización de las frases o elementos (logos) que constan en la estructura de dicho signo eran explicativos o informativos al hacer referencia a otras marcas, la administración no podía registrar tal signo, pues, a los actores en el mercado se les privaría de conocer a ciencia cierta cómo se utilizaría la marca en el comercio. En otras palabras, si se hubiera concedido, omitiendo tal aspecto, se estaría desprotegiendo a los actores en el comercio de bienes y servicios, es decir, tanto a los consumidores como a la competencia, ya que correrían el riesgo de confundir indirectamente el origen empresarial del aludido signo.

De manera que la actora no cumplió con los requisitos que se necesitan para insertar los aludidos elementos (Colsubsidio y Cafam) como explicativos, que son:

Que se haga de buena fe. La Sala descarta en su análisis este requisito, toda vez que la administración solo se refirió a que la sociedad actora no cumplió con los requisitos, pero no hizo alusión en su argumentación ni probó, que la indicada sociedad al estructurar el signo mixto cuestionado en la forma en que lo hizo, tuviese el objetivo de causar daño o perjuicio, o se haya desenvuelto de manera desleal.

Que no se inserten para ser usados a título de marca.En el sub judice, se insertaron tales elementos para ser sometidos a registro con el fin de utilizarlos como marca, es decir, como distintivos de los servicios de la clase 41, sin explicar ni advertir a la Superintendencia de Industria y Comercio, que no se reivindicaba propiedad sobre dichos elementos.

Que se limite al propósito de identificación o información.Tal como está concebido el signo, no genera una información cierta sobre los servicios de la clase 41 que se ofertan en el mercado, impidiendo al público consumidor su libre elección.

Que no induzca al público consumidor a error.En el presente caso, como puede observarse en el público consumidor se genera riesgo de confusión.

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “Colsubsidio Famisanar EPS Cafam”cuestionado, para amparar los servicios comprendidos en la clase 41 internacional, al utilizar los elementos gráficos y denominativos (logos) de las marcas previamente registradas “Colsubsidio” y “Cafam”, sin cumplir con los requisitos antes enunciados que contempla la normativa andina, no es susceptible de registro, por generar riesgo de confusión indirecta, tal como lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio” (negrillas y cursivas originales).

5.4.4. Consideración adicional.

Se aclara por la Sala finalmente, como lo hizo en las sentencias del 1º y del 8 de agosto de 2013, que el hecho de que las sociedades Caja de Compensación Familiar Cafam y Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, titulares respectivamente de las marcas mixtas previamente registradas Colsubsidio y Cafam, sean a su vez socias y dueñas de la sociedad actora, no es óbice para haber efectuado el estudio de registrabilidad realizado y el análisis acerca de los acuerdos de marcas, ya que son tres personas jurídicas distintas, que en materia marcaria se conciben individualmente para garantizar los derechos que radican en cabeza de cada una de dichas sociedades y no en su conjunto. Y que el consentimiento unilateral otorgado por tales cajas a la sociedad demandante para registrar la marca mixta cuestionada, no implica que la entidad demandada deba proceder a su registro, ya que se debe proteger el interés general sobre el particular, salvaguardando al público consumidor y a sus competidores, evitándoles que incurran en riesgo de confusión, que les pueda causar perjuicios, como bien lo anota la sentencia de 11 de febrero de 2010, proferida por esta Sección(6).

5.5. Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia, pues de lo examinado se advierte que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad entidad promotora de salud Famisanar Ltda. Cafam Colsubsidio EPS Famisanar Ltda. para declarar la nulidad de las resoluciones 1483 de 30 de enero de 2007, 8133 de 27 de marzo de 2007 y 23866 de 31 de julio de 2007, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales, en su orden, se negó a la demandante el registro de la marca Famisanar (mixta), para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y se confirmó tal decisión, al resolverse, respectivamente, los recursos de reposición y de apelación formulados contra aquella.

2. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 31 de octubre de 2013».

(1) La marca se solicitó para distinguir “Servicios de telecomunicaciones, comunicaciones, internet, programas de radio, televisión”, servicios comprendidos en la clase 38 internacional.

(2) La marca se solicitó para distinguir “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, servicios comprendidos en la clase 41 internacional.

(3) El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

(4) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

(5) Folios 9 y 11 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(6) Proferida en el proceso con Radicado 2004-00068, C.P. María Claudia Rojas Lasso.