Sentencia 2008-00033 de abril 16 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 2008-00033-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actora: GNV Conversiones Ltda.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., dieciséis de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de la marca Gasamerica” (nominativa), en favor de la sociedad Corporación Venezolana del Petróleo S.A., para distinguir los productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, la actora alegó que el signo solicitado “Gasamerica” (nominativa) es similar al nombre comercial “Gas América”, de su propiedad, el cual ha venido usando con anterioridad a la citada marca cuestionada, además de que entre ellos existe conexidad competitiva, razón por la que existe un riesgo de confusión.

Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso adujo que los signos confrontados no son similares; que no se puede determinar la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos acusados con base en pruebas que no fueron oportuna y legalmente presentadas durante el trámite administrativo y que las pruebas aportadas por la actora no son suficientes para evidenciar el uso personal, continuo, real, efectivo y público en el comercio del presunto nombre comercial Gas América.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 136, literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca Gasamerica para distinguir productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

“Decisión 486.

“(…)

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinación de palabras;

(…)”

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(…)”.

De acuerdo con lo señalado por el tribunal de justicia en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

El tribunal, agregó que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

● “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

● En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

● Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

● Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”(2).

Como en el presente caso se va a cotejar el nombre comercial “Gas América” de la parte actora frente a la marca nominativa cuestionada “Gasamerica” de la sociedad Corporación Venezolana del Petróleo S.A., es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

La doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la semejanza de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias permiten detectar el grado de confusión entre las mismas.

Al respecto, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

● “Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

● Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

● Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

● Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

En relación con el aspecto ortográfico entre la marca “Gasamerica” (nominativa) y el nombre comercial “Gas América”, es preciso indicar que la primera de las nombradas es una marca simple que contiene 10 letras, 5 vocales, 5 consonantes y 5 sílabas; mientras que “Gas América” es una marca compuesta de 2 palabras, de las cuales la primera contiene 3 letras, 1 vocal, 2 consonantes y 1 sílaba, y la segunda consta de 7 letras, 4 vocales, 3 consonantes y 4 sílabas, razón por la cual la Sala advierte similitud entre dichos signos.

En relación con el aspecto fonético, cabe destacar que en las dos expresiones enfrentadas coinciden las palabras “Gas” y “América”; sus sílabas tónicas son idénticas, por lo que se observa que al ser pronunciadas hay una significativa identidad.

Gas América-Gasamerica Gas América - Gasamerica

Gas América-Gasamerica Gas América - Gasamerica

Gas América-Gasamerica Gas América - Gasamerica

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, a juicio de la Sala, también se presenta similitud, pues evoca la idea de un producto proveniente de un continente.

En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, que el signo “Gasamerica fonética y conceptualmente presenta una significativa semejanza con el nombre comercial “Gas América”, lo cual, genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación al público consumidor o potencial usuario, al no contener otro elemento que lo dote de la suficiente carga semántica que le permita obtener una eficacia distintiva e individualizadora, el cual conduzca a identificar su origen empresarial.

Ahora bien, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, es del caso antes abordar el alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó:

“Los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 regulan lo relacionado con el momento en que se genera el derecho exclusivo sobre un nombre comercial y, en consecuencia, el momento desde el cual se debe proteger dicho signo distintivo.

De conformidad con los artículos mencionados existe protección del nombre comercial, de conformidad con los siguientes parámetros:

El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el sistema de registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000).

Tal protección se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Lo anterior quiere decir que si un país miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado. 

Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

Protección en relación con signos idénticos y similares.

El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación.

Por otro lado, el artículo 192 de la misma decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso constante, real y efectivo con anterioridad al registro de una marca idéntica o similar y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación.

Además, es del caso precisar que el depósito o registro del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo, pero no otorga derecho de prelación, ni de exclusividad, que permita a su titular actuar contra terceros, dado que el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

Por tanto, la Sala considera que si bien es cierto que el nombre comercial “Gas América” se encontraba depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad del signo en conflicto, también lo es que para que la actora pueda adquirir el derecho exclusivo y la protección de su nombre comercial, debe probar el uso constante, real y efectivo del mismo.

En tratándose a las pruebas para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial, esta Sección en sentencia de 5 de marzo de 2015(3), trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

El tribunal de justicia en anteriores interpretaciones prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la GOAC 581, de 12 de julio de 2000).

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

A este respecto, es del caso aclarar que quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional, que lo ha venido utilizando con anterioridad. Así, lo indicó la citada interpretación prejudicial, rendida dentro de este proceso:

“Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario’(4)” (sic). (“Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Dentro de las pruebas allegadas al expediente, tendientes a demostrar el uso del nombre comercial “Gas América” de la parte actora, figuran las siguientes:

- El certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde consta que dicha sociedad fue constituida el 23 de julio de 2001, mediante escritura pública núm. 0000971 de la Notaría 16 del Círculo de Bogotá (folios 2 a 3).

- Certificado de depósito 15519, emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio, del nombre comercial “Gas América”, en donde consta que fue concedido mediante la Resolución 22288 de 9 de septiembre de 2004 (folios 163 a 164).

- Copias de facturas comerciales de venta expedidas por la actora, en el período comprendido entre el 2 de julio de 2004 hasta el 2 de mayo de 2007 (folios 54 a 60).

- Comunicación de 1º de diciembre de 2004, enviada por el gerente de GNV Inversiones Ltda., al Banco de Bogotá, en donde consta el signo “Gas América” (folio 61).

- Comunicación de 3 de marzo de 2005, enviada por el gerente de GNV Inversiones Ltda., al Banco de Bogotá, en donde consta el signo “Gas América” (folio 62).

- Comunicación de 1º de diciembre de 2004, enviada por el gerente de GNV Inversiones Ltda., al Gas Natural S.A., en donde consta el signo “GAS América” (folio 65).

- Comunicación de 27 de diciembre de 2005, enviada por el gerente de GNV Inversiones Ltda., al Almaviva, en donde consta el signo “Gas América” (folio 66).

- Comunicación de 5 de enero de 2005, enviada por el gerente de GNV Inversiones Ltda., a Horizonte pensiones y cesantías, en donde consta el signo “Gas América” (folio 67).

- Comunicación de 17 de enero de 2006, enviada por el gerente de GNV Inversiones Ltda., a Famisanar, en donde consta el signo “Gas América” (folio 68).

- Certificado del contador público Miguel A. Rozo C., en el cual consta que la sociedad GNV Inversiones Ltda. - Gas América, en sus registros contables y presentación de los estados financieros, sigue las normas de los Decretos 2649 y 2650 de 1993, reglamentarios de la contabilidad en Colombia y que invirtió en publicidad los siguientes valores: $1.503.190 en el período de 1º de junio a 31 diciembre de 2004; $3.989.966 en el año 2005; $6.202.183 en el año 2006; $8.030.719 en el período de 1º de enero a 30 noviembre de 2007, con sello de reconocimiento ante la Notaría Octava de Bogotá de 15 de enero de 2008 (folio 43).

- Certificado del gerente de Nuevo Estilo Impresores Ltda., expedido en Bogotá el 14 de enero de 2008, en el cual consta que tiene vínculos comerciales con la actora, en la elaboración de todo tipo de papelería comercial, como facturas, volantes, tarjetas, etc., desde el 2004, tiempo durante el cual le ha impreso el logotipo GNV Conversiones Ltda. – Gas América (folio 71).

Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 2004 la sociedad GNV Conversiones Ltda., viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial “Gas América” con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de éste fue presentada el 8 de mayo de 2006 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud.

Las comunicaciones de 22 de septiembre de 2006, de 9 de octubre de 2006, de 26 de marzo de 2007, de 27 de agosto de 2007 y el formato de cotización y vinculación del establecimiento de comercioGas América” de 27 de noviembre de 2006 no pueden ser tenidas en cuenta, por ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud del signo cuestionado.

Por su parte, las fotografías a color de la fachada e interior del establecimiento “Gas América” (folios 49 a 52); las tarjetas de presentación comercial de Alessandro Bezzola, Nora Vergara H., Ana Sofía Rodríguez, y de Guido Vargas, en sus condiciones de gerente, subgerente, asesor comercial y asesor de ventas de GNV Conversiones Ltda., respectivamente, y los stickers y volantes publicitarios (folios 45 a 48), al no tener fecha, no pueden ser tenidas en cuenta para demostrar que el uso del referido nombre comercial fue anterior a la fecha de la solicitud de registro del signo cuestionado.

Tampoco puede ser tenido en cuenta el poder conferido el 24 de septiembre de 2004 a un abogado por parte del representante legal de GNV Inversiones Ltda., ante notario público, para un proceso civil en Bogotá, adelantado contra la sociedad Gas América S.A., por no constituir prueba del uso de un nombre comercial, de acuerdo con los criterios antes expuestos.

De otra parte, teniendo en cuenta que dentro del análisis debe establecerse si existe o no conexión competitiva, es necesario analizar los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

Al respecto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios”(5).

En relación con las clases a la que pertenecen los productos o servicios, cabe mencionar que “el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad”(6).

En el sub lite, la marca nominativa cuestionada Gasamerica”, de la Corporación Venezolana del Petróleo S.A., fue solicitada para amparar los siguientes productos de la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza: “aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado, bujías y mechas para el alumbrado”.

Y el nombre comercial “Gas América” de la actora identifica los siguientes servicios de la clase 37 de dicha clasificación: “servicios de montaje y la administración de talleres de conversión de vehículos de gasolina o diésel a gas natural comprimido, propios o de terceros; representación, importación, distribución, comercialización y venta de motores a gas natural, equipos de conversión, partes y piezas de equipos de conversión al público o a otros talleres, asesoría a terceros para el montaje y administración de talleres de conversión, práctica de revisiones técnicas para efectos de certificación, reparación de equipos de conversión, motores de gas natural y partes y piezas; adecuación, montaje, instalación, operación, arrendamiento y comercialización de estaciones de servicio de gas natural comprimido vehicular, la conversión o instalación de quipos industriales que utilicen gas natural como combustible y todas las actividades relacionadas con la industria de gas natural”.

Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al caso sub examine, estima la Sala que entre las citadas clases existe una relación, especialmente, en lo que concierne al producto de gasolina, además de que los productos del signo cuestionado requieren o pueden requerir de las actividades que realiza la actora para tener su marca en el mercado; se promocionan por los mismos medios folletos, televisión, prensa-, e implican un uso complementario. Por lo tanto, observa la Sala que existe conexión competitva.

En este orden de ideas, al existir entre los signos confrontados una similitud y una relación entre los productos y servicios que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

Por consiguiente, concluye la Sala que no tuvo razón la Superintendencia demandada al otorgar el registro de la marca “Gasamerica” del tercero interesado en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad de la Resoluciones demandadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de los actos administrativos acusados.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar la inscripción del certificado de registro de la marca “Gasamerica” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad Corporación Venezolana del Petróleo S.A.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2015».

2 Ibídem.

3 Expediente núm. 2009-00311-00. Actora: Farben S.A. Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.

4 “Proceso 3-IP-98, caso: Bella mujer, publicado en la GOAC 338 del 11 de mayo de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.”

5 Expediente 2006-00373-00. Actora: Meals de Colombia S.A. Consejera ponente doctora María Elizabeth García González.

6 Interpretación prejudicial rendida, dentro del proceso 094 IP- 2010, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.