Sentencia 2008-00037 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2008-00037-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Grupo Giuleti S.A.

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto acusado.

Está constituido por la Resolución 1542 de 31 de enero de 2005 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual concedió en favor de la sociedad Ludecol S.A. el registro de la marca mixta ETBE para para distinguir compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de aceites, grasas industriales, lubricantes, aditivos para combustible, incluyendo gasolina para motores, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad Giuleti S.A. estima que el citado acto es violatorio de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues a su juicio el signo referido no podía constituirse como marca por incurrir en distintas causales de irregistrabilidad.

2. La normativa aplicable al asunto.

De acuerdo con lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso son aplicables al presente asunto las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[…]”.

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

[…]

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

[…]

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

[…]”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Se aclara por el tribunal que no resulta aplicable el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486(9) citado en la demanda, porque no se está solicitando el registro de un signo tridimensional sino el de uno mixto con un gráfico de un envase. Por lo tanto en el examen de fondo que sigue no se abordará la censura relativa a la supuesta violación de dicha disposición.

3. Examen de fondo del asunto.

3.1. El concepto de marca y los requisitos para que un signo sea registrado como tal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

• La perceptibilidad, que es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquellos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados.

• La distintividad, que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión.

• La susceptibilidad de representación gráfica, que es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

3.2. Los signos descriptivos, genéricos, comunes o usuales y los engañosos.

La Sala se referirá también a manera de premisa general a los conceptos de los referidos signos con fundamento en las anotaciones expresadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso:

a) Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva cuando al formular la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

b) La denominación genérica determina el género del objeto que identifica, por lo cual no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

Los signos genéricos en principio carecen de aptitud distintiva, ya que si bien conceptualizan a los propios productos y servicios no sirven para individualizarlos(10).

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando precisamente la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. En efecto, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto en tanto que el mismo en su conjunto resulte suficientemente distintivo.

c) Los signos comunes corresponden a aquellas indicaciones que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país son las designaciones comunes o usuales de los productos o servicios de que se trate.

Si bien el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

En relación con los elementos gráficos ocurre lo mismo que con los elementos nominativos. Si son de uso común pueden formar un conjunto marcario al unirse con otros elementos que generen distintividad.

d) El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.

Sobre esta prohibición el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”(11).

3.3. Análisis de las causales de irregistrabilidad invocadas.

3.3.1. Según lo expuesto previamente, en criterio de la demandante el signo mixto ETBE para distinguir servicios de la clase 35 internacional no podía constituirse como marca por incurrir en distintas causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así: i) carecer de distintividad (literales a y b), ya que con el registro concedido a la marca ETBE & DISEÑO en la clase 35 se concedió exclusividad sobre el uso de una expresión que se destina para comercializar un producto cuyo nombre genérico es ETBE, lo cual resulta ilegal y vulnera claramente el ordenamiento jurídico andino; ii) ser un signo descriptivo (literal e), pues por constituir la expresión ETBE la sigla con la cual se identifica un aditivo químico para combustibles la misma sirve para describir el producto que se comercializa con la marca; iii) ser un signo genérico y usual (literales f y g), comoquiera que la denominación ETBE es la sigla del nombre químico del aditivo para combustibles conocido con el mismo nombre y que se trata de una expresión comúnmente usada en el mercado, tanto en la literatura sobre el componente químico que identifica, como en las etiquetas de los productos que los contienen; y iv) ser un signo engañoso (literal i), lo cual se derivaría del hecho de la comercialización de productos bajo la marca ETBE que no contengan dicho aditivo, pues ante el público consumidor el servicio que se pretende identificar consiste únicamente en la comercialización del aditivo ETBE.

3.3.2. Aunque en principio no resulta lógico que un signo pueda ser descriptivo (en cuanto que identifica cómo es el producto y/o servicio designado con el signo) y a la vez genérico (en tanto que señala qué es el respectivo producto y/o servicio), como se aduce en la demanda, en todo caso es claro para la Sala que el signo mixto ETBE no constituye una denominación genérica de los servicios que pretende distinguir, esto es, los servicios de compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de aceites, grasas industriales, lubricantes, aditivos para combustible, incluyendo gasolina para motores, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pues la expresión ETBE no corresponde a aquella denominación que se utilizaría necesariamente cuando se responda al cuestionamiento de qué es el servicio (o los servicios) que la misma identifica.

Ahora bien, debe repararse que para la parte actora la denominación ETBE es la sigla del nombre químico del aditivo para combustibles conocido con el mismo nombre y que por ello es una expresión genérica. Es decir que lo que plantea la parte actora es la supuesta genericidad del signo ETBE como marca de aditivos para combustible, en cuanto que estima que dicho signo corresponde al nombre genérico o técnico precisamente del citado producto(12).

En este asunto, según se deduce de los antecedentes del asunto, la controversia no gira en torno al registro de una marca que identifique productos como el citado sino al registro de los servicios antes señalados de la clase 35 internacional, de tal suerte que la argumentación que presenta la parte actora para fundamentar su acusación no resulta procedente(13), por lo cual carece de sustento su acusación sobre la violación del literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

3.3.3. De otro lado, estima la demandante que la expresión ETBE es comúnmente usada en el mercado, tanto en la literatura sobre el componente químico que identifica, como en las etiquetas de los productos que los contienen, por lo que su registro para identificar la comercialización del mismo resulta ser descriptivo (¿?) y por tanto debió ser negado.

Como antes se señaló, los signos comunes corresponden a aquellas indicaciones que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país son las designaciones comunes o usuales de los productos o servicios de que se trate.

La Sala no encuentra prueba alguna en el expediente que le permita establecer que el signo objeto de demanda sea un signo que se utilice en el lenguaje corriente o en el uso comercial para distinguir los servicios de la clase 35, de modo tal que tampoco puede predicarse violación de lo dispuesto en el literal g) del artículo 135 de la norma comunitaria antes referida.

3.3.4. Los signos descriptivos sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de los productos o servicios.

La prohibición de registro de las expresiones descriptivas tiene como fundamento que estas carecen de poder distintivo, pues el consumidor al observarlas no las reputará como marcas sino como elementos de información adheridos al producto o a su envase o referidos al respectivo servicio. Estos signos deben permanecer libremente disponibles para que puedan ser utilizados por todos los empresarios, pues los términos descriptivos dotados de carga positiva podrían fácilmente agotarse si se permitiera que fueran apropiado individualmente, lo cual imposibilitaría que los comerciantes pudieran describir a sus productos o servicios, atentándose a su vez contra el derecho de los consumidores a ser informados.

Alega la demandante que la marca cuestionada reproduce el nombre del producto que es objeto de los servicios que distingue, esto es, compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de aceites, grasas industriales, lubricantes, aditivos para combustible, incluyendo gasolina para motores, servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Sala encuentra en este punto que sí le asiste razón al demandante, pues en efecto la marca mixta ETBE consiste exclusivamente en un signo que sirve en el comercio para describir algunas informaciones de los servicios para los cuales ha de usarse, en concreto porque refiere directamente uno de los productos que son objeto de “compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación”.

A este respecto es pertinente anotar que el signo ETBE describe ciertamente el aditivo para combustibles(14) que en el sector especializado al cual se dirigen los servicios que pretende distinguir es conocido precisamente con ese mismo nombre, tal como dan cuenta los distintos documentos que obran como anexos de la demanda, cuyo contenido no fue desvirtuado por la entidad demandada.

De esta forma se advierte claramente que el signo referido simplemente describe el objeto del servicio a través de una denominación que constituye exclusivamente una información necesaria y conocida del mismo, información que por ende no puede ser de apropiación exclusiva por ningún empresario.

Lo anterior es demostrativo claramente de la vulneración de lo dispuesto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con lo señalado en los literales a) y b) de dicha norma, pues a través del acto acusado se concedió el signo que incurre en causal objetiva de irregistrabilidad y que por ende carece de poder o fuerza distintiva para constituirse como marca.

4. Conclusión.

Por lo anterior y sin que resulte necesario examinar las demás acusaciones que formula la demandante, la Sala declarará la nulidad de la Resolución 1542 de 31 de enero de 2005 proferida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al haberse desvirtuado su presunción de legalidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 1542 de 31 de enero de 2005 proferida por la jefe de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual mediante la cual concedió el registro de la marca mixta ETBE a favor de la sociedad Ludecol S.A. para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el registro de la marca mixta ETBE a favor de la sociedad Ludecol S.A. para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de este fallo en la gaceta de la propiedad industrial.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 22 de agosto de 2013».

(9) “ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que: […] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; […]”.

(10) En ese sentido, la denominación genérica es reputada la antítesis de la marca, pues por su propia naturaleza este signo se refiere a un género de cosas, mientras que la función de la marca es especificar productos y servicios dentro del género.

(11) Proceso 82-IP-2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 891 de 29 de enero de 2003.

(12) Aclara que en el extracto del Merck Index —la enciclopedia más conocida sobre compuestos químicos— aparece la expresión ETBE como el nombre del compuesto químico Ethyl Tert Butyl Ether.

(13) Esta misma conclusión resulta aplicable frente al elemento gráfico de la marca cuestionada (un envase en forma característica) pues de considerarse usual, tal connotación se predicaría respecto de la marca del producto adictivo para combustibles pero no de los servicios que comprende la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

(14) Aunque no corresponde a la expresión registrada, en el conjunto de la marca cuestionada, esto, es, en el signo mixto como tal, se lee la leyenda “Aditivo para combustible” dentro de la figura de un envase característico de productos tales como aceites, lubricantes y aditivos (fl. 286 del exp.).