Sentencia 2008-00050 de noviembre 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 11001032400020080-0050 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Colgate Palmolive Company

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo Fluocardent Sensitive Whitening, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad JGB S.A. para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...).

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) Carezcan de distintividad;

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca Fluocardent Sensitive Whitening, a favor de la sociedad JGB S.A., para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado.

5.1. Examen de registrabilidad.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”...

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que este último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa...”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y las marcas previamente registradas, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestiona
Marcas previamente registradas

Fluocardent Sensitive Whitening
(Nominativa clase 3 )
Colgate Sensitive
(Mixta clase 3)
Colgate Total Plus Whitening
(Mixta clase 3)



Fluocardent Sensitive Whitening
S 2008-00050IM1.jpg
S 2008-00050IM2.jpg

Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección(1), al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de otras que son mixtas, debe recordarse que el tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial 106-IP-2011:

“Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410, de 24 de febrero de 1999)”.

En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Fluocardent Sensitive Whitening, Colgate Sensitive y Colgate Total Plus Whitening; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues los vocablos Sensitive y Whitening que contienen, son descriptivos de los productos que distingue la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el(los) elemento(s) diferente(s) que integra(n) el signo.

En efecto, respecto de la exclusión de palabras genéricas, descriptivas y de uso común del cotejo marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial 34-IP-2013 que “... el titular de ... (una) marca no puede impedir que las palabras genéricas, de uso común o descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario”.

Precisamente, la Sala considera que las palabras Sensitive y Whitening son descriptivas de los productos que distingue la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues describen características de los mismos, como lo son los efectos sensitivos y de blanqueamiento de las pastas de dientes o dentríficos. En efecto, a pesar que ambas palabras son denominaciones en ingles, lo cierto es que resulta evidente para los consumidores que ellas describen características de los productos que distingue la clase 3 internacional, pues, por un lado, la estructura del vocablo Sensitive es prácticamente igual a la de la palabra Sensitivo, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es un adjetivo que se refiere a “... la virtud de excitar la sensibilidad”; y, por otro, Whitening, que en su forma de gerundio proviene del adjetivo en ingles White, cuyo significado conceptual se han generalizado en la sociedad colombiana por las masivas campañas publicitarias de blanqueamiento dental, significa blanco y está relacionado precisamente con el blanqueamiento de dientes.

5.1.1. Comparación ortográfica(2) y fonética(3).

Como primera medida, se tiene que el cotejo del elemento diferente de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

Fluocardent, Colgate, Colgate Total Plus, Fluocardent, Colgate, Colgate Total Plus, Fluocardent, Colgate, Colgate Total Plus, Fluocardent, Colgate, Colgate Total Plus, Fluocardent, Colgate, Colgate Total Plus, Fluocardent, Colgate, Colgate Total Plus, Fluocardent, Colgate, Colgate Total Plus, Fluocardent, Colgate, Fluocardent, Colgate. Colgate Total Plus,

De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, el elemento diferente de cada una de las marcas tiene una longitud distinta, pues el del signo cuestionado está compuesto por once (11) letras y el de los previamente registrados, Colgate y Colgate Total Plus, por siete (7) y dieciséis (16), respectivamente. Aunado a lo anterior, salta a la vista que la secuencia vocálica los elementos diferentes de las marcas es completamente diferente, pues ninguno es coincidente.

Así mismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de los vocablos Fluocardent, Colgate y Colgate Total Plus produce una tonalidad completamente diferente.

5.1.2. Comparación ideológica(4).

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues las partículas Fluocardent y Colgate son de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

En conclusión, se observa que la marca Fluocardent Sensitive Whitening no es semejante, a los signos Colgate Sensitive y Colgate Total Plus Whitening, porque las partículas Fluocardent, Colgate y Colgate Total Plus, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.

Pese a lo anterior, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca Fluocardent Sensitive Whitening genera confusión en el consumidor y si ella se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

5.2. Riesgos de asociación y/o confusión.

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el tribunal precisó en la interpretación prejudicial 045-IP-2009 lo siguiente:

““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “Sheraton”, publicado en la Gaceta Oficial 1648, de 21 de agosto de 2008)”.

En el caso sub examine el registro de la marca Fluocardent Sensitive Whitening se otorgó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y los registros que se habían concedido previamente a los signos Colgate Sensitive y Colgate Total Plus se otorgaron para distinguir “cremas dentales y enjuagues bucales” en la misma clase.

Ahora, aplicando las reglas del tribunal de justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que los signos Fluocardent Sensitive Whitening y Colgate Sensitive y Colgate Total Plus Whitening no son semejantes pero distinguen productos similares.

Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si Fluocardent Sensitive Whitening es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Fluocardent Sensitive Whitening se otorgó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y aquellos que se habían concedido previamente a las marcas Colgate Sensitive y Colgate Total Plus Whitening son para distinguir “cremas dentales y enjuagues bucales” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca Fluocardent Sensitive Whitening es suficientemente distintiva respecto de Colgate Sensitive y Colgate Total Plus Whitening, pues a pesar de que identifican productos análogos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Fluocardent Sensitive Whitening, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado y no es idéntica ni similar a las marcas Colgate Sensitive y Colgate Total Plus Whitening.

A propósito, en un caso similar, en el que se concedió el registro de la marca Totaldent, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que no era semejante ni confundible con el signo Colgate Total, previamente registrado para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó:

“En conclusión, se observa que la marca Totaldent no es semejante, ni constituye una reproducción, imitación o transcripción total o parcial del signo Colgate Total, por cuanto está compuesta por un número distinto de letras, y porque las partículas Dent y Colgate, que constituyen el elemento diferente de las marcas sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Totaldent, cuyo registro se solicitó para distinguir productos correspondientes a la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues no es idéntico ni similar a la marca Colgate Total,

Aunado a lo anterior, no sobra advertir que resulta irrelevante estudiar en el caso sub examine si existe riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas Colgate Total y Totaldent, pues al haber constatado que los signos son diferentes queda claro que no es posible que ninguna de estas hipótesis se presente, ya que la identidad o semejanza entre los signos constituye uno de los requisitos indispensables para el acaecimiento de estos hechos”(5).

Aunado a lo anterior, se advierte que no es dable atender el argumento expuesto por el demandante, en virtud del cual señala que JGB S.A. desarrolló una conducta constitutiva de competencia desleal al registrar el signo Fluocardent Sensitive Whitening, pues lo cierto es que no aportó pruebas que permitieran corroborar dicha información. De hecho, sobre el particular, debe recordarse que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 11001032400020030011101, actor: Montres Rolex S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(2) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(3) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(4) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 11001032400020020027401, actor: Allergan Inc., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”

(5) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 1º de noviembre de 2012, actor: Colgate Palmolive Company, Rad. 110010324000200400406 01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.