Sentencia 2008-00065 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2008-00065-00.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Botica Comercial Farmacéutica Ltda.

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos administrativos acusados, negó el registro de la marca “Nativa SPA O Boticário” (mixta) a Botica Comercial Farmacéutica Ltda., para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que la marca solicitada para registro se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque, de una parte, se presenta confundibilidad con la marca denominativa “Nativa”, registrada previamente para distinguir productos de la misma Clase y, de otra, existe una relación entre los productos que identifican los signos en conflicto.

Al respecto, la actora alegó que entre la marca mixta cuestionada

“Nativa SPA O Boticário” y la marca registrada “Nativa” no existe riesgo de confusión, dado que dichas marcas son suficientemente diferentes, al existir claras diferencias visuales, conceptuales, ortográficas y fonéticas, que marcan la capacidad distintiva del signo solicitado.

Adujo, además, que en el cotejo marcario la demandada debió evaluar la integridad de los elementos de la marca cuestionada, sin realizar fraccionamientos o divisiones y desconocer las palabras “SPA” y “O Boticário”, que le imprimen novedad y distintividad a la misma, y sin limitar su estudio a esta la expresión “Nativa”, que se encuentra en ambas marcas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), y b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de dicha Decisión.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “Nativa SPA O Boticário” para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”.

“ART. 136.—“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

“ART. 150.—“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en este proceso:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, pág. 215).

2.En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3.Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4.Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss.)”(2).

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

 

S2008-00065CSJ A
 

 

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”(3).

Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la actora, con otra marca mixta, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento predominante en dichas marcas es el denominativo, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen, sin que la grafía especial de las expresiones de las marca solicitada y la parte gráfica de la marca registrada sean de relevancia, amén de que los productos amparados bajo las mismas son solicitados a su expendedor por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

De manera, que el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca.

Antes de ello, es del caso señalar que la interpretación prejudicial sugiere que el juez consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

Al efecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo:

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario.

La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos” (las negrillas y subrayas fuera de texto)

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “SPA”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SignoTitular
SPA Thira (nominativa)Thermolase Corporation
Art of SPA (nominativa)Helena Rubistein
Summum SPA (mixta)Laboratorios de Especialidades Cosméticas Esko Limitada.
La Riviera SPA (mixta)La Riviera S.A.
Sea SPA des Pieds (nominativa)Ebel International Limited
Body SPA Natural Care(mixta)Jafer Limited
Home SPA(mixta)Correa Torres Ángela María

 

De tal manera que ello impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo respecto de las expresiones “Nativa” “O Boticário” de la marca cuestionaday “Nativa” de la marca registrada, toda vez que la expresión “SPA” es una palabra de uso común, la cual no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Ahora, entre las marcas “Nativa” “O Boticário” y “Nativa”,advierte la Sala que en ambas marcas coincide la palabra “Nativa” y que la única diferencia que se observa entre las marcas en conflicto son las expresiones “O Boticario”,que no gozan de la suficiente distintividad, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, sin causar riesgo de confusión indirecta o asociación, en el público consumidor, acerca del origen empresarial, como quiera que la fuerza distintiva se encuentra en la expresión “Nativa”.

Así las cosas, la marca “Nativa” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “Nativa SPA O Boticário” de la parte actora, para distinguir los productos de la misma Clase, son similares, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo SPA, por tratarse de una partícula común en muchas marcas, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que dicha palabra puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los productos de la Clase 3ª de la referida clasificación, además de que las expresiones “O Boticario” no le otorgan la suficiente distintividad a la marca cuestionada.

Al existir ese vínculo de semejanza significativa del signo cuestionado con la marca “Nativa” previamente registrada, la Sala considera que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión indirecta para el consumidor, en lo tocante al origen empresarial, pues éste puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular, o que se trata de unos nuevos productos del signo previamente registrado.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó:

“...El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: Sheraton).

(...).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado”(4). (las negrillas y subrayas fuera de texto)

No obstante lo anterior, dentro del análisis debe tenerse en cuenta si existe o no conexión competitiva respecto a los productos que las marcas en disputa protegen.

Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“La Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios”(5).

En el caso sub examine, se tiene que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos.

En este orden de ideas, al no poseer la marca solicitada por la actora “Nativa SPA O Boticário” la condición de distintividad necesaria y existir entre los signos confrontados una semejanza significativa, es claro para la Sala que existe un riesgo de confusión o asociación de que el consumidor pueda confundirse acerca de su origen empresarial, que supone que los productos provienen del mismo titular, productor o fabricante, y que conllevaría al consumidor medio a asociar los productos de la marca “Nativa SPA O Boticário” con los del signo “Nativa”, beneficiando la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro.

Por consiguiente, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, lo que impone denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TIÉNESE a la doctora Astrid Paternina Márquez, como apoderada de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el poder y los documentos anexos obrantes a folios 372 a 375 del expediente.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Proceso 098-IP- 2012

(3) Ibídem

(4) Ibídem

(5) Expediente 2006-00373-00. Actora: Meals de Colombia S.A. C.P. María Elizabeth García González.