Sentencia 2008-00069 de agosto 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 110010324000200800069 00

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Actora: Adolor Corporation

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tema: Abandono de solicitud de patente de invención porque no se pagó ni solicitó examen de patentabilidad dentro de los seis meses a la publicación de la solicitud en la gaceta de la propiedad industrial

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: II. Consideraciones de la Sala

Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011(1).

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) los actos administrativos demandados; iii) la normativa comunitaria que regula el registro de los signos y las marcas iv) las normas invocadas en la demanda y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) análisis y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado y vi) conclusiones.

1. El problema jurídico.

El problema jurídico general que debe abordar la Sala en este caso es el de realizar un estudio de legalidad de las resoluciones 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se declaró el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “[…] derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso […]”.

El estudio de legalidad se limitará a los cargos propuestos por la sociedad Adolor Corporation en el escrito de la demanda, a saber: i) violación de los artículos 64 del Código Civil Colombiano y 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y ii) violación del artículo 44 de la Decisión 486.

2. Los actos administrativos demandados.

Se pretende la nulidad de las resoluciones nros. 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyo contenido es el siguiente:

i) Resolución 14754 de 25 de mayo de 2007, que declaró el abandono de la solicitud de patente de invención, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

“[…]

RESUELVE:

ART. 1ºDeclarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución […]”.

La Superintendencia de Industria y Comercio adoptó la decisión teniendo en cuenta que contados seis meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición por la parte interesada para que se efectuara el examen de fondo de la solicitud de registro.

ii) Resolución 30583 de 24 de septiembre de 2007 mediante la cual se confirmó lo resuelto en la Resolución 14754 de 2007, esto es, la declaratoria de abandono de la solicitud de la patente de invención de “[…] derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso […]”.

“[…]

RESUELVE

ART. 1º—Confirmar la decisión contenida en la Resolución 14754 del 25 de mayo de 2007, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de invención […]”.

3. Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas.

La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sustituyéndose de esta forma el Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino.

El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario Andino.

En el tema de marcas y patentes, la Comisión de la Comunidad Andina profirió las decisiones 344 y 486 como un medio para la adecuada y efectiva protección a los titulares de derechos de propiedad industrial.

En este sentido y mediante la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, estableció un Régimen Común sobre Propiedad Industrial aplicable a sus Estados miembros, el cual regula la materia de patentes en el título II, que comprende: los requisitos y el procedimiento para la patentabilidad; los titulares de la patente; las solicitudes de patente y el trámite de la solicitud; los derechos que confiere la patente; las obligaciones del titular de la patente; el régimen de licencias obligatorias; el régimen de los actos posteriores a la concesión; la cancelación y la nulidad de la patente.

Dado que en este caso el actor argumenta que las resoluciones nros. 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre de 2007, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de las cuales se declaró el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “[…] derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso […]”, vulneran los artículos 64 del Código Civil Colombiano y 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Sala enunciará el contenido de dichos mandatos y, posteriormente, se analizará el marco de la interpretación prejudicial que, para este caso, realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4. Las normas comunitarias invocadas en la demanda y la interpretación prejudicial del tribunal de justicia.

En primer orden, la Sala estudiará las normas invocadas en la demanda; en segundo orden, se estudiará la figura de la interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y finalmente, se analizará la interpretación del tribunal en este caso concreto y se expondrán unas conclusiones.

4.1. Normativa invocada por la parte demandante.

Tal como se explicó al abordar el problema jurídico, en criterio de la sociedad Duna Enterprise S.L., resoluciones 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003 desconocieron los artículos 64 del Código Civil Colombiano y 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que disponen lo siguiente:

i) Artículos 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“[…]

TITULO II

De las patentes de invención

CAPITULO I

De los Requisitos de Patentabilidad

‘ART. 14.—Los Países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

[…]

‘ART. 44.—Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono […]”.

ii) Artículo 64 del Código Civil Colombiano:

“[…]

ART. 64.—Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc […]”.

4.2. Marco jurídico de la Interpretación Prejudicial.

Por petición del Consejo de Estado y en el marco del Proceso 318-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, se creó el Tribunal de Justicia, el cual fue modificado por el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. Dicho Protocolo fue aprobado por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron declaradas exequible por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir interpretaciones prejudiciales de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos de cada uno de los Estados miembros.

En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.

Asimismo, establece en su artículo 33 que “[…] Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”.

La Sala considera de la mayor importancia señalar que esa misma disposición establece en su inciso segundo que “[…] En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal […]”.

En el artículo 34 se establece que “[…] El tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”.

El Protocolo dispone en su artículo 35 que “[…] el juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del Tribunal […]”.

En este mismo sentido, la Sala considera importante señalar que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001, aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema de la interpretación prejudicial.

4.3. La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto.

Tal como se explicó en esta providencia, en el marco del Proceso 318-IP-2014 y por solicitud de esta Corporación en el marco del proceso de que se trata, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Las conclusiones a que arribó el tribunal son las siguientes:

“[…]

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emite el siguiente:

Pronunciamiento:

Primero: El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

La Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486.

Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Segundo. Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

— Publicación de la solicitud de patente.

— Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad.

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna”. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad.

En consecuencia, para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso […]”.

Finalmente, el tribunal de justicia señaló que conforme con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación al emitir el fallo en el proceso interno.

La Sala, teniendo en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concluye lo siguiente:

Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son: i) la publicación de la solicitud de patente; ii) la petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que se realice el examen de patentabilidad; iii) el pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna de cada Estado miembro.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “[…] Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad […]”.

En consecuencia, “[…] para no incurrir en la causal de abandono consagrada en el artículo 44 de la Decisión 486, el solicitante deberá pedir expresamente a la Oficina de Patentes, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, que se realice el examen de patentabilidad y pagar la tasa respectiva, si fuese del caso […]”.

5. Análisis del caso concreto y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado.

Tal como se explicó, corresponde a la Sala realizar un estudio de legalidad de las resoluciones 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre 2007, mediante las cuales el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso”.

El estudio se limitará a los cargos de nulidad propuestos por la sociedad Adolor Corporation en el escrito de demanda, a saber: i) violación de los artículos 64 del Código Civil Colombiano y 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y ii) violación del artículo 44 de la Decisión 486.

La Sala procederá al análisis conjunto de los cargos teniendo en cuenta que el presunto desconocimiento de las normas invocadas en la demanda se fundamenta en el argumento de que la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir las resoluciones demandadas, desconoció la ocurrencia de un caso fortuito y una fuerza mayor y, además, no aplicó el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental.

Lo anterior porque, en criterio de la sociedad Adolor Corporation, la autoridad demandada no aceptó la excusa por la acreditación extemporánea del pago y de la solicitud de examen de patentabilidad de la invención denominada “derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso”, que se fundamentó en que la señora Liliana Placeres, Directora de la Sección de Patentes para Latinoamérica de la entidad, quien era la encargada de autorizar tal diligencia, sufrió un accidente que la incapacitó por más de cuatro (4) meses.

Cargo único: Violación de los artículos 64 del Código Civil Colombiano y 14 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Para efectos de la decisión del cargo único de nulidad, la Sala explicará, en primer orden, cuál es la normativa que rige el procedimiento de solicitud de registro de patente; en segundo orden, se procederá al estudio de las instituciones jurídicas denominadas fuerza mayor y caso fortuito y, finalment5e, se abordará el estudio del caso concreto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se pueden otorgar patentes para invenciones “[…] sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial […]”.

En este orden de ideas, quien desea patentar una invención debe presentar una solicitud, ante la oficina nacional competente —en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio—, la cual debe contener lo siguiente: i) el petitorio, ii) la descripción, iii) una o más reivindicaciones; iv) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención; v) el resumen de la invensión; vi) los poderes que fuesen necesarios; vii) el comprobante de pago de la tasa establecida y, de ser el caso; viii) copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de cualquiera de los Estados miembros cuando es país de origen; ix) copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Estados miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los estados de origen; x) el certificado de depósito del material biológico; y xi) la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Conforme al artículo 27 de la Decisión 486, el petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: i) el requerimiento de concesión de la patente; ii) el nombre y la dirección del solicitante; iii) la nacionalidad o domicilio del solicitante; iv) el nombre de la invención; v) el nombre y el domicilio del inventor; vi) el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; vii) la firma del solicitante o de su representante legal; y, de ser el caso, viii) la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el Estado miembro.

La oficina competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si esta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 referidos, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo podrá ser prorrogado por una sola vez y por un período igual al inicial, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados la solicitud, esta se considerará abandonada y perderá su prelación.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el Estado miembro, o cuando sea el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado. Conforme con el artículo 40 de la Decisión 486, la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud. No obstante lo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Si se presentó oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

Conforme con el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el examen.

Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por un período de treinta (30) días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estime que sea necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y al requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la oficina nacional competente denegará la patente.

Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la patente se denegará conforme al mandato contenido en el artículo 48 de la Decisión 486.

Ahora bien, el artículo 64 del Código Civil establece que “[…] Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. […]”.

De conformidad con la norma transcrita, las características esenciales del caso fortuito y la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha realizado el estudio de estas instituciones jurídicas y, en sentencia de 27 de febrero de 2007 (M.P. Arturo Solarte Rodríguez) dicha Corporación consideró lo siguiente:

“la fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es ‘el imprevisto a que no es posible resistir […] lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos […]

No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso en particular in concreto, pues en estas materias conviene proceder con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu, ulteriormente se juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar, no así necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, pudiera ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces […]”(2).

No obstante lo anterior, el Consejo de Estado ha distinguido el caso fortuito de la fuerza mayor, en atención a la interioridad o exterioridad de la actividad.

En este sentido, la jurisprudencia de ésta Corporación ha considerado que: i) el caso fortuito es un suceso interno, que ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo, ajeno a esa actividad; ii) hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida; iii) la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad, mientras que la de la fuerza mayor en la irresistibilidad y iv) el caso fortuito está relacionado con acontecimientos provenientes del hombre, mientras que la fuerza mayor con hechos producidos por la naturaleza.

La Sección Tercera de esta corporación ha hecho especial énfasis en la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor, basada en el origen de la causa, al manifestar que “[…] mientras se demuestre por la parte actora que en el ejercicio de una actividad de las calificadas de riesgo o peligrosas, se le causó un daño que proviene del ejercicio de aquellas, el caso fortuito no podrá excluir o atenuar la responsabilidad de la persona pública, ya que se parte de que el evento ocurrido tiene un origen interno al servicio, la actuación o la obra pública. No ocurre lo mismo cuando la causal eximente que se alega es la fuerza mayor, cuyo origen es extraño, externo a la actividad de la administración, el cual sí constituye eximente de responsabilidad […]”(3).

En suma, se advierte que el caso fortuito y la fuerza mayor son causales eximentes de responsabilidad. Sin embargo, ellas se diferencian, en la medida en que el caso fortuito es un hecho imprevisible, irresistible e interno y la fuerza mayor es un hecho imprevisible, irresistible y externo.

Expuesto el contenido y alcance los mandatos contenidos en los artículos 64 del Código Civil Colombiano y en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en materia de la solicitud y trámite del registro de patente, la Sala procede al estudio del caso concreto para efectos de determinar si los actos administrativos demandados incurrieron en alguna causal de nulidad o si, por el contrario, deben ser negadas las pretensiones de la demanda.

El 21 de abril de 2006, la sociedad Adolor Corporation presentó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud de patente de invención denominada “derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso”.

Como anexo de la solicitud se aportó un poder mediante el cual la doctora Liliana Placeres, en nombre y representación de la sociedad Adolor Corporation, otorga amplias facultades a los doctores Álvaro Díaz L. y/o Marcela Gómez R., para solicitar, de las oficinas y autoridades correspondientes, la obtención de cualquier tipo de patentes, a nombre de la compañía.

“[…]

Poder

El abajo firmado (sic), en nombre y representación de Adolor Corporation… por el presente escrito conferimos (sic) poder amplio y suficiente a Álvaro Díaz L. y/o Marcela Gómez R., domiciliados en Bogotá, Colombia, para solicitar de las oficinas y autoridades correspondientes la obtención de registros, renovaciones, traspasos y en general todo lo relacionado con el mantenimiento, obtención y protección de sus marcas de fábrica, denominaciones comerciales, marcas de comercio y patentes, licencias sanitarias a cuyo efecto la faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios en cumplimiento del objeto indicado; elevar solicitudes, descripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos; abonar todos los impuestos y cuotas de cualquier otros pagos determinados por la Ley; recibir todos los documentos presentados solicitar testimonios, desistir y enmendar solicitudes, cobrar y percibir para oponerse y protestar contra cualquier solicitud, que a juicio del apoderado, pudieran presentarse a confusión o infringir o de cualquier modo perjudicar las marcas, denominaciones o patentes del mandante. A los mandatarios se les otorga autorización amplia y bastante para contestar todos los reclamos y las demandas presentadas ante autoridades administrativas y judiciales, desistir de procedimientos, transar conflictos, pudiendo así mismo sustituir este poder en todo o en parte y recovar dichas sustituciones.

[…]

Firma: Liliana Placeres […]”(4) (destacado de la Sala).

La solicitud de registro de patente se publicó el 31 de octubre de 2006 en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569(5).

Debido a que transcurrieron más de seis (6) meses, contados desde la publicación de la solicitud, sin que la actora solicitara realizar el examen de patentabilidad a que hace referencia el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución 14754 de 25 de mayo de 2007, declaró el abandono de la solicitud de patente de invención. En dicha resolución se consignó lo siguiente:

“[…]

Resolución 14754

Por la cual se declara abandonada una solicitud

El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5, del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

Primero. Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de abril de 2006… se presentó la solicitud de patente de invención titulada “derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso” […]

Segundo. Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 del 31 de octubre de 2006.

[…]

Cuarto. Que contados seis meses desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó petición de parte del interesado para efectuar el examen de fondo, razón por la cual se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44.

RESUELVE

‘ART. 1º—Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución […]”(6) (Destacado de la Sala).

Dentro del término legal fijado para el efecto, la apoderada de la sociedad solicitante —hoy demandante— presentó recurso de reposición mediante el cual solicitó a la Superintendencia que no declarara el abandono de la solicitud de patente de invención, habida cuenta que a la señora Liliana Placeres, directora de la sección de patentes para Latinoamérica de la Sociedad Adolor Corporation, quien era la encargada de autorizar tal diligencia, había sufrido un accidente que la incapacitó por más de cuatro (4) meses. El recurso señala lo siguiente:

“[…] solo hasta el 4 de junio de 2007 fue obtenida respuesta de parte de la señora Liliana Placeres, quien informa sobre el hecho aparatoso que le ocurrió meses atrás al escribir:

[…]

Apreciada señora Gómez

Lamentablemente tuve un terrible accidente el año pasado, estuve en cuidados intensivos y no pude regresar a la oficina sino hasta hoy. Por favor proceda de inmediato a pagar por la aplicación del examen de la patente y envíeme la nota débito incluyendo una copia de su petición.

Entiendo que la fecha de vencimiento ya venció, pero por favor haga lo que pueda para que esta aplicación pueda continuar con su registro.

[…]

3. Circunstancia fortuita a acreditar

Tal como lo corroboran las pruebas anteriormente descritas, correspondientes al cruce de comunicaciones entre mi mandante y la suscrita, se desprende la circunstancia imprevisible e irresistible que padeció la única persona encargada y responsable para dar instrucciones sobre la patente citada en referencia, circunstancias padecidas que imposibilitaron haber dado instrucciones a un mandante para cumplir en forma oportuna con la solicitud y pago del respectivo examen de la invención de la referencia.

[…]

Pues acaso, cómo es posible para una persona conocer una información, dar instrucciones sobre cómo proceder cuando su único interés es sobrevivir ante una desafortunada circunstancia que compromete su integridad física […].

En consecuencia, me permito muy respetuosamente a su despacho, tener en cuenta que en el presente caso no existe abandono de la patente, pues en realidad acaeció un imprevisto extraño, sorpresivo, súbito e inesperado que por su gravedad y complejidad merece la aplicación de las normas en comento […]”(7) (destacado de la Sala).

El 7 de junio de 2007 la apoderada de Adolor Corporation solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio realizar el examen de patentabilidad de la invención. El tenor literal del documento es el siguiente:

“[…]

Señores

División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E.S.M.

[…]

Solicitud de examen de patentabilidad

Marcela Gómez R., mayor de edad (…) actuando en carácter de apoderada de la sociedad Adolor Corporation, respetuosamente solicito a esa dependencia:

1. Conforme a la publicación de la invención citada en referencia, en la gaceta 569 de la Propiedad Industrial, solicito muy respetuosamente se sirvan proceder a efectuar el examen de patentabilidad de la invención.

2. Para que la presente petición sea viable, estoy anexando los siguientes documentos:

2.1. Recibo de pago 07-45,938 de 7 de junio de 2007 por $202.000

2.2. Recibo de pago 07-45,939 de 7 de junio de 2007 por $202.000

Para un total de $ 404.000 correspondiente a la tasa oficial para proceder con el examen de patentabilidad de PCT —Capítulo 1—.

3. Por lo anterior solicito se continúe con el trámite correspondiente […]”(8) (Destacado de la Sala).

Posteriormente, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución 30583 de 24 de septiembre de 2007, confirmando lo decidido en la Resolución 14754 de 25 de mayo de 2007. En dicha resolución, la autoridad demandada puso de presente que “[…] no resulta entendible […] cómo la sociedad Adolor Corporation, una empresa de carácter internacional […] al conocer el desafortunado accidente de su representante para Latinoamérica no acude a algún reemplazo temporal, con el fin de atender los requerimientos propios de sus funciones. No se entiende, en suma, que una empresa de tal alcance se paralice por la ausencia de una persona, como se quiere demostrar por el recurrente […]”(9).

En criterio de la Sala, las resoluciones acusadas declararon correctamente el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso”, pues transcurrieron más de seis (6) meses, contados desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que Adolor Corporation procediera al pago de los valores para el estudio de la solicitud de registro y pidiera realizar el examen de patentabilidad de la invención.

En efecto, la solicitud de patente de invención se publicó el 31 de octubre de 2006 en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 y solo hasta el 7 de junio de 2007, más de 6 meses después de realizada la publicación, la apoderada de la entidad solicitó realizar el examen de patentabilidad a que hace referencia el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina(10).

En este sentido, se destaca que el tenor literal del artículo 44 ibidem, “[…] Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono” (destacado de la Sala).

Si bien la parte demandante alega que no cumplió oportunamente con la obligación a que hace referencia el artículo precitado debido a que la señora Liliana Placeres, Directora de la Sección de Patentes para Latinoamérica de Adolor Corporation, quien era la encargada de autorizar tal diligencia, sufrió un accidente que la incapacitó por más de cuatro (4) meses —desde el 14 de diciembre de 2006 y hasta el 4 de junio de 2007(11)—, lo cierto es que ello no puede reconocerse como un hecho que configure fuerza mayor o caso fortuito porque el poder otorgado por la sociedad Adolor Corporation a los señores Álvaro Díaz L. y Marcela Gómez R. para tramitar la patente de invención, los facultaba para “[…] solicitar de las oficinas y autoridades correspondientes la obtención de registros […] y en general todo lo relacionado con […] [la] obtención […] [de] patentes […] a cuyo efecto la faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios en cumplimiento del objeto indicado […] [y] abonar todos los impuestos y cuotas de cualquier otros pagos determinados por la ley […]”, esto es, eran los encargados de realizar los trámites de la patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Debe recordarse que un hecho es imprevisible cuando no es posible preverlo con anterioridad a su ocurrencia, e irresistible cuando existe una imposibilidad, de orden objetivo para el sujeto, de evitar las consecuencias derivadas del hecho imprevisto(12).

Justamente, ello no aconteció en el presente caso pues, pese al accidente sufrido por la señora Liliana Placeres, los apoderados de Adolor Corporation se encontraba facultados para cumplir con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esto es, pagar y solicitar el examen de la patente de invención denominada “derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso”, según lo dispone el poder que le había sido conferido.

Por otro lado, debe destacarse que so pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la ley y allegar documentos de forma extemporánea, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, la inobservancia de los términos procesales. En palabras de la Corte Constitucional “[…] la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos […]”(13).

En este orden de ideas, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las Resoluciones 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre de 2007 se expidieron conforme a la normativa interna y comunitaria que rige la materia; esto es, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; se reitera, la declaratoria de abandono de la solicitud de patente denominada “derivados espirocíclicos heterocíclicos y procedimientos para su uso” tuvo lugar porque transcurrieron más de seis (6) meses, contados desde la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que la actora pagara y pidiera realizar el examen de patentabilidad de la invención.

6. Conclusiones de la Sala

En este orden de ideas, la Sala negará las pretensiones de la demanda, al advertir que las resoluciones 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre de 2007 se expidieron conforme a la normativa interna y comunitaria que rige la materia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Por Secretaría de la Sección, ENVIAR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 2 de agosto de 2017».

1 “ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 27 de febrero de 2007, Rad.: 73319310300220010001301, Actora: Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P., M.P. Arturo Solarte Rodríguez

3 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de agosto de 2007, Rad.: 15001233100019940469101, Actor: Luis Alberto Vega Verdugos, M.P. Ruth Stella Correa Palacio

4 Folio 22, Anexo 1

5 Folios 39 y 40, Cuaderno 1

6 Folio 6, Cuaderno 1

7 Folios 64 a 82, Cuaderno 1

8 Folio 657, Cuaderno 1

9 Folios 10 a 18, Cuaderno 1

10 Folio 657, Anexo 1

11 Folio 60, Cuaderno 1

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de septiembre de 2014, Rad.: 11001031500020090041500, Actores: Apolinar Sandoval Pérez y Otros, M.P. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)