Sentencia 2008-00076 de noviembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2008 00076 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Honda Giken Kogio Kabushiki Kaisha

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Los actos acusados.

Se encuentran contenidos en las resoluciones 23264 de 30 de julio de 2007 y 30588 de 24 de septiembre de 2007, expedidas, respectivamente, por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “unidad de control de salida para generador síncrono”, solicitado por la sociedad Honda Giken Kogio Kabushiki Kaisha, y se confirmó tal decisión al resolverse el recurso de reposición formulado en su contra.

5.2. La normativa comunitaria aplicable.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida dentro de este proceso consideró aplicables a este asunto los artículos 14, 15 literal e), 21, 30, 34, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como quiera que la solicitud de patente de invención fue presentada el 8 de abril de 2003, en vigencia de dicha normativa. El tenor literal de dichas normas es el que sigue:

“ART. 14.—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“ART. 15.—No se considerarán invenciones:

(...)

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,

(...)”.

“ART. 21.—Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

“ART. 30.—Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

“ART. 34.—El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.

“ART. 44.—Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

“ART. 45.—Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

5.3. La cuestión a resolver.

En consideración al contenido y alcance de los cargos formulados contra los actos administrativos demandados, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la creación denominada “unidad de control de salida para generador síncrono” se refiere a una materia que pueda ser patentada, y en segundo lugar, si se establece que ello es así, definir si dicha creación es novedosa, tiene altura inventiva y aplicación industrial.

En efecto, aunque en la demanda se formulan cinco censuras diferentes, siendo la primera de ellas la relativa a la vulneración del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, configurada, según la demandante, porque la mencionada creación sí cumple los requisitos de patentabilidad establecidos en dicha normativa, censura que guarda estrecha conexión con la relativa a la supuesta violación del artículo 21 ibídem (en tanto que el tema del segundo uso incide en el requisito de la novedad), se abordará inicialmente el examen del cargo consistente en el desconocimiento de los artículos 31 y 34 de la normativa comunitaria en comento, los cuales permiten delimitar el objeto y, por ende, la materia de la invención, para luego analizar la alegada vulneración del artículo 15 de dicha Decisión, referido a aquellas materias que no se consideran invenciones.

Definido por la Sala ese primer aspecto de la controversia, resultará útil o no el pronunciamiento acerca de los demás motivos de reproche alegados en la demanda contra los actos acusados.

5.4. El análisis de los cargos.

5.4.1. La parte actora invoca como vulnerado el artículo 30 de la Decisión 486, con el argumento según el cual fue desconocida por la entidad demandada la claridad de la que se encuentra provista la invención solicitada, cuyas reivindicaciones encuentran sustento técnico y descriptivo enteramente. Se explica, en efecto, que las nuevas reivindicaciones presentadas en legal forma el día 23 de febrero de 2007 fueron modificadas sustancialmente, resultando la reivindicación 1 una reivindicación clara, en la que se establece cuáles de las características corresponden a la unidad de control de salida —objeto de la invención—, y cuáles corresponden al generador al que se conecta dicha unidad; y que las reivindicaciones presentadas en la modificación no definen únicamente una secuencia de procesamiento de señales sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir, se trata de reivindicaciones del tipo “medio + función”.

Tal como se resaltó en la interpretación prejudicial traída a este proceso, en el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues, en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

En el expediente administrativo contentivo de los antecedentes de los actos acusados, aparece la solicitud de patente de invención presentada por la demandante, documento del cual se resalta lo siguiente:

“UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SÍNCRONO

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a una unidad de control de salida para un motor síncrono y más en particular a una unidad de control de salida para un motor síncrono adecuada para incrementar la energía generada en una región de revolución baja.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

(...)

Un objeto de la presente invención es proporcionar una unidad de control de salida para un generador síncrono capaz de aumentar una salida generada sin hacer inestable la revolución de un motor en una región de revolución baja.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

Para lograr el objeto antes indicado, la presente invención se caracteriza en primer lugar por una unidad de control de salida para un generador síncrono, incluyendo medios detectores para detectar el número de revoluciones de un rotor del generador, medios energizadores para energizar con retardo devanados de estator para aumentar la energía generada del generador, y un regulador para restringir el voltaje de salida del generador a un voltaje regulador, donde la energización con retardo se lleva a cabo cuando el número de revoluciones del rotor está en una región de revolución baja y se lleva a cabo para controlar el voltaje de salida a un valor predeterminado de control de voltaje menor que el voltaje regulador.

Según esta primera característica, la salida generada se incrementa energizando con retardo los devanados de estator. Dado que esta energización con retardo se lleva a cabo para controlar el voltaje de salida a un valor de control de voltaje que se estable menor que el voltaje regulador del regulador, la energía generada se puede incrementar establemente sin poner en funcionamiento el regulador en una región de revolución baja.

La presente invención se caracteriza en segundo lugar porque, en la energización con retardo, el voltaje de salida se controla al valor predeterminado de control de voltaje cambiando un trabajo de energización a la vez que se mantiene la cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado.

La presente invención se caracteriza en tercer lugar porque el valor de control de voltaje tiene un rango predeterminado y el trabajo de energización se disminuye ligeramente a la llegada del voltaje de salida a un máximo en el rango y se incrementa ligeramente a la caída del voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en el rango. Además, la presente invención se caracteriza en cuarto lugar porque el trabajo de energización se determina según el número de revoluciones del generador.

Según las características segunda acuarta, dado que la temporización de retardo es fija, es fácil ajustar la energía generada y se puede mejorar la exactitud del ajuste.

(...)

REIVINDICACIONES 

1. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1) que tiene un rotor (60) provisto de medios de imán generadores de flujo de campo (62) y un estator (50) con devanados de estator para producir una salida generada, comprendiendo: medios detectores (30) para detectar el número de revoluciones de dicho rotor (60); medios energizadores (46) para energizar con retardo dichos devanados de estator para aumentar la energía generada del generador; y un regulador (5) para restringir un voltaje de salida del generador a un voltaje regulador, caracterizado porque dicha energización con retardo se lleva a cabo cuando el número de revoluciones de dicho rotor (60) está en una región de revolución baja y se lleva a cabo para controlar dicho voltaje de salida a un valor predeterminado de control de voltaje menor que dicho voltaje de regulación.

2. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque en dicha energización con retardo, dicho voltaje de salida se controla a dicho valor predeterminado de voltaje de control, cambiando un trabajo de energización a la vez que se mantiene una cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado.

3. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1) según la reivindicación 2, caracterizado porque dicho valor de voltaje de control tiene un rango predeterminado y dicho trabajo de energización se disminuye ligeramente a la llegada de dicho voltaje de salida a un valor máximo en dicho rango y se incrementa ligeramente a la caída de dicho voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en dicho rango.

4. Unidad de control de salida para un motor síncrono (1) según la reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque dicho trabajo de energización se determina según el número de revoluciones del generador (1).

(...)” (fls. 97 a 111 —mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayas originales—).

Como resultado del examen de patentabilidad, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió el Oficio 11925, notificado por estado el 20 de octubre de 2006, en el que formuló las siguientes objeciones sobre la claridad de las reivindicaciones reclamadas, además de atacar la patentabilidad de la referida invención, concediendo al solicitante un término de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del oficio para replicar las objeciones, conforme a lo prescrito en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En el citado oficio se lee lo siguiente:

“Las reivindicaciones calificadas están redactadas en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico, lo cual, no se permite.

La reivindicación 1 no es clara, porque el preámbulo enuncia una unidad de control y a la vez relaciona la composición y el uso de los componentes de un alternador, lo cual, no permite determinar qué es lo que trata de definir si la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico.

Las reivindicaciones dependientes no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una característica de estructura o función de la unidad de control sino que hacen referencia a efectos del uso de los componentes.

Por las razones anteriores, el pliego no cumple las disposiciones del artículo 30.

Las anteriores objeciones se deben corregir en conjunción con las del punto 5 de adelante.

(...)

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

El artículo 14 de la Decisión 486 establece que: “Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) industrial” (resaltado fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la decisión ni el reglamentario (sic) ni el manual andino establecen, taxativamente, cómo se debe definir cada categoría la oficina, ha acudido a la guía sobre el examen de las solicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, que ayuda a los examinadores de las oficinas nacionales en sus estudios, para definir las categorías antes citadas; donde de acuerdo con el párrafo 57 (de dicha guía) se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de producto y de procedimiento (método) e indica que las reivindicaciones de producto deben definir el objeto que se desea proteger, mediante las características estructurales o de función entre los componentes estructurales del producto.

Adicionalmente, se conoce que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó jurisprudencia referente a lo que se debe entender por producto y procedimiento en la interpretación prejudicial dentro del proceso 36-IP-98, donde en el [punto] 4.1 estableció:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo, máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto (...)” (negrillas fuera de texto).

Por consiguiente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada un producto debe, de un lado, revestir una forma tangible y, de otro lado, ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de funcionamiento entre los elementos de una estructura, pero NO mediante una mezcla de ellas, menos aun cuando dicha mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente, conocidos en la técnica con su uso y, el (los) efecto(s) del procesamiento de señal.

En conclusión, un producto NO se puede definir mediante una enumeración de componentes junto con una secuencia de procesamiento de señales, porque eso sería algo más cercano a un procedimiento, lo que provocaría definir una cosa por otra, lo cual, no se permite porque un producto no se puede definir por las características de un procedimiento ni viceversa.

Al estudiar las reivindicaciones del pliego, salta a la vista que incluyen mezclas de características técnicas no permitidas, como se evidencia de su redacción, ejemplos:

“1. una unidad... detectores para detectar... energizadores para energizar... regulador para restringir..., caracterizado porque... dicha energización”...

“2. una unidad... en dicha energización”...

“3. una unidad... dicho valor de voltaje”...

“4. una unidad... dicho trabajo de energización”...

De lo anterior es evidente que la parte no subrayada son características estructurales, y la subrayada, características de uso o consecuencias del mismo.

(...)” (fls. 174 a 177 - mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayas originales).

En respuesta al oficio atrás citado la sociedad demandante a través de escrito radicado el 2 de febrero de 2007 presentó un nuevo capítulo reivindicatorio, en los siguientes términos:

“1. Unidad de control de salida conectable a un generador síncrono (1) provisto de un rotor (60) con medios de imán generadores de flujo de campo (62) y con un estator (50) con devanados de estator para producir una salida generada, cuya unidad de control comprende medios detectores (30) de un número de revoluciones del rotor (60) del generador (1), conectados al generador (1); medios energizadores (46) conectados al generador (1) capaces de energizar con retardo los devanados del estator, para aumentar la energía generada del generador; y un regulador (5) conectado al generador (1) restrictor de un voltaje de salida del generador (1) a un voltaje de regulación, caracterizado porque la unidad de control de salida está adaptada para realizar dicha energización con retardo cuando el número de revoluciones de dicho rotor (60) está en una región de revolución baja, de manera que se produce un control de dicho voltaje de salida a un valor predeterminado de voltaje de control que es menor que dicho voltaje de regulación.

2. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque la unidad de control de salida está adaptada para realizar, en dicha energización con retardo, un control de dicho voltaje de salida a dicho valor predeterminado de voltaje de control, cambiando un trabajo de energización a la vez que manteniendo una cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado.

3. Unidad de control de salida para un generador síncrono (1) según la reivindicación 2, caracterizado porque la unidad de control de salida, cuando dicho valor de voltaje de control tiene un rango predeterminado, está adaptada para disminuir ligeramente dicho trabajo de energización a la llegada de dicho voltaje de salida a un valor máximo en dicho rango, y para incrementar ligeramente dicho trabajo de energización a la caída de dicho voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en dicho rango.

4. Unidad de control de salida para un motor síncrono (1) según la reivindicación 2 ó 3, caracterizado porque la unidad de control de salida está adaptada para determinar dicho trabajo de energización según el número de revoluciones del generador (1).

5. Un procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono provisto de un rotor (60) con medios de imán generadores de flujo de campo (62) y con un estator (50) con devanados de estator en un régimen bajo de revoluciones de un motor, empleando una unidad de control de salida conectada al generador síncrono (1), cuyo procedimiento comprende detectar un número de revoluciones del rotor (60) del generador (1) mediante medios detectores (30) conectados al generador (1); energizar con retardo, mediante medios energizadores (46) conectados al generador (1), los devanados del estator, para aumentar la energía generada del generador; restringir un voltaje de salida del generador (1) a un voltaje de regulación, mediante un regulador (5) conectado al generador (1) caracterizado porque dicha energización con retardo se lleva a cabo cuando el número de revoluciones de dicho rotor (60) está en una región de revolución baja y se lleva a cabo para controlar dicho voltaje de salida a un valor predeterminado de voltaje de control menor que dicho voltaje de regulación.

6. Un procedimiento según la reivindicación 5, caracterizado porque en dicha energización con retardo, dicho voltaje de salida se controla a dicho valor predeterminado de voltaje de control, cambiando un trabajo de energización a la vez que se mantiene una cantidad de retardo de energización a un valor predeterminado.

7. Un procedimiento según la reivindicación 6, caracterizado porque dicho valor de voltaje de control tiene un rango predeterminado y dicho trabajo de energización se disminuye ligeramente a la llegada de dicho voltaje de salida a un valor máximo en dicho rango y se incrementa ligeramente a la caída de dicho voltaje de salida a un valor no superior a un valor mínimo en dicho rango.

8. Un procedimiento según la reivindicación 7 u 8, caracterizado porque dicho trabajo de energización se determina según el número de revoluciones del generador (1)” (fls. 184 a 186).

Las reivindicaciones, según lo precisado en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso, constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales estas deben ser suficientemente claras y completas.

En ese sentido, el artículo 30 de la Decisión 486 establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente y agrega que las mismas deben ser “claras y concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción”.

Al examinar los documentos antes relacionados encuentra la Sala que en este asunto no existe la claridad y precisión que se reclama de las reivindicaciones en una solicitud de patente de invención, pues, en efecto como lo constató la entidad demandada y no se desvirtúa por la demandante mediante ningún medio de prueba, aun en la nueva versión del capítulo reivindicatorio presentada por la sociedad demandante, en la reivindicación 1 se enuncia una unidad de control y a la vez se relaciona la composición y el uso de los componentes de un alternador, situación que imposibilita determinar con claridad la materia que trata de definir en la reivindicación, esto es, si una unidad de control de la salida de voltaje o un generador sincrónico. Así mismo, se observa que las reivindicaciones dependientes no tienen enlace lógico con la independiente, porque no aclaran o delimitan una característica de estructura o función de la unidad de control sino que hacen referencia a efectos del uso de los componentes.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que en este caso las reivindicaciones son aquellas clasificadas como de producto, esto es, de las que recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, sustancia, composición), tal como se definen en la interpretación prejudicial emitida en este proceso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Esa corporación, con apoyo en la doctrina, ha señalado que “Las invenciones de producto son todas aquellas... que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto y que solo puede venderse como parte de otro producto”(1).

En este asunto, el examen de la actuación permite advertir, tal como lo concluyó la entidad demandada, que las reivindicaciones 1 a 4 no revisten una forma tangible, puesto que ellas se redactaron en términos de una secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico y no mediante las características de estructura o de función que definieran una solución al problema técnico, lo cual no logra desvirtuarse por la sociedad demandante mediante ningún medio de prueba documental o técnico idóneo.

Además, en materia de patentes —tal como se precisó en el acto acusado—, para que un producto revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica el mismo, no siendo admisible la mera indicación de la forma en que se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes del producto para obtener un resultado o efecto del uso, tal como procesar la señal de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico con la unidad de control, pues ello constituye solo el uso de medios técnicos para procesar una señal, pero no es una forma de fabricar el producto.

Así mismo, es preciso observar que en el manual para el examen de solicitudes de patentes de invención, documento que constituye una guía para los examinadores de tales solicitudes y que es aplicado por la Superintendencia de Industria y Comercial en sus procedimientos y prácticas, se indica que “Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales definen a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención”, y que “Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento”.

En este asunto se hace la enumeración de uno o más elementos ampliamente conocidos en la técnica y de su uso para ejecutar una secuencia de procesamiento de señal, lo cual no corresponde propiamente al “funcionamiento” y a la “relación funcional” a que se refiere el citado documento. Además, la reivindicación 1 no señala cual es la relación de función entre los medios detectores, los medios energizadores y el regulador. Esta argumentación de la Superintendencia tampoco es desvirtuada en este proceso por la demandante mediante ningún medio de prueba.

Lo anteriormente señalado permite concluir que no existió la suficiente claridad y precisión en las reivindicaciones de la solicitud de patente examinada, razón por la cual no es válido afirmar que se vulneró con los actos acusados lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

5.4.2. De otro lado, la demanda se fundamenta en la vulneración del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al rechazarse equivocadamente el nuevo capítulo descriptivo y reivindicatorio presentado el 23 de febrero de 2007, y al considerarse que las modificaciones introducidas implican una modificación a la solicitud de patente inicial, cuando en realidad ello no ocurrió.

Aduce la parte actora que la reivindicación 1 fue modificada dejando en claro cuáles de las características corresponden a la unidad de control de salida, que es el objeto de la invención, y cuáles características corresponden al generador al que se conecta dicha unidad; que las reivindicaciones 1 a 4, al ser modificadas, sí cumplen con el requisito de claridad, haciendo que la definición del objeto de la patente de invención sea claro y cumpla con los requisitos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y que las reivindicaciones 5 a 8, agregadas en la modificación, no amplían la inicial solicitud, puesto que son referentes a un método para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono, que se encuentran plenamente soportadas en el texto original de la solicitud inicial.

En relación con lo primero, esto es, la claridad de las reivindicaciones, la Sala se remite a lo expresado en el aparte anterior de estas consideraciones.

Sobre lo segundo, se tiene que de acuerdo con lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486, las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante, y que podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado que: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”(2).

La revisión de los documentos referidos en el apartado anterior permite a la Sala establecer que las reivindicaciones 5 a 8, adicionadas con el escrito de respuesta a las objeciones, desconocen lo señalado por el artículo 34 de la Decisión 486, en cuanto constituyen una ampliación de la protección reclamada en la solicitud inicial, la cual, como quedó visto, se refiere a un producto (unidad de control de salida para generador síncrono) y no propiamente a un procedimiento (procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono). En esta actuación no obra prueba alguna que permita infirmar estas conclusiones.

Además, en ningún lugar de la descripción de la solicitud de patente se expone el “procedimiento para aumentar establemente la energía”... de la forma que se relaciona en la reivindicación 5 y sus dependientes.

Por consiguiente, tampoco es predicable vulneración alguna del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues éste fue aplicado debidamente en los actos acusados, en cuanto negaron las modificaciones a la solicitud de patente que no eran legalmente procedentes.

5.4.3. Se aduce la parte actora la violación del artículo 15 literal e) de la Decisión 486, al ser aplicado erróneamente, como quiera que la invención “unidad de control de salida para generador síncrono” no constituye un programa de ordenador o un soporte lógico como tal, como equivocadamente lo sostiene la administración.

Aseguró, en ese sentido, que aunque la unidad de control reivindicada en la solicitud es implantable mediante una CPU y emplea componentes en sí conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes y además un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles; que se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes, constituyéndose en una verdadera invención que de ninguna manera se puede catalogar como un uso ni mucho menos como un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal; y que el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter actúen de forma distinta a la convencional.

Pues bien, el artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), señala expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones y, por lo tanto, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina solo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.

Conforme a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso, los programas de ordenador —de acuerdo con el ordenamiento jurídico andino— son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Explica sobre el particular, lo siguiente:

“La disposición del artículo 4º de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (art. 23), a los programas de ordenador (lit. l), entendidos tales programas (software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa comprende la documentación técnica y los manuales de uso (art. 3º).

Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque esta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la decisión (art. 58).

En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (art. 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (art. 25). Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (art. 26).

Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador.

La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los países miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (art. 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”.

Como lo señala claramente la normativa comunitaria, los programas de ordenador son entendidos como “la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado”.

En este asunto, encuentra la Sala que en efecto la creación que pretende patentarse constituye un programa de ordenador como tal y, por ende no es objeto de patente, pues, tal como se observa en la solicitud de patente, las reivindicaciones se encuentran descritas en términos de la secuencia de procesamiento de señal llevada a cabo por los componentes de un circuito de control de la salida de potencia de un alternador o generador sincrónico y los efectos de su uso, describiéndose como función los pasos de una secuencia lógica de procesamiento que ejecuta una unidad de decisión de velocidad al ser activada por un pulsador que da una orden de retardo al excitador si la velocidad se pone en un rango de control predeterminado, tal como se observa en la solicitud (fls. 9 a 11 de la descripción).

En tal sentido, como lo concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio en su informe técnico que no fue desvirtuado en este proceso mediante ninguna prueba idónea, un conjunto de instrucciones en forma de secuencia de procesamiento de señal, de datos o información, para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, es un programa de ordenador o soporte lógico como tal, conclusión que no logra desvirtuarse con la argumentación meramente subjetiva que sobre este aspecto hace la demandante, quien nuevamente en este aparte vuelve a señalar que la “unidad de control de salida” que se pretende patentar como producto es un procedimiento.

En el Oficio 1460 de 7 de octubre de 2009, remitido a este proceso en cumplimiento de lo ordenado en el auto de pruebas, en donde se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio que allegara un informe sobre antecedentes de solicitudes otorgadas por esa entidad y relativas a “dispositivos de control”, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial señala lo siguiente:

“1. Dispositivos de control

En general, los dispositivos de control se refieren a los aparatos o sistemas utilizados para regular el funcionamiento de una máquina, un sistema, un proceso, etc. El control y los dispositivos de control tienen una amplia aplicación ya que son utilizados en diversas áreas tales como la industria, investigación, gestión, ciencias sociales, etc. Sin embargo la estructura fundamental de un dispositivo de control comprende características similares que los distingue de dispositivos pertenecientes a otras áreas de la tecnología.

(...)

2. Patentabilidad

(...)

Las patentes relacionadas con dispositivos de control las cuales aplican a los diversos sectores tecnológicos, para ser otorgadas deben, ante todo, haber cumplido con los requerimientos establecidos en la ley, lo cual implica que la invención debe ser novedosa, tener nivel inventivo y aplicación industrial, requisitos obligatorios para la obtención de las patentes, según lo establecido en el mencionado artículo 14 de la decisión andina.

Para cumplir con estos requisitos, la solicitud debe establecer claramente qué componentes comprende el dispositivo y las relaciones estructurales que existen entre tales componentes, de no hacerlo así no permite estudiar debidamente la patentabilidad de la invención. De tal suerte, relaciones tales como: tipos de conexiones entre los componentes, forma de acople, los circuitos que intervienen, distribución física, etc., son características fundamentales dado que en base a estas características se establece el alcance de la materia solicitada y, por ende, la protección que brinde la patente. En conclusión, la claridad, definición, sustento y precisión de la solicitud (básicamente reivindicaciones y descripción), dependerá de cómo ha sido redactada la solicitud en estudio.

(...)

Cabe aclarar que las invenciones relativas a dispositivos de control se refieren a productos no a procedimientos de control, y dado que estos procedimientos se refieren usualmente a procesamiento de datos o indicaciones de uso de un dispositivo no se patentan de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Decisión 486.

(...)”.

En el presente asunto, se reitera, más que un producto lo que se pretende patentar es un procedimiento de control que propiamente se refiere a un procesamiento de datos o indicaciones de uso de un dispositivo, lo cual no constituye materia patentable, de acuerdo con lo señalado en el literal e) del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, normativa que no resultó por lo tanto desconocida con los actos acusados.

5.4.4. De otra parte, como antes se dijo, en la demanda se sostiene que los actos acusados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en tanto que la solicitud denominada “unidad de control de salida para generador síncrono” constituye una creación novedosa, con nivel inventivo y aplicación industrial.

Comoquiera que de lo analizado en el numeral 5.4.3 de estas consideraciones se tiene que la citada solicitud no se refiere a una materia que pueda ser objeto de patente de invención, la Sala estima que las disposiciones comunitarias antes citadas no pueden ser objeto de vulneración, pues éstas solo son aplicables tratándose de solicitudes referidas a materias que no se encuentren excluidas de la citada protección.

En otros términos, el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en tales normas solo sería verificable respecto de solicitudes cuya materia sea patentable, lo cual no ocurre en este caso, de modo tal que no puede predicarse violación de dichas disposiciones.

5.5. Conclusión.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad para que se declare la nulidad de las resoluciones 23264 de 30 de julio de 2007 y 30588 de 24 de septiembre de 2007, expedidas, respectivamente, por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “unidad de control de salida para generador síncrono”, solicitado por la sociedad Honda Giken Kogio Kabushiki Kaisha, y se confirmó tal decisión la resolverse el recurso de reposición formulado en su contra.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 6 de noviembre de 2013».

(1) Interpretación prejudicial 36-IP-98.

(2) Proceso 25-IP-2002, patente: “iminoderivados cíclicos”, publicado en la Gaceta Oficial 769, de 24 de mayo de 2002.