Sentencia 2008-00077 de junio 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2008 00077 00

Consejero ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Factor Group Colombia S.A.

Bogotá, D.C., veintiséis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. El acto administrativo enjuiciado

Está conformado por las resoluciones 19618 de 29 de junio de 2007, 27980 de 31 de agosto de 2007 y 32141 de 28 de septiembre del mismo año, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “Factoring Express” nominativa, para distinguir productos de la clase 36 de la clasificación internacional de Niza.

2. Examen de los cargos

Conforme se ha anotado a lo largo de esta providencia, se delata el problema jurídico puesto a consideración de la Sala en la inconformidad de la accionante con los actos administrativos demandados que decidieron negar el registro de la marca “Factoring Express” nominativa para distinguir servicios de clase 36 de la clasificación internacional.

La negativa de la entidad nacional competente se fundamentó en que el signo solicitado es descriptivo y por tanto no puede ser registrado como marca según los dispone el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Así las cosas le corresponde a la Sala dirimir si el registro de la marca “Factoring Express” se negó por motivos legales fundados, esto es, porque corresponde a un signo descriptivo o si por el contrario se trata de un signo con las características legales necesarias para ser registrado para lo cual se debe acudir a la aplicación de las siguientes reglas:

2.1. Marcas descriptivas

Una marca es descriptiva cuando designa de manera exclusiva la calidad, cantidad, destino y otros datos que revelan ostensiblemente las características propias de los productos o servicios que se pretenden distinguir con su registro, de forma tal que la designación acogida por la marca se confunde con el producto o servicio en sí mismo.

La interpretación prejudicial dada para este asunto señala:

“El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”.

Por consiguiente, un signo que contemple esas características incurre en causal de irregistrabilidad conforme el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 que dispone:

“e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…)”.

2.2. El caso concreto

A fin de establecer si la marca cuyo registro fue negado se encuentra incursa en la causal precitada, se debe verificar la coincidencia entre la denominación escogida para la marca y el servicio que se pretende distinguir, de manera que si los dos coinciden, se estará ante una típica marca descriptiva.

En palabras del Tribunal Andino, “uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

También ha de tenerse en cuenta que el estudio de registrabilidad obedece al estudio en conjunto del signo, a la totalidad del mismo, sin que sea dable fragmentarlo o descomponerlo dado que ello no es propio del estudio que en el contexto del mercado realiza el consumidor medio ya que este acude al signo en su totalidad.

Ahora bien, ¿cómo es el servicio que se pretende distinguir con la marca “Factoring Express” contenido en la clase 36 de la clasificación internacional? La clase refiere servicios financieros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios. Asimismo estos servicios son prestados por entidades autorizadas según las reglas establecidas en el estatuto financiero en lo referido a los primeros, a más de las reglas civiles y comerciales contenidas en las correspondientes codificaciones de ese tipo aplicables a todos estos.

Por su parte de la denominación “Factoring Express” se evoca al factoring como contrato comercial que hace parte de los productos que prestan entidades del denominado sector financiero por lo que devela la calidad, cantidad, destino, valor, datos o características del servicio, en ese sentido la Sala encuentra que el signo es evidentemente descriptivo.

En efecto, la denominación “Factoring Express” coincide con las características de los servicios contemplados en la clase 36, esto es, describe los elementos propios del servicio que se pretende prestar bajo el susodicho signo distintivo ya que la denominación “Express” no se revela como elemento que imprima al signo de la fuerza distintiva, quedando demostrado que el argumento de la entidad demanda al negar el registro solicitado obedeció a una correcta aplicación de la normatividad andina.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. En firme la presente decisión archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase».