Sentencia 2008-00082 de septiembre 18 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2008 00082 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Demandante: Societé Des Produits Nestlé S. A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Industrial Hotelera y Alimentos Limitada - Dialimentos Ltda.

Bogotá, D. C., dieciocho de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

1. El asunto de fondo.

Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca Dicaffe (mixta), a favor de la sociedad Industrial Hotelera y Alimentos Ltda. - Dialimentos Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad Societe Des Produits Nestle S.A., invocando su condición de titular de la marca Decaf (nominativa), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir productos de las clase 30 y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 135 literal b) y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es del siguiente tenor:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quiere evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos Decaf (nominativo) y Dicaffe (mixto), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 114-IP-2012 emitida en este proceso:

“En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signo mixto comparado con uno denominativo es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo mixto y uno denominativo se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en esta interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables”.

Así mismo, con arreglo a la interpretación prejudicial comentada, es pertinente precisar que al comparar un signo mixto y uno denominativo debe determinarse que elemento predomina más, sí el denominativo o el gráfico.

Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

 

GRAF1
 

 

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que las marcas enfrentadas entre sí son una de naturaleza mixta y la otra denominativa. Razón por la que deben tenerse en cuenta la totalidad de elementos que los integran, es decir, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética.

Así las cosas, corresponde a la Sala identificar cuál de los elementos, del signo mixto, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor sí el denominativo o el gráfico.

 

GRAF2
 

 

En el signo cuestionado, de naturaleza mixta, prevalece el elemento denominativo, así pues corresponde a la Sala elaborar el estudio de confusión, así:

Encuentra la Sala que las expresiones Decaf y Dicaffe evocan los productos que ofrecen, esto es, café; producto que en el mercado colombiano goza de alta comercialización.

Por lo anterior, la Sala observa que el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, inicialmente, se presenta desde el punto de vista conceptual. Ahora bien, comoquiera que nada impide que los productos enfrentados sean suministrados o distribuidos en los mismos establecimientos de comercio, encuentra la Sala que se genera además un riesgo por confusión indirecta.

Así las cosas, la Sala concluye que la coexistencia de ambas marcas en el mercado presenta altas posibilidades de inducir a los consumidores en confusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de las resoluciones 015017 de 27 de junio de 2005, 002582 del 5 de febrero de 2007 y 07850 del 23 de marzo de 2007 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la nulidad del registro correspondiente a la marca Dicaffe (mixta), de la cual es titular sociedad Industrial Hotelera y Alimentos Limitada - Dialimentos Ltda.

3. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».