Sentencia 2008-00083 de mayo 21 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente: 2008-00083-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actora: Honda Giken Kogio Kabushiki Kaisha.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención presentada por la actora el 16 de mayo de 2003, denominada “Generador polifásico CA sin escobillas y aparato de control de excitación para el mismo”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó las siguientes normas de la Decisión 486 de 2000:

“ART. 14.—Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

ART. 16.—No se considerarán invenciones:

(...)

e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales, y

ART. 21.—Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

ART. 30.—Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

ART. 34.—El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

ART. 44.—Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

ART. 45.—Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

De conformidad con las disposiciones transcritas, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones de productos o procedimientos, siempre que cumplan con todos los requisitos, a saber: que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Los documentos que obran en el expediente administrativo, dan cuenta de los siguientes hechos:

1. La sociedad actora presentó el 16 de mayo de 2003, una solicitud de patente que denominó “Generador polifásico CA sin escobillas y aparato de control de excitación para el mismo”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP01/09718, contra la cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.- Mediante oficio 12985, notificado a la peticionaria por fijación en lista el 10 de noviembre de 2006, la división de nuevas creaciones presentó el resultado de patentabilidad, según concepto técnico 1721(2), en el cual señala que el objeto de la invención, reivindica: un generador CA polifásico sin escobillas incluyendo un estator (50) y su devanado (53); un rotor cilíndrico (60) que tiene una pluralidad de imanes permanentes (62) dispuesto cada uno en la dirección circunferencial y girando con relación al estator; sensores de polo magnético (29) para detectar la posición rotativa del rotor, relacionado en las reivindicaciones 1 y 2; un aparato de control de excitación para generador CA polifásico sin escobillas, relacionado en las reivindicaciones 3 a 7.

Se afirma en concepto técnico que la descripción calificada no es clara porque presenta una redacción y traducción deficiente, razón por la cual los conceptos quedaron deformados y podrían conducir a errores de interpretación, fundamentalmente por mal uso de los artículos, de las preposiciones y por el continuo abuso de los gerundios, propios de otros idiomas más no del castellano; explica algunos defectos y le indica a la solicitante que no le pide corrección porque el resultado definitivo sería el mismo.

Concluye que el pliego no cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone que las reivindicaciones que definen la materia que se desea proteger mediante la patente deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Que tampoco cumple con lo dispuesto por el artículo 25 ídem, porque el pliego incluye al menos dos tipos de reivindicaciones que no están enlazadas por un concepto común e inventivo; el primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 y 2 dirigidas a un generador polifásico de CA sin escobillas, y el segundo, las reivindicaciones 3 a 7 dirigido a un aparato de control de excitación.

Que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, porque define el producto por una secuencia de procesamiento de señales que es más cercano a un procedimiento, lo cual es contrario al artículo 14 de la decisión ibídem; además se incluyen mezclas de características no permitidas; unas son estructurales (generador, censor, rotor) y otras de uso o efectos del mismo (entre el tiempo, cuando la velocidad); lo solicitado trata de proteger un soporte lógico, porque se reivindica un “generador CA” y ”una unidad de control” por un método de controlar la excitación del arrancador/generador, lo cual se considera un programa, el que de conformidad con el artículo 15 e) no constituye invención; se hace otro uso de aparatos convencionales, como son el estator, los devanados, el rotor los sensores, tal como se manifiesta tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto la división de nuevas creaciones concluye en el concepto técnico 1721 en mención, que la solicitud no cumple con las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30, por lo cual no es posible continuar con la calificación del pliego, lo que hará una vez se corrijan las objeciones, y que no es aparente cuál parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

3. Mediante escrito presentado en la entidad el 15 de marzo de 2007, la solicitante hizo modificaciones al capítulo descriptivo y a las reivindicaciones, expresando que las realizó para superar todas las objeciones.

4. La división de nuevas creaciones, mediante concepto técnico 695 de 4 de mayo de 2007(3), no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio, porque tiene afirmaciones que no son ciertas, como cuando dice que el generador CA comprende además un aparato de control de excitación, pues éste no forma parte de aquel; la solicitud no tiene sustento descriptivo; las nuevas reivindicaciones 1 a 7, salvo el cambio de algunas palabras, reiteran lo objetado; las reivindicaciones se redactaron en términos de uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal, lo cual no se permite; las reivindicaciones presentan redacción y traducción deficiente y una redundancia inútil, además de que son indefinidas porque no permiten establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica; la reivindicación 3 afecta la unidad de invención y se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de señal y no en los términos de un producto; las reivindicaciones 4 a 7 no tienen enlace lógico con la 3.

Por las razones anteriores el concepto técnico, sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, concluyó que no cumplía las disposiciones del artículo 30 y, por lo tanto, no subsana las objeciones planteadas en el concepto técnico 1721, notificado mediante oficio 12985 notificado el 10 de noviembre de 2006.

Y sobre el pliego original reiteró lo expuesto en el concepto técnico de noviembre de 2006, es decir, en resumen, que no es claro; que la traducción y redacción es deficiente; no se puede establecer el aporte al estado de la técnica; se trata de patentar un segundo uso y de proteger un soporte lógico, que no son patentables.

Los actos acusados:

Resolución 23273 de 30 de julio de 2007.

Da cuenta de que realizado el examen de patentabilidad de la solicitud presentada el 16 de mayo de 2003, se encontró que la solicitud no es patentable, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones presentadas, lo cual atendió el 15 de marzo de 2007, presentando aclaraciones y allegando un nuevo capítulo reivindicatorio, que no fue aceptado con base en los argumentos del concepto técnico antes expuesto.

Por lo anterior, la resolución en comento se refirió a la solicitud inicial, sobre la cual negó la patente, quedando vigentes las observaciones oportunamente trasladadas a la peticionaria, que como ya se observó, se basaron en el concepto técnico núm. 1721 de la división de nuevas creaciones, notificado a aquella el 10 de noviembre de 2006.

Contra el acto anterior, la peticionaria interpuso el recurso de reposición, en el cual, en resumen, alegó, que la decisión es injusta y equivocada, porque no tuvo en cuenta la modificación que presentó el 15 de marzo de 2007, que subsanó la solicitud teniendo en cuenta las objeciones efectuadas por la entidad, la cual cumple con lo estipulado en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; que el contenido de sus reivindicaciones está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por tanto, las reivindicaciones están conformes con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486, es decir, sustentadas en la descripción y haciendo que la definición del objeto de la patente de invención sea clara y cumpla con la normativa de la Comunidad Andina; que, por lo tanto, solicita que sea tenido en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio.

Resolución 33367 de 10 de octubre de 2007

Confirma la decisión de negar la patente de invención; señala que examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el expediente, se encuentra que la solicitud consiste en “suministrar un generador polifásico de CA sin escobillas y un aparato de control de excitación para el mismo”.

Advierte que, contrario a lo que arguye la recurrente, sí calificó el pliego allegado como respuesta al oficio 12985 notificado el 10 de noviembre de 2006, y tuvo en cuenta las modificaciones allegadas, encontrando que no cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34, por lo cual no lo pudo aceptar, quedando vigentes las objeciones trasladadas en el mencionado oficio; luego las alegaciones presentadas por la sociedad en el recurso no tienen sustento ni fundamento legal, pues la entidad no ha encontrado argumento alguno que demuestre errores de juicio.

Considera que si la recurrente quería controvertir los motivos de sustento de la Resolución impugnada, debió haber mostrado la coincidencia entre lo reivindicado en el pliego inadmitido y lo descrito en la radicación inicial de forma análoga a la que realizó la entidad, para fundamentar las objeciones al pliego inadmitido, pues tan solo afirmar que las reivindicaciones sí tienen sustento descriptivo, calificar la decisión de equivocada e injusta y no ajustada a derecho, no constituye una prueba irrefutable de que sus objeciones hayan sido pertinentes; insiste en que las modificaciones allegadas como respuesta al oficio núm. 12985, sí se tuvieron en cuenta, sino que no cumplieron con lo dispuesto por los artículos 14, 30 y 34 e incurren en causal de no patentabilidad, de conformidad con los artículos 15, inciso e), 21 y 25 de la Decisión 486 de 2000.

Aclara que ni en el oficio 12.985 de noviembre de 2006 ni en la resolución impugnada, se afirmó, que la guía sobre examen de las solicitudes de patentes (OMPI, 1982) prohíba la mezcla de características de estructura y función, como lo alega la recurrente; dicha guía solo es una ayuda para los examinadores y brinda unos lineamientos, y de la lectura de su artículo 57, se distinguen las reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento, las primeras revisten una forma tangible y las segundas, en general, consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto(4).

Que en este caso, la recurrente, no define las reivindicaciones de acuerdo con la modalidad de protección establecidas por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el pliego no contiene una forma de ejecutar o fabricar un generador y/o un aparato de control sino que relaciona una secuencia de procesamiento de señal, realizada mediante un aparato de control, lo cual es usar medios técnicos para procesar señales y no una forma de fabricar el producto.

Que es conocida la definición que brinda la legislación vigente (Decis. 351) de programa de ordenador (soporte lógico como tal), en los siguientes términos: se entiende por “programa de ordenador” como “la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones—, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado”; que entonces, se entiende, que una serie de órdenes para operar, para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, como en el presente caso, es un soporte lógico como tal, lo cual no es patentable, al tenor del artículo 15 e), de la Decisión 486.

Que de lo anterior resulta evidente, que un pliego debe cumplir 4 requisitos; definir la materia, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo; no debe ser solo una enumeración de componentes, sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines, tiene una forma específica de realización, conocida por quienes tienen experiencia en la materia; debe indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en el arte, ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento; y no debe incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como el uso de los elementos enumerados o los efectos del mismo.

Que, además, acorde con la normativa, las reivindicaciones pueden ser solo para productos y/o para procedimientos, que deben tener unidad de invención y sustentarse en la descripción, y en este caso, no hay al menos una característica técnica común e inventiva que establezca una relación técnica entre los grupos: un generador caracterizado por suministrar una corriente de fase, y de otro lado, un aparato de control caracterizado por una señal de salida; que argüir que “el generador comprende también un aparato de control”, no demuestra que haya unidad de invención porque no es una característica técnica que confiera unidad al pliego discutido como erróneamente lo considera la recurrente.

Explica que asimismo lo solicitado es otro (segundo) uso de aparatos convencionales como son el estator, los devanados, el rotor, los sensores, entre otros; que un producto es independiente de cómo se usa y no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción de un documento, ni el uso de un aparato o circuito o sistema convencional (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir señales.

Considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su práctica diaria, podría realizar sin ningún esfuerzo adicional, porque solo requeriría cargar una secuencia de procesamiento para que la UCE procese la señal en la forma deseada, es decir, se trata de operaciones que un técnico normalmente versado en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria, como cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida efectúe el procesamiento de señal correspondiente y logre el resultado deseado.

Del anterior recuento y siguiendo los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, la Sala procede a estudiar si los actos acusados se ajustan o no a la normativa andina.

En primer lugar, en relación con la petición accesoria de la actora, en la que solicita a esta corporación “se otorgue el privilegio de patente de invención denominada ‘Generador CA polifásico sin escobillas y aparato de control de excitación para el mismo’, respecto a las reivindicaciones que cumplan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial”, la Sala aclara que la autoridad competente para su otorgamiento es la “oficina nacional competente”, de acuerdo con la normatividad andina, y no esta corporación.

Ahora bien, la solicitud de patente se presentó el 16 de mayo de 2003, y como resultado del examen de patentabilidad se le formularon objeciones a la peticionaria, las cuales fueron notificadas el 10 de noviembre de 2006, sobre las cuales la peticionaria se pronunció el 15 de marzo de 2007 con un nuevo capítulo reivindicatorio que la entidad no tuvo en cuenta porque el concepto técnico 695 de 4 de mayo de 2007, no lo aceptó por las razones expuestas, las cuales fueron expresadas en la Resolución 23273 de 30 de julio de 2007, porque, se repite, relaciona un producto con las características de un procedimiento; se trata de un programa de ordenadores o el soporte lógico que no se consideran invenciones; se trata de un nuevo (segundo) uso comprendido en una patente inicial que no es patentable; por su redacción y traducción no cumple con los requisitos de claridad; y no existe unidad de invención, por lo que la solicitud no se ajustaba a lo prescrito en los artículos 14, 15, 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la posibilidad de que la Superintendencia notifique al solicitante dos o más veces cuando la invención no es patentable o no cumple con los requisitos, lo cual permite al solicitante un adecuado derecho a la defensa. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, pese a que encontró objeciones al segundo capítulo reivindicatorio que presentó la sociedad solicitante el 15 de marzo de 2007, no se las notificó, y resolvió fundamentar su decisión en el capítulo reivindicatorio inicial.

De conformidad con el texto del párrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486, que indica que la entidad “podrá” notificar al solicitante dos o más veces, se extrae que no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar más de una notificación, para permitir que el solicitante tenga la posibilidad de contradecir los argumentos o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente; entonces no se violó el artículo 34 ibídem, que la actora considera vulnerado, porque la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con su obligación de notificar, por una vez, al peticionario, que su solicitud original no era patentable.

Sobre el particular, la Sala prohíja lo expresado recientemente en la sentencia de 14 de mayo de 2015 (exp. 2005-00346, C.P. María Elizabeth García), en la cual en un caso similar, precisó:

“Al respecto, precisa la Sala que de conformidad con el texto del párrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486, la entidad “podrá” notificar al solicitante dos o más veces, y según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el ítem 12 de la Interpretación Prejudicial, no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar más de una notificación, para permitir que el solicitante tenga la posibilidad de contradecir los argumentos o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, cumplió con su obligación de notificar, por una vez al peticionario, que su solicitud original no era patentable, explicándole las razones, dando así cumplimiento al artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no era entonces obligación de la entidad, notificar las observaciones que tenía acerca de la segunda reivindicación presentada por la sociedad solicitante. En otras palabras, la entidad, bien podía, como en efecto lo hizo, no notificar a la sociedad actora, las observaciones que hizo a la segunda reivindicación que presentó”.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio motivó los actos acusados, con base en el concepto técnico núm. 12985 de la División de Nuevas Creaciones, que fue notificado a la sociedad solicitante el 10 de noviembre de 2006, el cual fue emitido por un examinador técnico de la entidad, identificado con el código 202004, que ofrece credibilidad, por cuanto proviene de experto en la materia y contiene una debida fundamentación, amén de que la actora tuvo la oportunidad de contradecirlo y circunstancia diferente es que no esté de acuerdo con la decisión.

El examinador técnico encontró serias deficiencias en la solicitud de patente original, que no fueron debidamente controvertidas por la actora, tales como: la redacción y traducción no son claras, se define un producto por un procedimiento, tiene mezclas de características estructurales y de uso; se trata de un nuevo (segundo) uso y de un soporte lógico que se considera un ordenador de programa que no son suceptibles de patentar; no es clara la unidad de invención; las reivindicaciones son indefinidas y no permiten establecer el aporte al estado de la técnica; se trata de operaciones que un técnico en la materia puede realizar sin ningún esfuerzo.

Por lo anterior, atendiendo la interpretación prejudicial emitida para este caso, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala encuentra que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, en otras palabras, no se encuentran probados los cargos que se endilgan a las decisiones administrativas, por lo cual denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De otra parte, como lo manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el sistema de patentabilidad que adoptó, se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes de cada país miembro, autonomía que se relaciona con las decisiones tomadas por otros países y por la misma oficina, luego las patentes concedidas a la actora en otros países, no obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien encontró que la solicitud objeto de este proceso, no era patentable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. PUBLÍQUESE la sentencia en la Gaceta para la propiedad industrial.

En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2015».

(2) Folios 290 a 294 del anexo 1.

(3) Folios 341 a 347 ídem – Examinador técnico 202004.

(4) Interpretación prejudicial dentro del Proceso 36-IP-98.