Sentencia 2008-00113 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2008-00113-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Disney Enterprises, Inc.

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de la resolución acusada mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la delegada para la propiedad industrial, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Hadas S.A. contra la solicitud de registro de la marca Disney Hada (nominativa) para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso.

2. Las marcas en conflicto.

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

Marca cuyo registro se pretende

 

Marca concedida:Disney Hadas (nominativa)
Expediente:06-28420
Radicación:22 de marzo de 2006
Clasificación:Clase 3
Productos:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello; dentífricos.
Titular:Disney Enterprises Inc.

 

Marcas opositoras previamente registradas

 

Marca opositora:Hada (nominativa)
Certificado:39688 vigente hasta el 31 de mayo de 2012
Clasificación:Clase 3 de la clasificación internacional de Niza
Productos:Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello; dentífricos.
Titular:Hada S.A.

 

Marca opositora:Hada Bebé (mixta)
Certificado:210123, 210122 vigente hasta el 22 de julio de 2008
Clasificación:Clase 5 de la clasificación internacional de Niza
Productos:Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Titular:Hada S.A.

 

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 83-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...).

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

b) carezcan de distintividad;

(...).

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(...).

ART. 224.—Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(...).

ART. 228.—Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del país miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el país miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro o en el extranjero.

(...)”.

4. Análisis de los cargos.

Según se aprecia en el líbelo la nulidad impetrada se edifica bajo dos argumentos, el primero de ellos consiste en que la marca cuyo registro fue negado, Disney Hadas, resulta ser una marca derivada de la marca “notoriamente conocida” Disney, razón suficiente para otorgar el registro del signo.

El segundo de los argumentos de la actora consiste en que no hay similitud entre el signo que ella pide registrar y las marcas previamente registradas Hada Bebé y Hada, lo que desvirtúa las razones tenidas por la Superintendencia para adoptar la decisión que hoy se acusa.

Así las cosas se entrará a analizar los aspectos tendientes a establecer si el signo que se busca registrar es derivativo de la marca Disney y si existe similitud que conlleve riesgo de confusión entre las marcas en disputa, para lo cual se realizará el cotejo correspondiente.

Frente a lo relacionado con la marca derivada, sea lo primero precisar que conceptualmente esta se entiende como aquella que se desprende de un signo previamente registrado reproduciéndolo en esencia para distinguir productos o servicios de la misma clase, sin que sus variaciones sean sustanciales. En lo relacionado con este tipo de marcas, la interpretación prejudicial dada para el presente asunto sostiene:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reiterada jurisprudencia, ha expresado lo siguiente en relación con las marcas derivadas:

“(...) en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas ‘marcas derivadas’ —como se las conoce en la legislación española (Ley de Marcas de 1988, art. 9º)—, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido. En el marco de estas consideraciones, el tribunal ha precisado también que: el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada” (Proceso 84-IP-2000, publicada en la GOAC 677, de 13 de junio de 2001, marca: Krystal)” (las negrillas son de la Sala).

De lo anotado por el Tribunal Andino de justicia se desprende, que para considerar que una marca deriva de otra deben concurrir los siguientes requisitos: i) Su registro debe ser solicitado por el titular del signo previamente registrado. ii) Se debe solicitar el registro con el fin de distinguir los mismos productos o servicios para los cuales se registró la marca principal. iii) Las variaciones presentes en la marca derivativa no pueden ser sustanciales en relación con la principal, o con sus elementos accesorios.

Así las cosas, la actora manifiesta que el signo Disney Hadas es derivativo de la marca Disney cuyo titular es la sociedad Disney Enterprises, Inc., siendo registradas para las clases 3, 25, 28, 9, 41, 16, 14, 18, 20, 21, 24, 29, 30 y 32.

La Sala observa que se dan las condiciones reseñadas para concluir que el signo que se pretende registrar se deriva de la marca Disney. En efecto, según se anotó en líneas anteriores, para que se considere que una marca deriva de otra previamente registrada aquella debe buscar amparar los mismos productos o servicios, esto, en tanto que el derecho de registro se desprende precisamente de la marca principal que como resulta apenas natural tiene como fin amparar ciertos productos o servicios, de manera que resultaría contrario a toda lógica que se pretenda derivar un derecho de registro para amparar productos distintos a los que se han acogido con el signo principal.

En ese orden, se tiene que el signo Disney Hadas se solicitó para distinguir los productos de la clase 3 de la clasificación internacional, justamente, al proceso se allegó la certificación del registro 329530 de la marca Disney a favor de la sociedad Disney Enterprises, Inc. denominativa, para la clase 3 versión 8 de la clasificación internacional, con vigencia hasta el 28 de febrero de 2017. Lo anterior demuestra que la solicitud de registro fue realizada por el titular de la marca principal y para productos de la misma clase.

En cuanto el tercer requisito la Sala estima que agregar la denominación Hadas no resulta una cambio sustancial de la marca Disney en atención a que la sustancia de la denominación se encuentra en ella misma, sin que sea dable predicar que, por el hecho de pasar de ser una denominación simple a una compuesta, se presente una variación sustancial habida cuenta de que la esencia de la denominación se conserva.

Ahora bien, que el signo que se pretende registrar sea derivado no resulta suficiente para otorgar el registro ya que ello no lo exonera del examen de registrabilidad que demuestre que este cumple con las exigencias de la norma comunitaria para ser registrado como marca, en ese mismo sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en la interpretación prejudicial dictada para ese proceso cuando advirtió:

“Por otro lado, el tribunal ha manifestado que: “(...) el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la oficina de registro marcario o el juez competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar”.

Como consecuencia de ello la Sala realizará el cotejo marcario correspondiente a fin de establecer el grado de similitud entre los signos confrontados, para ello, se tendrán en cuenta las reglas de cotejo dadas para signos denominativos ya que si bien una de las marcas opositoras es mixta (Hada Bebé), los elementos predominantes son las palabras que conforman los signos, siendo ello suficiente para adoptar las reglas de comparación en marcas de este tipo.

La comparación debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud de acuerdo con los siguientes criterios:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Según las reglas anteriormente enunciadas se puede precisar:

Marca cuyo registro se pretende

 

DISNEY HADAS
123456 7891011

 

Marcas opositorias previamente registradas

 

HADA
1234

 

HADA BEBÉ
1234 5678

 

En comparación con la marca previamente registrada Hada es evidente que se reproduce en su totalidad la expresión en el signo que se pretende registrar, diferenciándose en que la marca opositora es una denominación singular y la marca cuyo registro fue negado es plural. En ese sentido se presenta identidad entre las denominación más no entre los signos, ya que la marca Disney Hada es compuesta y según la reglas de cotejo dadas por el tribunal no es posible disgregarlas para compararlas. En efecto, el consumidor no acude al encuentro con la marca y separa sus componentes, al tratarse de una denominación compuesta, este la asimila en su totalidad, de manera que la expresión Disney marca una diferencia trascendente que imprime una carga diferenciadora, menguando todo riesgo de confusión posible.

En consecuencia, se tiene que la palabra Disney Hadas tiene longitud, número de sílabas y prefijo distintos al de la denominación Hada. En cuanto el sonido que se emite al pronunciar cada una, se reitera, la denominación Disney hace que se produzca una dicción distinta de la totalidad del signo, para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva para advertir tales diferencias:

- Disney Hadas - Hada - Disney Hadas - Hada -

- Disney Hadas - Hada - Disney Hadas - Hada -

- Disney Hadas - Hada - Disney Hadas - Hada -

En suma, no existe semejanza fonética entre las marcas enfrentadas.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual es preciso señalar que la expresión Disney Hadas no es una expresión propia del idioma castellano, pues no aparece consignada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ahora, es indudable que la segunda palabra se refiere a una figura fantasiosa, más la denominación en su conjunto no ofrece significado alguno.

Por su parte, la denominación Hada significa, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un “ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer, a quien se atribuía poder mágico y el don de adivinar el futuro”.

Visto todo lo que antecede es indudable que no existe similitud capaz de crear riesgo de confusión entre el público consumidor, desvirtuando el motivo que llevo a la Superintendencia a negar el registro.

A la misma conclusión se llega cuando se confronta el signo solicitado para registro con la marca previamente registrada Hada Bebé, siguiendo los mismos derroteros que sirvieron para el anterior cotejo, las denominaciones en su conjunto contienen ambas, dos expresiones que las diferencian de manera clara en sus aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales. Las expresiones Disney y Bebé propias de las marcas en contienda resaltan la diferencia en el conjunto de la denominación.

Así, comparadas las denominaciones Hada Bebé y Disney Hada se observa que las expresiones anotadas son de una relevancia tal en las denominaciones que les otorga a cada una capacidad distintiva, cumpliéndose a cabalidad la exigencia para otorgar el registro solicitado y permitir la coexistencia de ambas marcas en el mercado.

Todo lo anterior concuerda con lo expresado por la interpretación prejudicial dada en este caso, cuya trascendencia es pertinente traer a colación en cuanto reafirma lo apreciado por la Sala en las comparaciones de los signos denominativos estudiados, dijo el Tribunal en este aspecto:

“En el caso concreto, cuando el juez consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo denominativo que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial” (proceso 13-IP-2001, publicado en la GOAC 677, de 13 de junio de 2001, marca: “Bolín Bola”)”.

En conclusión el signo Disney Hadas es derivativo de la marca previamente registrada Disney para amparar productos de la clase 3 de la clasificación internacional, a más de contar con la las exigencias de la normatividad andina para ser registrada como marca, esto es, tiene el suficiente grado de distintividad y representación gráfica, lo que le otorga el derecho a su titular para que sea registrado como marca.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 35796 de 30 de octubre de 2007, por medio de la cual se negó el registro de la marca Disney Hadas (nominativo), solicitado para identificar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

2. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca Disney Hadas (denominativa) a favor de la sociedad Disney Enterprises, Inc. para amparar productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza.

3. Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar el extracto de la presente decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. Negar las demás pretensiones de la demanda. Una vez en firme esta decisión ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».