SENTENCIA 2008-00125 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016

 

Sentencia 2008-00125 de noviembre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 110010324000200800125 00

Actora: Leo Pharma A/S

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tema: Confundibilidad marcaria. Marcas Fucidox y Fucidin son confundibles.

Consejero Ponente (E):

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Leo Pharma A/S en el libelo de la demanda, para determinar si es dable o no declarar la nulidad de las Resoluciones 5814 de 2007 (28 de febrero) y 35732 de 2007 (30 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca Fucidox, a favor de la sociedad Farmacoop, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos, pues conceden el registro de la marca Fucidox, pese a estar incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que es confundible con las marcas Fucidin, Fucicort y Fucithalmic, previamente registradas a su favor para distinguir productos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

A éste propósito, se advierte que el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, dispone lo siguiente:

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

En este orden de ideas, el problema jurídico que debe resolver la Sala en el presente caso consiste en establecer si la marca Fucidox es confundible con las marcas Fucidin, Fucicort y Fucithalmic.

1. Examen de Registrabilidad 

Sea lo primero señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o productos en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”.

En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y las marcas previamente registradas, se expresan como se señala a continuación:

Marca cuyo registro se cuestiona
Fucidox
(Nominativa clase 5)
Fucidox

Marcas previamente registradas
Fucidin
(Nominativa clase 5)
Fucicort
(Nominativa clase 5)
Fucithalmic
(Nominativa clase 5)
FucidinFucicortFucithalmic

Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Fucidox y Fucidin, Fucicort y Fucithalmic, no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues el prefijo FUCI, que hace parte de las marcas referidas, es de uso común en el registro marcario de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo(1).

En efecto, la Sala advierte que el prefijo FUCI es de uso común dentro del registro marcario de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, constató que para el 23 de diciembre de 2004 - fecha en que se solicitó el registro de la marca Fucidox - cuatro (4) marcas registradas en dicha clase lo contenían (Fucidin, Fucicort, Fucithalmic y Fucidina). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial 06-IP-2013:

“Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

Recientemente, en Sentencia de 4 de agosto de 2016 (M.P. Elizabeth García González), radicado 11001032400020130035100, ésta Sala puso de presente:

“…la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan… resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud pública.

(…).

En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra(2) (Se resalta).

1.1. Comparación Ortográfica(3) y Fonética(4) 

De la confrontación que se hace del elemento diferente de la marca cuestionada (DOX) y de aquellos de las previamente registradas (DIN, CORT, Thalmic), advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica ni fonética entre ellos, pues son completamente distintos y, por lo tanto, se escriben y pronuncian de manera diferente.

1.2. Comparación Ideológica(5) 

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues las palabras Fucidox, Fucidin, Fucicort y Fucithalmic son de fantasía, ya que constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

En conclusión, se observa que no existe identidad ni semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los elementos diferentes de los signos cotejados, por cuanto los elementos diferentes de las marcas en conflicto (DOX, DIN, CORT, Thalmic) se escriben y pronuncian de manera diferente; y porque las palabras Fucidox, Fucidin, Fucicort y Fucithalmic son de fantasía y, por lo tanto, no es dable compararlas ideológicamente.

Pese a lo anterior, la falta de semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, es insuficiente para afirmar que el signo Fucidox se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por ello, es necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro del signo genera confusión en el público consumidor.

Debe recordarse, según se expuso en la interpretación prejudicial 129-IP-2009, que en materia de productos farmacéuticos “el examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”.

1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión

Sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó en la interpretación prejudicial 045-IP-2009 lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “Sheraton”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1648, de 21 de agosto de 2008)”.

Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina plasmadas en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o productos distinguidos por ellos; o (ii) la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o productos; o (iii) la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y productos; o (iv) la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos; la Sala encuentra que los signos Fucidox Fucidin, Fucicort y Fucithalmic no son semejantes pero identifican productos análogos. En efecto, en el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca Fucidox se otorgó para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos” en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza y aquel que se concedió previamente a la marcas Fucidin, Fucicort y Fucithalmic fue para identificar, respectivamente, “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, “un antibiótico” y “preparaciones farmacéuticas y veterinarias”.

Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, permite constatar que el signo Fucidox es suficientemente distintivo respecto de las marcas Fucidin, Fucicort y Fucithalmic, para identificar productos en la misma clase internacional. En efecto, pese a que las marcas distinguen productos análogos, lo cierto es que no existe identidad ni semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los signos, que pueda inducir a confusión al público consumidor, pues los elementos diferentes de los signos cotejados se perciben y pronuncian de forma diferente; y porque las palabras Fucidox, Fucidin, Fucicort y Fucithalmic son de fantasía y, por lo tanto, no es dable compararlas ideológicamente.

Así las cosas, la Sala considera que el signo Fucidox, cuyo registro se concedió para distinguir productos en la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se concedió el registro de la marca Solox en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, porque se constató que no era confundible con las marcas Clorox, previamente registradas en la misma clase internacional, esta Sala manifestó:

“Bajo el anterior, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas Solox y Clorox; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula OX que contienen es común en el registro marcario de la clase 3 internacional, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo.

(…).

De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, el elemento diferente de cada una de las marcas tiene una longitud distinta, pues el del signo cuestionado está compuesto por tres (3) letras y el del previamente registrado por cuatro (4). Aunado a lo anterior, salta a la vista que la secuencia vocálica los elementos diferentes de las marcas es completamente diferente, pues ninguno es coincidente.

Asimismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de los vocablos SOL y CLOR produce una tonalidad completamente distinta.

(…).

Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues mientras que Solox es de fantasía, ya que constituye una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores; el previamente registrado a favor del actor evoca en la mente de los consumidores lo que se entiende por la palabra Cloro, es decir, aquel elemento que “Se usa para blanquear y como plaguicida, en la desinfección de aguas y en la industria de los plásticos”.

(…).

En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de las marcas Solox y Clorox se otorgó para distinguir iguales productos en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 internacional, permite constatar que la marca Solox es suficientemente distintiva respecto de Clorox, pues a pesar de que identifican los mismos productos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.

En este orden de ideas, la Sala considera que el signo Solox, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, no siendo idéntica ni similar a la marca Clorox”(6).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario”.

(2) Consejo de Estado, Sección primera. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad.: 11001032400020130035100, Actora: Sanofi- Aventis de Colombia S.A., M.P. María Elizabeth García González.

(3) Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia”.

(4) Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

(5) Consejo de Estado. Sección primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: Allergan INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan las mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

(6) Consejo de Estado, Sección primera. Sentencia de 30 de enero de 2014, Rad.: 110010324000200600167 00, Actor: The Clorox Company, M.P. María Claudia Rojas Lasso.