Sentencia 2008-00162 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp. 2008-00162-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: A.C.I. Japan Corporation

Bogotá, D. C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala:

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las resoluciones acusadas 021686, 30225 y 39331, todas de 2007, negó el registro como marca del signo “MILEXUS” (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª Internacional de Niza.

Por medio de la Resolución 021686 de 18 de julio de 2007, consideró que el signo solicitado reproduce casi por completo la marca registrada con anterioridad “LEXUS”, pues su diferencia radica en la inclusión de la partícula MI, como iniciación de la palabra, que no logra imprimirle diferencia significativa como para poderlas individualizar, lo que podría inducir al consumidor a pensar que se trata de una marca previamente registrada, y los signos comparten la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y publicidad, existiendo clara conexión competitiva.

La Resolución 30225 de 21 de septiembre de 2007, argumentó que de conformidad con el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, el signo solicitado está incurso en causal de irregistrabilidad por su semejanza gráfica, ortográfica y fonética, y por la conexión competitiva que existe entre los productos y/o servicios; que si bien el signo solicitado excluye los equipos de pesaje y sus accesorios y aquellos destinados a la medición de otras magnitudes, sigue existiendo relación con los productos distinguidos con la marca previamente registrada “LEXUS”, pues hoy en día hay básculas y balanzas que son electrónicas, y que pueden asociarse con los aparatos e instrumentos eléctricos pretendidos por el signo solicitado, dada su naturaleza y finalidad, y que por ello el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar el producto y el origen empresarial.

La Resolución 39331 de 28 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Nº 021686 de 18 de julio de 2007. Este acto administrativo reiteró los criterios ya expresados, y en él se señaló que los acuerdos suscritos por las partes no son vinculantes u obligatorios para la Oficina Nacional Competente, dado que su función es velar por el cumplimiento de las normas y proteger al consumidor, pues no basta que las partes lleguen a un acuerdo, sino que deben tomar las previsiones necesarias para evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor porque existen normas de orden público de obligatoria observancia que no se pueden desconocer.

Ahora bien, la norma que se estimó violada por parte de la actora, es el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que fue interpretada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien además consideró que debía interpretar de oficio el artículo 134, ibídem. Dichas normas son del siguiente tenor:

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;…”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;…”.

La controversia se contrae a establecer si la marca solicitada “MILEXUS” (nominativa), para identificar productos de la clase 9ª Internacional, es registrable al tenor de los dispuesto por el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que para identificar productos de la misma clase se encuentra la marca registrada “LEXUS” (mixta).

Previamente a realizar el cotejo entre los signos en conflicto “MILEXUS” y “LEXUS”, debe la Sala advertir, que como lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, los acuerdos de coexistencia marcaria se circunscriben a espacios territoriales determinados, esto es, para el país en el cual se van a hacer efectivos, razón por la que se inscriben en la oficina nacional competente; por lo tanto en este caso, el Acuerdo suscrito en Ecuador, entre las sociedades A.C.I. Japan Corporation y Básculas Comerciales e Industriales Ltda. -B.C.I. Ltda. (fl. 79), no es obligatorio ni vinculante para Colombia.

Tampoco es vinculante, como lo considera la actora, el hecho de que los signos en conflicto “MILEXUS” y “LEXUS” puedan coexistir en otra clase internacional, porque ya están registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio.

En este caso se trata de comparar dos signos: el solicitado “MILEXUS” (nominativo) y el registrado previamente “LEXUS” (mixto), en el cual prevalece el elemento denominativo, pues el gráfico simplemente consiste en la forma de las letras (gruesa) y una parte oscurecida. De tal manera que el consumidor identificará el producto no por la característica de las letras, sino por su nombre. En consecuencia, la marca mixta “LEXUS” se cotejará como denominativa.

Debe la Sala entonces establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

La similitud de los signos puede darse desde diferentes ámbitos: ortográfica, fonética o ideológica.

Para ello, se acude a las reglas fijadas por la doctrina y la jurisprudencia, así:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Desde el punto de ortográfico se tiene que el signo “LEXUS”, previamente registrado, está contenido íntegramente en la expresión “MILEXUS”, que se pretende registrar.

En efecto, al apreciar en su conjunto en forma sucesiva y no simultánea las expresiones MILEXUS, LEXUS, MILEXUS, LEXUS, MILEXUS, LEXUS, MILEXUS, LEXUS, MILEXUS, LEXUS, se advierte que la impresión que producen estas es de semejanza o de relación entre una y otra, de tal manera que el consumidor puede asociarlas con un origen común.

Desde el punto de vista fonético, se observa que ambos signos “MILEXUS” y “LEXUS” tienen la sílaba tónica en la partícula LE, lo que le imprime aún más la semejanza y, por ende, el riesgo de confusión.

Como los signos en conflicto amparan productos de la misma clase 9ª internacional, debe la Sala analizar el grado de especialidad y de vinculación o relación competitiva de los productos que protegen, para que de esta forma se pueda establecer si existe la posibilidad de error en el público consumidor.

En este orden de ideas, se tiene lo siguiente:

La marca solicitada pretende distinguir “Aparatos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos; aparatos para la transmisión, reproducción del sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, excluyendo equipos de pesaje y sus accesorios y aquellos destinados a la medición de otras magnitudes (torque, fuerza, presión y aceleración)” (fl. 52).

Señala la actora que en los actos acusados no se está teniendo en cuenta que en la solicitud de registro de la marca “MILEXUS” se excluyen específicamente los productos que la superintendencia afirma que comparten tanto la marca previamente registrada “LEXUS”, como la solicitada para registro.

La Sala considera que asiste razón a la actora, por cuanto no es cierto, como lo estima la Superintendencia de Industria y Comercio, que pese a la exclusión de equipos de pesaje y sus accesorios y aquellos destinados a la medición de otras magnitudes (torque, fuerza, presión y aceleración), de todas formas quedan incluidos los de dispositivo eléctrico.

En efecto, de la lectura de la solicitud de registro marcario, claramente se extrae que la exclusión va dirigida a todos los “equipos de pesaje y sus accesorios y aquellos destinados a la medición de otras magnitudes (torque, fuerza, presión y aceleración)(1)”, y para nada tiene que ver el dispositivo que se emplee para su funcionamiento, es decir, que es irrelevante si para este se requiere un mecanismo eléctrico o electrónico.

De otra parte, también es evidente que este tipo de productos va dirigido a un consumidor especializado, pues el consumidor medio no se dedica a adquirir equipos de torque, fuerza, presión o aceleración, o equipos cinematográficos ni de reproducción de sonido e imágenes, etc.

Por lo anterior, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio que continúe el trámite de registro, y si se cumplen los requisitos de ley, proceda a registrar la marca “MILEXUS” (denominativa), para distinguir los productos comprendidos en la clase 9ª internacional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 021686 de 18 de julio, 30225 de 21 de septiembre y 39331 de 28 de noviembre, todas de 2007, por medio de las cuales se negó el registro de la marca “MILEXUS” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª internacional.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la entidad demandada que continúe con el trámite de registro, y si se cumplen los requisitos de ley, proceda a registrar la marca “MILEXUS” (denominativa), para distinguir los productos comprendidos en la clase 9ª internacional.

3. ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de septiembre de 2013».

(1) Folio 52.