Sentencia 2008-00174 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2008-00174-00

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Cooperativa de Ahorro y Crédito - Crediservir Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. El juez consultante debe analizar si el signo Rindediario (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma decisión.

2. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo.

3. Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

4. Los signos de fantasía son distintivos y por tanto registrables.

5. La oficina nacional competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

6. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada país miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 105-IP-2012, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 literal a) y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al igual que el artículo 150 de la misma decisión, cuyo tenor es:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(...).

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...).

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...).

ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(...)”.

El Tribunal Andino señala que la marca se define como “un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio”.

En el caso sub examine, el signo en discusión, se encuentra estructurado de la siguiente forma:

Rindediario

Como puede apreciarse, el signo descrito es denominativo.

Según los actos administrativos demandados, la denominación del signo solicitado carece de distintividad por ser descriptivo de una de las características de los productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

En las decisiones atacadas, se expone que el término “Rinde” significa “rendimiento”, el cual a su vez quiere decir “producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados” y “Diario” significa “correspondiente a todos los días”, conceptos estos que aplicados a los servicios que se pretenden identificar, implica que tales servicios tienen como fin la multiplicación del dinero día a día, es decir que describe totalmente las características de dichos servicios las cuales conllevan al consumidor a adquirirlos.

Al respecto, es preciso indicar que la jurisprudencia de la Sala ha reiterado que los signos que pretenden registrarse como marca y están conformados por la unión de dos o más expresiones genéricas, deben analizarse en su conjunto sin dividir los términos que los forman.

En efecto, en sentencia de 13 de febrero de 1997(1), frente al signo Sulfaplata, la Sala puntualizó que (i) si bien es cierto que las expresiones Sulfa y Plata individualmente consideradas son palabras genéricas, también lo es que, al unirse, conforman una expresión (Sulfaplata) que, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por químicos expertos (el cual no fue objetado por la entidad demandada) y con lo expresado por la jefe división vigilancia de productos bioquímicos del Ministerio de Salud y por la coordinadora grupo medicamentos del Ministerio de Salud, no es genérica y (ii) analizada en su conjunto la expresión Sulfaplata, es un término fantasioso o evocativo, pues como tal no tiene un significado en su lengua castellana y por lo tanto es susceptible de registro como marca .

En fallo de 1º de junio de 2000(2), respecto de la expresión “Nutrisal” la Sala precisó:

Al respecto, la Sala observa que la administración incurrió en una impropiedad técnica en el estudio del signo a registrar, como fue la de fraccionarlo, de allí que de paso haya incurrido en una inexactitud al manifestar que “..., el signo cuyo registro como marca se solicita consiste exclusivamente en la expresión Sal, aunque después diga que está unido a la expresión Nutri que corresponde a una característica del mismo”.

Para el caso se debe partir de que el signo es Nutrisal y, por ende, es menester tomarse en conjunto, como un todo, toda vez que por efecto de los prefijos y sufijos se pueden originar palabras o expresiones derivadas de otras, como aquí es el caso. Otra cosa es que la palabra derivada pueda suscitar la idea de la palabra principal con una cualificación determinada, que también es el caso.

No obstante la comentada deficiencia en el análisis que subyace en los considerandos del acto acusado, la Sala procederá a realizar el correspondiente estudio, pero bajo el criterio de unidad antes expuesto.

Lo anterior fue reiterado en sentencias de tres de abril de 2003(3) y ocho de mayo de 2008. En ésta última, frente a la marca Bontrigo la Sala dijo:

En este caso, la marca cuestionada “Bontrigo”, que resulta de la combinación de dos términos genéricos, que debe analizarse en forma unida y no separada, puede tenerse como suficientemente distintiva; e, igualmente, puede admitirse que se trata de una marca evocativa, esto es, la que transmite a la mente una imagen o idea sobre el bien que se pretende proteger, como también en su momento la Sala determinó que lo eran “Panydonas” “Supermaní” “Nutrisal” y “Bonfruit”(4).

De conformidad con lo anterior, en el presente caso si bien la expresión “Rindediario” está formada por los vocablos “Rinde y “Diario”, para el análisis de la marca que le corresponde efectuar a la Sala, en orden a determinar si la expresión controvertida es descriptiva de los productos que ampara la clase 36 de la Clasificación de Niza, no puede hacerse fraccionamiento alguno de la misma.

Según el formulario único de registro de signos distintivos que obra a folios 127 y 128 del expediente, los productos de la clase 36 que pretende distinguir el signo “Rindediario”, son los siguientes:

“Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, administración de muebles inmuebles, agencia de cobro de deudas; agencias de crédito, ahorro, análisis financiero, negocios bancarios, corretaje de bolsa, comprobación de cheques, constitución de capitales, consultas en materia de seguros, consulta en materias financieras, crédito, depósito de valores, depósito en cajas fuertes, emisión de bonos de valores, emisión de cheques de viaje, emisión de tarjetas de crédito, estimaciones financieras y fiscales, finanzas, servicios fiduciarios, servicios de financiamiento, constitución de fondo de inversión de fondos, transferencia electrónica de fondos, administración de fortunas, inversión de capitales, operaciones monetarias, operaciones de cambio, pagos a plazos, informaciones en materias de seguros, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de venta”.

Bajo los anteriores presupuestos, y considerando que el litigio se centra en determinar si el signo cuyo registro como marca fue denegado es descriptivo, o evocativo, es necesario traer a colación lo expuesto en la interpretación prejudicial 105-IP-2012 de 18 de octubre de 2012.

El Tribunal Andino en la citada interpretación, expresa sobre los signos descriptivos, lo siguiente:

Igualmente, indica el tribunal, respecto de las marcas descriptivas que:

“(...) la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “Migalletita”, citando al proceso 3-IP-95, marca: “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-Frutti S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo.

En el sub lite, se observa que el signo “Rindediario” es descriptivo, pues denota, sin lugar a dudas, una de las características de los productos de la clase 36.

En efecto, puede decirse que cuando vemos o escuchamos el término “Rindediario” viene a la mente de inmediato, sin necesidad de hacer un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, una utilidad que rinde todos los días algo o alguien. Así para el consumidor promedio, el signo informa sin duda sobre las características del bien que se pretende proteger, por lo cual no sería registrable.

Entonces, frente a la pregunta de ¿Cómo es?, la respuesta propiamente recae en una de las características esenciales, cual es el rendimiento, de los productos que distingue el signo “Rindediario”.

Se trata entonces de un signo que hace publicidad al servicio que se ofrece, al difundir una de las características esenciales del mismo, esto es, el beneficio que produce: rendimiento, y la periodicidad del mismo: diario.

Por todo el anterior razonamiento, contrario a lo afirmado por la parte demandante, se observa que la expresión “Rindediario” para distinguir servicios de la clase 36, si se encuentra en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, acoge la Sala lo señalado por el tribunal comunitario en la interpretación prejudicial dictada en el presente caso, en cuanto que el examen de registrabilidad que corresponde a las oficinas nacionales competentes es autónomo “tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares”.

Así lo ha indicado también la jurisprudencia de esta Sección al precisar que todo trámite administrativo por semejante que sea a uno anterior, tiene sus propias características, que hacen que, “cada examen de registrabilidad sea individual, integral y autónomo”(5).

Por las razones expuestas, debe concluirse que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a derecho al considerar que la marca “Rindediario” no es registrable como marca en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Referencia: 2556, C.P. Libardo Rodríguez. Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía. S.C.A.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Referencia: 5288, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero Actora: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía S.C.A.

(3) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Referencia: 6499. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actor: Bavaria S.A.

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Referencia: 2001-00175-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Central Impulsora S.A. de C.V.

(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013). Referencia: 2008 00026. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: EPS Famisanar Ltda.