Sentencia 2008-00185 de abril 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00185.

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.

Acción: Nulidad.

Actora: Productora Tabacalera de Colombia S.A.

Bogotá, D.C., dieciocho de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión.

2. No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con estos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El juez consultante deberá determinar en qué medida el signo solicitado Chesterfield Rio Tropical (mixto) es similar a las marcas registradas tropical (denominativa) y tropical (mixta) y si estas similitudes son capaces de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

3: En la comparación del signo solicitado “chesterfield rio tropical” (mixto) con las marcas registradas “tropical” (denominativa) y tropical (mixta), el juez consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse, de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos descritas en la presente providencia.

4. En el derecho de marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común.

El titular de la marca registrada podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

5. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. Actividad esta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones” (fls. 194 a 196).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 107-IP-2010, solicitada por esta corporación señaló, que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

El Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 107-IP-2010, se refirió a las marcas denominativas y en especial a los signos denominativos compuestos, así como a las marcas mixtas, en los siguientes términos:

“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico”.

Igualmente, indica que se deberá determinar el elemento característico del signo mixto solicitado “Chesterfield río tropical” y, posteriormente, proceder al cotejo con las marcas mixtas y denominativa “tropical”.

Cada una de las marcas en conflicto, está estructurada de la siguiente forma:

Marca (m) cuestionada:

 

marca cuestionada.PNG
 

 

Marcas (m) registrada:

 

marca registrada.PNG
 

 

Marca (d) registrada: tropical

 

Como puede apreciarse, en ambas marcas mixtas predomina el elemento denominativo, ya que como están conformadas, no deja duda alguna que son las palabras las que llegan más fácilmente a la retentiva del público consumidor. En tal sentido se efectuará el cotejo marcario.

Así las cosas, a continuación se presentan los siguientes criterios elaborados por la doctrina, aplicables a la comparación de marcas denominativas:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto”.

Ahora bien, para efectos de determinar el grado de confusión de denominaciones entre sí, es necesario cotejar la identidad o semejanzas de las marcas, desde los puntos de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual, y tener en cuenta las reglas generales establecidas por el Tribunal de Justicia Andino, acogidas por esta corporación.

“Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Respecto al grado de confusión entre las marcas en conflicto, el Tribunal ha indicado lo siguiente:

“La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión”.

En el caso sub examine, se tiene que el signo “Chesterfield río tropical”, es compuesto, contiene tres palabras, un total de veintitrés letras, nueves vocales, siete sílabas, la raíz Ches y la terminación Field en la primera, RI y O en la segunda, y TRO y CAL en la tercera. Mientras que la marca tropical es de aquellas denominadas simples, que posee ocho letras, tres vocales, tres sílabas, la raíz TRO y la desinencia CAL. En este orden de ideas, no puede decirse que exista confusión desde el punto de vista ortográfico, pues la única coincidencia, se encuentra en el vocablo tropical.

En cuanto a la similitud fonética, dice el Tribunal de Justicia Andino:

“La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética”.

Al respecto, cabe anotar que por ser el signo cuestionado, compuesto, sus sílabas tónicas se encuentran ubicadas en cada una de las tres palabras que lo componen. Mientras que la marca previamente registrada “tropical”, por ser simple, se determina fácilmente su acento prosódico en la sílaba CAL. De manera que fonéticamente son muy disímiles y, por lo tanto, tampoco puede predicarse que exista confusión.

Así mismo, el citado tribunal indica sobre la similitud conceptual lo siguiente:

“La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

Sobre este particular, no cabe la menor duda, que al tener significados diferentes, no pueden evocar para el consumidor idéntica o similar idea. Por consiguiente, tampoco se presenta confusión conceptual, que coloque en error al público consumidor.

LO anterior permite concluir que aunque en efecto existen similitudes estas se advierten solo parcialmente, pues si bien la denominación de las marcas registradas se encuentra subsumida en un segmento de la marca solicitada, las demás palabras “Chesterfield Río” son lo suficientemente distintivas y diferenciadoras de la denominación (Tropical) de las marcas de la sociedad actora, en especial la palabra “Chesterfield”, que es la que genera un mayor impacto en los consumidores especializados de los productos de la clase 34 Internacional.

Aunado a lo precedente, la Sala considera que el comprador habitual de la clase 34 internacional es una persona especializada, quien normalmente tiene una determinada marca de su preferencia, circunstancia que en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase.

Referente a la “especialización del consumidor”, esta sección ha sostenido reiterativamente, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Así lo señaló respecto de los consumidores de cigarrillos que por su misma adición, conocen e identifican cabalmente las marcas de sus preferencias, sin que el poco o mucho parecido que pudiera existir entre ellas, pueda llegar a generar en sus mentes algún riesgo de asociación o de confusión(1).

Lugar aparte, aunque no marginal, ocupa el hecho de que la marca cuestionada es una marca de las denominadas por la doctrina “marca derivada”, definida por el Tribunal de Justicia Andino como “aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan(2)”, lo cual ratifica lo dicho respecto a la distintividad de la expresión Chesterfield de la marca cuestionada que ya había sido registrada anteriormente por Philip Morris Products S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, para los mismos productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la coexistencia pacífica en el mercado de las marcas en conflicto, no tiene porqué generar confusión alguna en el público consumidor. Por consiguiente, no fue desvirtuada la legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad demandada.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de 24 de julio de 2008. Rad. 2002 00411. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Actor: Pfizer Products INC.

(2) Procesos 107-IP-2010 y 94-IP-2006, entre otros.