Sentencia 2008-00193 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001-03-24-000-2008-00193-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Unilever N.V.

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca mayostaza (nominativa) a favor de la firma Panamericana de Alimentos S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del procedimiento administrativo la sociedad Ascender S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, con fundamento en la descriptividad, genericidad y falta de distintividad del signo mayostaza para identificar productos de la clase 30.

5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[...]”(1).

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

[...].

b) carezcan de distintividad

[...].

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

[...]”.

5.3. La demandante impugna las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedieron a la firma Panamericana S.A. el registro de la marca mayostaza (nominativa) para distinguir productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, porque, a su juicio, tales decisiones desconocen que dicho signo es descriptivo de los mencionados productos y, como tal, no es registrable, según los términos del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En opinión de la demandante, las expresiones mayo y staza en una marca de productos consistentes en salsas y condimentos informan directa e inequívocamente al consumidor que el producto contiene o está hecho a base de mayonesa y mostaza y, por ende, el consumidor no requerirá de un esfuerzo mental ni imaginativo para descifrar que la referencia a la mayonesa o a la mostaza en la marca del producto signifique algo diferente a los ingredientes que este contiene o a su sabor, siendo sin duda descriptiva la expresión mayostaza respecto de los productos de la clase 30, en especial de las salsas.

5.4. A efectos de decidir lo pertinente, debe resaltarse que, conforme a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Estos signos, se precisa por el tribunal, no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características(2). De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Recuerda el tribunal en su interpretación prejudicial que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “... de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”(3).

5.5. Aplicados estos conceptos al caso concreto, encuentra la Sala que la marca mayostaza, contrario a lo que sostiene la demandante, no consiste en un signo descriptivo de los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, si se tiene en cuenta lo siguiente:

En la clase 30 del nomenclátor internacional se incluyen los siguientes productos: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

La anterior enunciación corresponde al título de la respectiva clase, en el que aparecen las indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen los productos correspondientes. No obstante, es preciso advertir que en la Clasificación Internacional de Niza dicha clasificación se concreta a través de la denominada “Lista de productos y servicios por orden de clases”. En esta lista aparecen dentro de la clase 30, entre otros productos, la “mayonesa”.

Para distinguir estos productos se concedió el registro de la marca mayostaza.

Al formularse la pregunta cómo es el producto, la respuesta espontánea suministrada por el consumidor medio no corresponde a la designación del producto, pues ciertamente la expresión mayostaza, como expresión única, no hace relación en forma directa e inmediata a las características de la mayonesa ni tampoco de la mostaza ni, en general, de los productos de la clase 30 del nomenclátor internacional.

Por consiguiente, no se trata de un signo descriptivo ni conformado por palabras descriptivas, de tal suerte que no está incurso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ahora bien, aunque la expresión mayostaza está compuesta por parte de los términos genéricos (no descriptivos) mayonesa y mostaza, no los contiene en su totalidad, conformando una expresión suficientemente distintiva, la cual además no tiene un significado conceptual en nuestro idioma.

Debe resaltarse además que esta expresión compuesta que se forma (mayostaza) es claramente evocativa en relación con los productos que pretende distinguir y, por ende, es registrable, tal como se decidió en los actos acusados.

En efecto, pudiera lógicamente pensarse que la expresión mayostaza surge de la unión de parte de las palabras mayonesa y mostaza (mayostaza) y, en tal sentido, la denominación compuesta que se forma sería evocativa de los productos de la clase 30.

Recuerda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída a este plenario, que los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero que, a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, pues solo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

A juicio de la Sala, el signo mayostaza no es un signo que dé a conocer al consumidor de forma directa e inmediata las características del producto de que se trata, aunque sí tiene la aptitud para generar, de forma indirecta, una idea en el consumidor sobre los productos amparados con la marca, idea que se debe construir a partir de un esfuerzo imaginativo y reflexivo, siendo, por ende, un típico signo evocativo, cuyo registro es procedente.

5.6. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que la marca mayostaza (nominativa), en la clase 30, cuyo registro se cuestiona, cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configuran las causales de irregistrabilidad alegadas en la demanda.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad Unilever N.V. para que se declare la nulidad de las resoluciones 20295 de 29 de junio de 2007, 38697 de 26 de noviembre de 2007 y 8873 de 27 de marzo de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales concedió el registro de la marca mayostaza (nominativa), a favor de la firma Panamericana de Alimentos S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del 5 de septiembre de 2013».

(1) Conforme a esta disposición, la susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria para que un signo sea registrable como marca: (i) la primera, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor; (ii) la segunda, por su parte, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

(2) La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre este y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

(3) Proceso 27-IP-2001, marca: Migalletita, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-Frutti S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.