Sentencia 2008-00215 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2008-00215-01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Colombina S.A.

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la división de signos distintivos y de la delegada para la propiedad industrial, declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad Colombina S.A., contra la solicitud de registro de la marca MOMENTINOS (nominativa) presentada por la Firma Symrise GMBH & CO. KG, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso.

2. Las marcas en conflicto.

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

Marca concedida y cuestionada

Marca concedida:MOMENTINOS (nominativa)
Expediente:06-049.510
Radicación:24 de mayo 2006
Clasificación:Clase 30
Productos:Café, cacao, chocolate, pasteleria, confitería
Titular:Symrise GMBH & CO. KG

 

Marcas opositoras previamente registradas

Marca opositora:MOMENTS (Nominativa)
Certificados:151.632, vigente hasta el 17 de enero de 2014
151.634, vigente hasta el 17 de enero de 2014
Clasificación:Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza
Productos de la clase 29Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Productos de la clase 30Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Titular:Colombina S.A.

 

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 76-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

Decisión 486

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

4. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación o significar un aprovechamiento injusto del prestigio del signo registrado o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican. Para poder determinar si existe dicha conexión competitiva, se debe analizar la finalidad de los productos o servicios; la clase a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la necesidad de determinar si se trata de productos o servicios de consumo masivo o selectivo.

Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas nominativas MOMENTS y MOMENTINOS, se impone la aplicación de las reglas de cotejo anteriormente enunciadas en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confundibilidad y/o asociación a que se refiere la parte actora.

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de las marcas en conflicto debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud, de acuerdo con los siguientes criterios:

La similitud ortográfica se da por la coincidencia de letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, debe (sic) tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante (fls. 361 vto. y 362).

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen ciertas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

Marca concedida y cuestionada

MOMENTINOS
12345678910

 

Marcas opositoras previamente registradas

MOMENTS
1234567

 

En efecto, mientras la expresión MOMENTINOS está conformada por diez letras (6 consonantes y 4 vocales) y la palabra MOMENTS está compuesta por siete letras (5 consonantes y 2 vocales), así:

Las consonantes en la marca cuestionada

MMNTNS
1356810

 

Las consonantes en las marcas opositoras

MMNTS
13567

 

Las vocales en la marca cuestionada

OEIO
2479

 

Las vocales en las marcas opositoras

OE
24

 

Como se puede apreciar, aunque los signos tienen una longitud diferente, la marca MOMENTINOS presenta algunas coincidencias frente a la marca MOMENTS, en cuanto a que sus primeras cuatro consonantes (M-M-N-T) y sus dos primeras vocales (O-E) son idénticas a las que conforman la marca opositora, siendo igual su ubicación en cada uno de los signos en conflicto, lo cual permite concluir que la marca demandada reproduce ciertamente la partícula “MOMENT”, esto es, 6 de las 7 letras que conforman la marca opositora. Además de ello, los cuadros que anteceden permiten observar que ambos signos terminan con la consonante “S”, aunque esta coincidencia resulta irrelevante desde el punto de vista ortográfico pues, como ya se dijo, las dos denominaciones tienen una extensión diferente y debido a ello esa consonante es la 10ª letra de la expresión MOMENTINOS, y la 7ª letra de la palabra MOMENTS.

Debido precisamente a la extensión de las marcas, la composición silábica también resulta diferente, tal como se puede ver enseguida:

Las sílabas en la marca cuestionada

M OMENTINOS
1234

 

Las sílabas en las marcas registradas

MOMENTS
12

 

De acuerdo con lo anterior, mientras las marcas opositoras solamente están compuestas por dos (2) sílabas, la marca cuestionada está conformada por cuatro (4) sílabas.

De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes y diferencias desde el punto de vista ortográfico y estructural; sin embargo no se puede predicar que sean idénticas sino semejantes, tal como se puede advertir a continuación:

MOMENTINOS
MOMENTS   

 

Las similitudes anteriormente mencionadas, generan un impacto relativo en el plano visual, pues aunque la marca cuestionada reproduce en el mismo orden casi la totalidad de los elementos que forman parte de las marcas opositoras, se advierte que su terminación es diferente y el hecho de que se sustituya la consonante S por la desinencia INOS, hace que los vocablos en cuestión sean distintos en el plano ortográfico.

Por otra parte, no puede afirmarse que los signos sean idénticos desde el punto de vista fonético, pues el acento prosódico de ambas expresiones es de suyo diferente, lo cual, a pesar de las coincidencias consonánticas, vocálicas ya mencionadas, les imprime una sonoridad bien diferente. En efecto, mientras el acento prosódico está marcado en la tercera sílaba de la marca cuestionada, en las marcas opositoras el acento está puesto en la primera sílaba, así:

MOMENTINOS
MOMENTS

 

Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva, para advertir tales diferencias:

- MOMENTINOS - MOMENTS - MOMENTINOS - MOMENTS -

- MOMENTINOS - MOMENTS - MOMENTINOS - MOMENTS -

- MOMENTINOS - MOMENTS - MOMENTINOS - MOMENTS -

En suma, no existe semejanza fonética entre las marcas enfrentadas.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que las expresiones MOMENTINO y MOMENTS no son expresiones propias del idioma castellano, pues no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Existe sin embargo en nuestro idioma la voz MOMENTOS, que es la más parecida a los vocablos tantas veces mencionados.

Para los fines de este proceso, ha de tenerse en cuenta que si bien la expresión MOMENTS no es propia de nuestra lengua, sí resulta fácil establecer su significado. En efecto, para un consumidor medio, resulta fácil advertir que esa expresión es evocativa de la palabra MOMENTOS y por ende puede afirmarse que su significado es comúnmente conocido. A ello contribuye el hecho de que en diferentes idiomas de origen latino y anglosajón las seis primeras letras de esa expresión (MOMENT) sean coincidentes. Así por ejemplo, en inglés, francés y catalán, la palabra MOMENTOS se traduce como MOMENTS, mientras en alemán se traduce MOMENTE y en italiano como MOMENTI. Siendo entonces la palabra MOMENT del conocimiento común, no podrá ser tenida como una expresión de fantasía para los fines de este proceso.

A diferencia de lo anterior, la expresión MOMENTINOS, considerada como un todo, al no tener una significación conocida en nuestro idioma, debe tenerse como un signo de fantasía.

A propósito de las palabras propias provenientes de un idioma distinto al castellano, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial radicada bajo el número 050-IP-2010 de fecha 8 de junio de 2010, expresó:

En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de estas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, la denominación no será registrable.

Si a juicio de la autoridad nacional competente el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

En tales circunstancias, ante la dificultad de cotejar el significado de un vocablo conocido con otro que no lo es, resulta imposible colegir que existe entre ellos una coincidencia de carácter conceptual.

De acuerdo con las precisiones que anteceden, se concluye además que la partícula MOMENT no puede ser apropiada en exclusiva y su registro previo no puede servir de pretexto para impedir su inclusión en otros signos marcarios, pues se trata de un signo eminentemente débil, tal como lo corrobora la información que aparece consignada a folios 161 a 171 del expediente, relacionada con el registro de las marcas “Dulce MOMENTO”, “MOMENTI”, “Estira tu MOMENTO”, “Su alimento renovante al MOMENTO”, “Tómese un MOMENTO”, “Postres y ponqués MOMENTOS de felicidad”, “Cream Helado MOMENTOS mágicos”, etc.

Según el criterio de la Sala, la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, resulta en este caso de poca importancia, pues no se vislumbra en este caso ningún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento pasaritario, lo cual torna viable y posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación los siguientes conceptos emanados del Tribunal Andino de Justicia:

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

(...).

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido(1).

Registra la Sala que la parte actora no logró demostrar en el proceso la presencia de tales riesgos y, por contera, no se demostró que las marcas opositoras tengan el carácter de notorias.

En cuanto se refiere a la conexión competitiva, no ignora la Sala el hecho de que los productos amparados por las marcas en conflicto pertenezcan a la misma clase 30 del nomenclátor internacional y que, por lo mismo, son comercializados empleando los mismos medios de promoción y publicidad y los mismos canales de distribución. Sin embargo, todo ello resulta irrelevante, pues al no existir ningún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, la coexistencia pacífica en el mercado se tiene por descontada.

Por todo lo anterior, considera la Sala que la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados y por ello, las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 4 de julio de 2013».

(1) Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial rendida en el Proceso 65-IP-2010.