Sentencia 2008-00218 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001 0324 000 2008 00218 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Inversiones Eblin S.A.

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. La resolución acusada, expedida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en la Resolución 15363 de 29 de junio de 2005 de la división de signos distintivos de esa superintendencia, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Cervecería Colón Internacional S.A. y negó a la demandante la solicitud de registro de la marca Columbus (mixta), para distinguir bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La mencionada oposición, formulada oportunamente dentro del respectivo procedimiento administrativo, se fundó en la confundibilidad de la marca solicitada con su marca “Colón”, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional(1).

5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación prejudicial emitida en este asunto:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

5.3. La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

5.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, acogidas por la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 140-IP-2011 emitida en este proceso:

“Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos(2).

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”(3).

Se precisa en esta interpretación, a propósito de las marcas confrontadas en este proceso, una de ellas marca mixta, que:

“Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”(4).

El juez consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples y compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”(5).

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Respecto a la comparación de marcas denominativas, se recuerdan por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los siguientes criterios:

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del tribunal, como en el emitido en el proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora (...); han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir (...); la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación (...); en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”(6).

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

De otro lado, es pertinente resaltar las siguientes precisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre los acuerdos de coexistencia marcaria, expresadas en la interpretación prejudicial 140-IP-2011, correspondiente a este asunto: “Al respecto, el tribunal estima que tal “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad” (Proceso 15-IP-2003. Interpretación prejudicial del 12 de marzo de 2003)”.

5.5. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, una vez observadas en el expediente las marcas confrontadas (la opositora, de tipo denominativo —Colón—, y la negada, Columbus, de tipo mixto), se advierte que en la solicitada por la demandante el elemento predominante es el denominativo, esto es, la expresión Columbus, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos denominativos.

5.6. Las marcas confrontadas son las siguientes:

Colón

Marca registrada

(1)

Columbus

Marca solicitada

(2)

La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que la estructura de las mismas en efecto es diferente, en tanto que la marca identificada con el número 1 está compuesta por dos (2) sílabas (Co-lón), y la identificada con el número 2, por tres (3) (Co-lum-bus), lo que igualmente determina que el número de letras en cada una de ellas sea distinto, cinco (5) en la primera (C-o-l-ó-n), y ocho (8) en la segunda (C-o-l-u-m-b-u-s), siendo coincidentes en ambos signos solamente las tres primeras letras (C-o-l).

Es claro, por lo tanto, que desde el punto de vista ortográfico no existe una similitud significativa entre las marcas examinadas.

La anterior constatación igualmente permite señalar que tampoco existe similitud fonética entre los signos cotejados. En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera sustancialmente diferente, en consideración a que sus desinencias son distintas, tal como se puede apreciar a continuación:

Colón-Columbus-Colón-Columbus-Colón-Columbus

Colón-Columbus-Colón-Columbus-Colón-Columbus

Colón-Columbus-Colón-Columbus-Colón-Columbus

No obstante, considera la Sala que desde el punto de vista ideológico o conceptual sí existe similitud entre las marcas analizadas, la cual puede generar a los consumidores riesgo de confusión y/o de asociación.

En efecto, debe tenerse en cuenta que la expresión Colón evoca el apellido del Descubridor de América Cristóbal Colón, idea esta que igualmente se despierta con la expresión Columbus, la cual hace alusión precisamente al apellido del mencionado personaje de la historia de América.

Esta expresión aunque es propia de un idioma extranjero tiene significado en español y este es de conocimiento común por el consumidor medio en Colombia. El descubrimiento de América es un hecho de importancia histórica que se refiere en las instituciones educativas desde los primeros años de la educación básica primaria y en su estudio el nombre del protagonista de ese suceso se da a conocer como Cristóbal Colón o Cristophorus Columbus, este último nombre en razón a su origen italiano.

Además, si se tiene en cuenta que la marca solicitada en su parte gráfica incorpora una carabela, objeto característico del descubrimiento de América, resulta aún más evidente la evocación que la expresión Columbus hace del Descubridor de América Cristóbal Colón.

En el anterior contexto, concluye la Sala que se presentan similitudes suficientes y significativas entre las marcas analizadas que puedan generar un riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, riesgo que se hace palpable si se tiene en cuenta que ambos signos están destinados a distinguir productos que pertenecen a la misma clase del nomenclátor internacional.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye entonces que los actos acusados no desconocen la normativa contenida en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, como quiera que la marca Colombus (mixta), cuyo registro se negó mediante los actos acusados, no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, configurándose la causal de irregistrabilidad invocada en ellos. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos demandados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NEGAR las pretensiones de la demanda formulada por Inversiones Eblin S.A. para que se declare la nulidad de la Resolución 717 de 18 de enero de 2008, proferida por el superintendente delegado para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó a la demandante la solicitud de registro de la marca Columbus (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) La oposición presentada también se fundamentó en la confundibilidad de la marca solicitada con la marca Colón Classic, solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Este signo, sin embargo, no fue tenido en cuenta en la comparación marcaria, comoquiera que su registro se solicitó posteriormente que el del signo Columbus, según consta en la Resolución 15363 de 29 de junio de 2005 de la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

(2) Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, págs. 351 y ss.

(3) Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, GOAC 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “Campo Verde”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(4) Proceso 55-IP-2002, publicado en la GOAC 821 del 1º de agosto de 2002, diseño industrial: Burbuja Video 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(5) Proceso 46-IP-2008. Marca “Pan American Assistance” (mixta), 14 de mayo de 2008.

(6) Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del derecho de marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss.