Sentencia 2008-00234 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200800234

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad

Actor: Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos Tenslotan y Tensartan, aplicando los criterios adoptados por este tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

El juez consultante deberá determinar si la partícula TENS es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

El alto tribunal en la interpretación prejudicial número 74-IP-2010, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, interpretará el artículo 134 de la misma normativa.

Decisión 486

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;”

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”

De las apreciaciones del tribunal, se colige la necesaria aplicación de las reglas generales para el cotejo marcario, cuyos parámetros han sido puntualizados por aquel y por esta corporación así:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

“Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

En el presente caso, se procederá a la comparación entre los signos denominativos Tenslotan y Tensartan, observando los siguientes criterios expuestos en la interpretación prejudicial allegada al proceso:

“• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado…”.

Asimismo, expone el tribunal que el examen de signos que amparan productos de la clase 5 Internacional de Niza merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Frente a tal propósito el tribunal acota lo siguiente:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de este tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:

Este tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el tribunal expresó:

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso Nº 68-IP-2001. Interpretación prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765, de 27 de febrero de 2002)”.

Por su parte, al señalar el tercero interesado que la partícula TENS es de uso común en esta clase, y por tanto, no apropiable; es preciso determinar si ello es así, para efectos del cotejo de los signos en conflicto. Al respecto, la Sala encuentra que existen más de doce (12) marcas vigentes que utilizan dicho prefijo, dentro de las cuales se citan unas cuantas, entre muchas otras, a manera de ejemplo:

MarcaTitularClase
TENSGlaxo Group Limited5
TENSACTIONLaboratorio Franco Colombiano Lafrancol5
TENSADINBoehrienger Ingelheim International GMBH5
TENSAMONA.H. Robins Company Incorporated5
TENSARAXLaboratorios Legrand S.A.5
TENSICARDBiochem Farmacéutica de Colombia S.A5
TENSICORBiochemie Gesellschaft M.B.H.5
TENSIDUALLaboratorios Biogen de Colombia S.A.5
TENSIMINPharmaceutical Group Ltda5
TENSIOPRILLaboratorios Chalver de Colombia S.A.5
TENSIOTAlmirall S.A.5
TENSARTANLaboratorios Biogen de Colombia S.A.5

 

Así las cosas, le asiste razón al tercero interesado, al advertir que la partícula TENS es genérica para los productos de la clase 5 internacional, por lo que, según sugiere la interpretación prejudicial allegada al presente proceso y lo ha manifestado esta sección(1), la comparación debe efectuarse excluyendo las partículas de uso común, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

Por lo anotado, el cotejo se efecturá, entonces, entre los vocablos restantes Artan y Lotan, a efectos de establecer si este último dota de suficiente distitintividad al signo cuestionado.

Pues bien, como se observa, la sílaba tónica de ambas expresiones se halla en la última de cada una de ellas (TAN), lo cual hace que la semejanza en este aspecto sea evidente.

Ambos vocablos constan de dos sílabas, donde en el signo controvertido se visualiza que la sílaba diferenciadora frente a la marca registrada es LO, así: Lotan; mientras que en la marca previamente registrada, la sílaba diferente es AR, así: Artan.

Resulta incuestionable que ortográficamente no existe coincidencia alguna entre LO y AR en lo que hace a las vocales y consonantes utilizadas en esa sílaba diferenciadora entre ambos signos, puesto que el vocablo Lotan, utiliza la consonante L, y la vocal O, que en modo alguno coinciden con la misma sílaba que es distinta en la marca registrada, AR.

No obstante, se reitera, al compartir ambos vocablos la última sílaba TAN, se puede observar que la semejanza es evidente, no solo al ser dicha sílaba exactamente igual en su grafía para los dos signos, sino por ubicarse allí su tonicidad.

Ahora, de lo anterior se deriva que fonéticamente existe una semejanza significativa, la cual se constata al repertir seguidamente los vocablos:

Lotan - Artan - Lotan - Artan - Lotan - Artan - Lotan - Artan.

Adicionalmente, al agregar el prefijo de uso común se podría evidentemente generar una confusión fonética mayor así:

Tenslotan - Tensartan - Tenslotan - Tensartan - Tenslotan - Tensartan.

De lo anotado, es de colegir que la partícula Lotan, no cumple con la función diferenciadora requerida para dotar al signo de distintividad.

En lo que respecta a la similitud ideológica, se aprecia que ninguna de las partículas objeto de comparación Lotan - Artan, evocan idea alguna, por lo que se descarta un riesgo de confusión en este sentido.

De este modo, y habiendo verificado el elemento consistente en la similitud ortográfica, fonética y conceptual entre los signos enfrentados, es pertinente referirse ahora al presupuesto referente a que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican, pues como han señalado el Tribunal Andino de Justicia y esta sección en varias ocasiones, es fundamental que concurran ambos elementos para que pueda predicarse la confusión.

Así, en el formulario único de registro de signos distintivos(2), consta que la marca denominativa Tenslotan, distingue productos farmacéuticos de uso humano de la clase 5; y, la marca denominativa previamente registrada ampara productos de la misma clase, por lo que el riesgo de confusión asociado a sus semejanzas ortográficas y fonéticas, aunado a este último elemento, hace concluir que existe un evidente riesgo de confusión entre las marcas Tenslotan y Tensartan. Ello, en consideración, además, de que se trata de signos tendientes a amparar productos farmacéuticos cuyo examen de confundibilidad, se insiste, debe ser más riguroso en procura de salvaguardar la salud de los consumidores, y por ende, las marcas en pugna no pueden coexistir en el mercado.

En consecuencia, la Sala acogerá las pretensiones de la demanda y declarará la nulidad de los actos administrativos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRESE la nulidad de las resoluciones 35857 de 30 de octubre de 2007 y 5568 de 26 de febrero de 2008 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordena a la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca denominativa “Tenslotan”, clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, otorgado a favor de la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Copidrogas.

3. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Léase la Sentencia de 23 de mayo de 2002, Radicado 2000-6010, Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actor: Smithkline Beecham Corporation.

(2) Folio 46 del expediente.