Sentencia 2008-00263 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-0324-000-2008-00263-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Computec S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

6.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca DATARIESGO (mixta) a favor de la sociedad DATARIESGO S.A. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante, invocando su condición de titular de las marcas DATACRÉDITO, se opone a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suyas, previamente registradas para distinguir productos y servicios de las Clases 9 (Mixta), 35 (Nominativa y Mixta) y 36 (Mixta) y que, por ende, carece de distintividad y está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

6.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en el proceso como aplicable a éste:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

[…]”

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

[…]”.

6.3. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

6.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 14-IP-2012, dictada en este proceso:

“La autoridad nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

— La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

— Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno al concepto de signos mixtos, calidad que tienen algunos de los signos enfrentados en este asunto, así como a las reglas de comparación de éstos:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 de ago. 1º/2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98. Interpretación prejudicial publicado (sic) en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410, feb. 24/99). (Proceso 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena del Nº 1158, ene. 17/2005).

El juez consultante, deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto DATARIESGO y las marcas mixtas DATACREDITO” (resaltados agregados).

El tribunal también señaló las siguientes reglas de comparación cuando los signos cotejados son mixtos y denominativos:

“Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El juez consultante, deberá determinar el elemento característico de signo mixto solicitado a registro y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.

En este orden de ideas, el juez consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto DATARIESGO y el denominativo DATACRÉDITO” (resaltados no originales)

6.5. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

a. La marca solicitada por DATARIESGO LTDA.:

Sin título10
 

(Marca nominativa, Clase 35(1)) 

b. Las marcas previamente registradas por COMPUTEC S.A.:

DATACRÉDITO

(Marca nominativa, Clase 35(2)) 

Sin título11
 

(Marca mixta, Clases 9(3) y 35(4))

Sin título12
 

(Marca mixta, Clase 36(5))

En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, en las marcas mixtas opositoras, a juicio de la Sala, el elemento denominativo es el predominante, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En consecuencia, se procederá a dar aplicación a las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina comunitaria y acogidas por esta corporación, en tratándose de dirimir la confrontación de signos en los cuales se destaca, como sucede este caso, el elemento denominativo.

6.6. Comparación entre las marcas.

6.6.1. En primer lugar estima la Sala necesario referirse al tema de si la expresión “DATA” —incluida en las marcas en conflicto— constituye una palabra de uso común en las marcas de los servicios que comprende la Clase 35 internacional, esto es, “Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”(6). A este respecto, en la interpretación prejudicial traída al plenario el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que:

“Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio. Para determinar si una expresión o partícula es de uso común, se debe analizar el lenguaje que utiliza el público consumidor para referirse a un determinado producto o servicio. Estas expresiones de uso común, al igual que las genéricas, no pueden ser apropiadas por ningún empresario y, en consecuencia, no pueden ser registradas como marcas de manera exclusiva. Si las palabras genéricas o de uso común se combinan con otras que le otorguen distintividad al conjunto marcario, sí se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario”.

Como se advierte, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

La Sala, al consultar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio(7), encuentra que se encuentran registradas distintas marcas para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación internacional de Niza, en las que se incluye la expresión “DATA”. En efecto, aparecen como marcas registradas, entre otras, las siguientes en las que se incluye la citada expresión: DATAMEDIOS, DATAIMAGENES, DATANET, DATAWAY, DATACLIENTES, DATAHOUSING, CONSTRUDATA, DATABOLSA, DATAEXT, INTERDATA, DATATIEMPO, DATATIENDA. Lo anterior, claramente denota que la expresión “DATA” constituye una expresión de uso común en las marcas de los servicios de la mencionada clase, debiendo en consecuencia ser excluida del examen comparativo a realizarse en este proceso, en atención a la regla jurisprudencial atrás anotada.

6.6.2. En razón a lo anterior, el cotejo marcario se traduce en la comparación de los signos RIESGO y CRÉDITO, cuya estructura es la siguiente:

RIESGO
123456

Marcacuestionada 

CREDITO
1234567

Marcasopositorasregistradasanombredelademandante 

Apreciados los signos en conflicto a la luz de las reglas de cotejo marcario señaladas previamente, es evidente que entre ellos no existen similitudes desde los puntos de vista ortográfico ni fonético. En efecto la conformación de cada uno de los signos es diferente (en cuanto al número de fonemas y de sílabas) y ello lógicamente supone que al ser pronunciados de manera sucesiva y alternativa se escuchen de forma distinta.

6.6.3. Ahora bien, en el presente asunto la parte actora centra la discusión en la similitud conceptual que, a su juicio, existe entre los signos DATARIESGO y DATACRÉDITO. Afirma que la marca DATARIESGO (mixta), registrada para identificar, entre otros, servicios de manejo de información financiera, evoca la idea de información de riesgos crediticios y financieros, que es precisamente la misma que genera la marca DATACRÉDITO.

Según lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud ideológica o conceptual “se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”. De acuerdo con las definiciones que aparecen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de la palabra RIESGO es diferente al de la palabra CRÉDITO. El primero es definido como “contingencia o proximidad de un daño”; en tanto que el segundo, en su primera acepción significa “cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho a exigir”.

El significado diferente de cada una de las palabras permite señalar a la Sala que ellas igualmente evocan una idea distinta. En ese sentido, no es cierta la afirmación de la parte actora que la expresión DATA CRÉDITO sea evocativa necesariamente de contingencia o proximidad de un daño en materia crediticia.

6.6.4. El anterior examen permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación, que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario. La inexistencia de riesgo alguno de confusión o asociación se corrobora aún más a partir del examen del elemento gráfico que hace parte de la marca mixta cuestionada, el cual claramente le otorga suficiente distintividad frente a las marcas opositoras, estructuradas, una, con la sola denominación —DATACRÉDITO—, y otras, con esa denominación acompañada de figuras sustancialmente diferentes.

6.6.5. Ahora bien, debe precisarse que no resulta relevante, en este caso, que los servicios que las marcas enfrentadas distinguen pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 35) o a clases relacionadas, ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así además éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando, como aquí ocurre, las marcas respectivas son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

6.7. Conclusión.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, se concluye que la marca DATARIESGO (Mixta) cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el ordenamiento jurídico, y que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada en la demanda, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado con las marcas previamente registradas. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda presentada por COMPUTEC S.A. para que se declare la nulidad de las resoluciones 23662 de 31 de julio de 2007, 35820 de 30 de octubre de 2007 y 45010 de 28 de diciembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca DATARIESGO (Mixta) a favor de la sociedad DATARIESGO LTDA., para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.»

1 “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de información financiera”.

2 “Publicidad y negocios y especialmente agencias de información comercial y de personas”.

3 “Aparatos eléctricos, ordenadores, computadores, equipos de cómputo e informática, base de datos, redes de transferencia de datos e información y redes de comunicaciones”.

4 Publicidad y negocios; servicios prestados por organizaciones cuya finalidad es la ayuda, asistencia y asesoría en la explotación y dirección de negocios; servicios de outsourcing; servicios de transcripción de comunicaciones; servicios de investigaciones para negocios”.

5 “Servicios relacionados con asuntos financieros, monetarios y de seguros”.

6 Conforme a la nota explicativa que aparece en la Clasificación Internacional de Niza, la Clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en: 1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios. Esta clase comprende en particular: — el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta; — los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos; — los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica”.

7 www.sic.gov.co.