Sentencia 2008-00265 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref: Expediente núm. 2008 00265

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Sanofi Pasteur.

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“Primero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

“Segundo: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo o confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

“Tercero: El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos HEXAXIM y EXAZYM, aplicando los criterios adoptados por este tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

“Cuarto: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

La Corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo denominativo HEXAXIM, examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

“Quinto: La Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto, de conformidad con los parámetros expresados en esta providencia.

“Sexto: Los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia.

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

En este sentido, la oficina nacional competente o el juez, en su caso, deberán analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con dichos requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

Cuando el artículo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

“Séptimo: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto” (fls. 217 a 219).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 58-IP-2011, solicitada por esta corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134, pero limitada al literal a) y 136 literales a) y f) de la Decisión 486, y de oficio interpretará los artículos 150 y 159 de la misma normativa.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; (…)”.

“ART. 136.—No podrán registrase como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

“ART. 159.—Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

Indica el Tribunal de Justicia Andino, respecto a los requisitos para el registro de una marca, lo siguiente:

“Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se comprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad.

Así mismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir los productos o servicios del mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado” (fl. 206).

Ahora bien, como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios, es decir, el examinador, necesariamente, debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directo o indirecto entre las marcas en conflicto.

De igual manera y teniendo en cuenta que las marcas en conflicto son denominativas, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa, tal como la anota el Tribunal de Justicia Andino.

Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones:

HEXAXIM: es una marca simple que contiene siete letras, tres vocales, tres sílabas y cuatro consonantes.

EXAZYM: es una marca simple que contiene seis letras, dos vocales, tres sílabas y cuatro consonantes, pero donde la letra Y griega, se convierte en la I latina al estar precedida de una consonante (la letra Z); de manera que tendría que contabilizarse como una vocal en lugar de una consonante, para un total de tres vocales.

De lo anterior se observa que varían en el número de letras, pero contienen idénticas vocales ubicadas en el mismo orden y hay coincidencia en el número de sílabas.

En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado “HEXAXIM” tiene su acento prosódico en la última sílaba “XIM”, al igual que en la marca “EXAZYM”, se indica en la terminación “ZYM”. Los prefijos, raíces y desinencias, presentan ciertas similitudes, a pesar de contener algunas letras diferentes, en cuanto a la pronunciación de las mismas.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que no se encuentran semejanzas, ya que ninguna de las dos marcas tienen significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “fantasía”.

Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles similitudes, veamos:

HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM HEXAXIM - EXAZYM

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “HEXAXIM” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª Internacional, guarda estrecha semejanza con la marca previamente registrada “EXAZYM” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual) y su fonética, cuestión que es ratificada por la parte actora, quien no discute sobre este aspecto.

De modo que al existir riesgo de confusión directo e indirecto entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que dichos signos están destinados a proteger productos comprendidos en la misma clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, donde la limitación de los productos que hace el demandante para distinguir, solamente “vacunas”, no es suficiente para garantizar la salud inclusive la vida de los consumidores. Más aún, si se tiene en cuenta que en nuestro país, existe la “auto receta” de medicamentos que, por ende, genera un alto riesgo de confusión entre el público consumidor(1).

Por último, en relación a que existe acuerdo de coexistencia de marcas entre los titulares de las marcas cotejadas, tal como lo manifiesta la sociedad demandante, es preciso indicar que la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene la facultad legal para denegar o autorizar dichos acuerdos. En este caso, tal acuerdo fue negado por no cumplir los requisitos del artículo 159 de la Decisión 486, según lo dispuesto en los actos administrativos acusados.

Respecto al artículo 159 de la Decisión 486, el Tribunal de Justicia Andino, indicó en la Interpretación Prejudicial allegada, lo siguiente:

“…los acuerdos de coexistencia marcaria, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes:

1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos.

2. Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia

3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes.

(…) La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (…)” (fl. 214).

De lo anterior, se colige que la sociedad demandante, no presentó prueba de que la Entidad demandada, haya inscrito el acuerdo allegado por la actora a este proceso. Como tampoco demostró el haber cumplido con los requisitos del artículo 159 de la Decisión 486(2), pues sólo se limita a afirmar que“…llamo la atención…sobre el hecho de que la entidad demandada ha debido aceptar el acuerdo de coexistencia firmado por las sociedades Cavidi tech AB y Sanofi Pasteur, en tanto es la propia limitación de productos que se encuentra en el acuerdo la “la medida tendiente a evitar la confusión del público” y que sin razón alguna extraña la entidad demandada” (fl. 62).

La Sala resalta que el acto de la autonomía de la voluntad de dichas partes, no es suficiente para conceder el registro del signo cuestionado, pues, necesariamente tienen que cumplir los requisitos de orden público previstos en la norma comunitaria, lo cuales se reitera no fueron acatados por la sociedad demandante, toda vez que la limitación de los productos de la clase 5ª inicialmente solicitada, a las “vacunas”, no es suficiente, ya que prima el interés general sobre el interés particular que tengan las partes del acuerdo, es decir, prevalece la protección de la vida y la salud de los consumidores. Máxime, cuando se tratan de productos farmacéuticos, donde el estudio debe ser mucho más riguroso que los de otras clases de la Clasificación Internacional de Niza. Lo cual, hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en uno de los actos administrativos, expuso sobre la conexión competitiva, lo siguiente:

“…en este sentido el signo solicitado pretende distinguir según limitación presentada “Vacunas”, productos comprendidos en la clase 05ª, es decir, productos relacionados con los productos disting uidos con la marca previamente registrada EXAZIM, pues las vacunas son medicamentos utilizados para prevenir enfermedades producidos por diversos virus, y los productos protegidos por la marca registrada comprenden “productos de diagnóstico para uso médico en el campo de la virología”, llegando esta oficina a la conclusión que estos se encuentran relacionados dada su naturaleza, aplicación y finalidad, de donde puede colegirse que de permitirse el registro del signo solicitado en registro, el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar, en primera instancia el producto, y, en segundo lugar, el origen empresarial de uno y otro, presupuesto este indispensable de registrabilidad” (fl. 17)(3).

Argumento que esta Sala comparte, y se acentúa una vez más, se reitera, en el hecho de que en nuestro país, existe la “auto receta” de medicamentos que, por ende, genera un alto riesgo de confusión entre el público consumidor.

En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Como se trata de dos marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias.

(2) “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

(3) Resolución 38830 de 26 de noviembre de 2007.