Sentencia 2008-00269 de julio 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Radicación 11001032400020080026900

Actor: Libardo Carreño Basto

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Tercero interesado: Marc O`Polo International AB

Tema: Registro marcario - Examen de registrabilidad - Causales de irregistrabilidad - Reglas de cotejo.

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá D.C., veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

V.1. El problema jurídico.

A la Sala le corresponde examinar los argumentos expuestos por el apoderado del señor Libardo Carreño Basto, en contra de las resoluciones 9227 del 30 de marzo de 2007, 20136 de 29 de junio de 2007 y 34764 del 25 de octubre de 2007, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca Marko Polo (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

La parte actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma no es confundible con la marca Marc O´Polo (mixta) previamente registrada a nombre de la sociedad Marc O´Polo International AB.

V.2. La causal de irregistrabilidad en estudio.

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente:

“[…] ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinaciones de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]”.

“[…] ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.

V.3. El examen de registrabilidad.

De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”(1).

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común(2).

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”(3).

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4. Las reglas de cotejo marcario.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

“[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.5. La Comparación de los signos.

Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

El signo solicitado.

2008-00269-5 (1)
2008-00269-5 (1)
 

La marca registrada.

2008-00269-6 (2)
2008-00269-6 (2)
 

Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores.

Al respecto, y previa revisión de los signos distintivos, la Sala encuentra que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores.

En efecto, bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio al señalar que la parte gráfica simplemente resalta la letra O, sin que logre romper el vínculo intelectual al cual se remite el consumidor, razón por lo que la parte denominativa es la que prevalece y frente a la cual se debe realizar el cotejo marcario de conformidad con las reglas elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación.

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló que “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, precisó que “[…] la prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”(4).

V.6. Análisis de la comparación de los signos.

Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo Marko Polo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

En este orden, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente:

MARKO POLO
12345 1234

Signo solicitado 

MARC O´POLO
1234 1 1234

Marca registrada 

En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que mientras el signo solicitado está conformado por dos (2) palabras (Marko y Polo), la primera de cinco (5) letras y la segunda de cuatro (4) letras, la marca registrada está compuesta por tres (3) expresiones y un apóstrofe (Marc, O´ y Polo), la primera y tercera de cuatro (4) letras y la segunda de una (1) letra.

Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto el signo solicitado reproduce en su integridad la palabra Polo y las letras “Mar” y “O”, uniéndolas en una sola con la letra K.

Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

Marko Polo - Marc O´Polo - Marko Polo - Marc O´Polo

Marko Polo - Marc O´Polo - Marko Polo - Marc O´Polo

Marko Polo - Marc O´Polo - Marko Polo - Marc O´Polo

Marko Polo - Marc O´Polo - Marko Polo - Marc O´Polo

Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de igual forma, tal y como se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás.

Cabe resaltar que la semejanza fonética no se desvirtúa con el hecho de que la palabra Marc se encuentra separada de la letra O, dado que ambas se pronuncian de manera conjunta. Además las letras C y K se pronuncian similarmente.

Resulta correcto lo precisado por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando señaló que “[…] que tal semejanza fonética, no se desvirtúa, con la unión de ciertas letras, que contiene la marca registrada, pues cotejados los conjuntos, estos carecen de la posibilidad de ser individualizados […]”.

Así la cosas, si bien es cierto que se trata de la misma expresión, escrita de una forma diferente, también lo es que el signo solicitado resulta confundible fonéticamente, similitud que no se diluye con la presencia de las leras C y K, y mucho menos por la presencia de un apóstrofe.

Desde el punto de vista conceptual, la Sala encuentra que la confusión se hace más evidente en tanto se trata del nombre propio Marco Polo(5).

En este contexto, la Sala considera que el signo solicitado carece de distintividad para que el público consumidor pueda diferenciarlo de la marca previamente registrada, existiendo riesgo de confusión, lo cual impide la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado.

V.7. Riesgo de confusión y/o asociación.

Sin perjuicio del análisis anterior, para la Sala resulta necesario ahondar aún más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro del signo generaría confusión en el consumidor, realizando el respectivo análisis de riesgo de confusión y/o asociación.

En este sentido y sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó lo siguiente en la interpretación prejudicial:

“[…] El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en la presente providencia.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”.

En este sentido y aplicando las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, la Sala encuentra que el signo solicitado Marco Polo busca amparar productos de “[…] cuero, e imitaciones de cuero, productos de estas materias, no comprendidos en otras clases pieles de animales, baúles y maletas paraguas sombrillas y bastones fustas y guarnicionería, bolsos, bolsos de cuero para llevar niños, bolsos de herramientas, (sacos de cuero/vacías), bolsas de malla, bolsas de ruedas para ir de compras, bolsas para las compras, bolsitas, bolsos de viaje, etc. […]” (negrillas fuera de texto).

Ahora bien, respecto de la marca Marc O´Polo, previamente registradas, se tiene que el registro 209649 ampara productos de “[…] cuero no incluidos en otras clases, tales como bolsos, carteras, llaveros, billeteras, monederos, mochilas, bolsos de viaje, maletas de viaje, valijas, cinturones, forros para agendas, forros para diarios, paraguas, repuestos y accesorios para los productos antes mencionados […]” (negrillas fuera de texto).

Por ende y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, es dable afirmar que “ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 18(6), existiendo, en consecuencia, conexidad competitiva.

Así las cosas, su comercialización se realiza empleando iguales medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, y comparten la misma finalidad, lo cual puede contribuir de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión.

Como resultado del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, la Sala concluye que se podría generar una confusión indirecta, esto es, una idea de asociación errónea en sede del consumidor, pues equivocadamente puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, ya que comparten los mismos canales de distribución y de publicidad. Las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación.

Además, el signo que se pretende registrar no cuenta con un elemento que le otorgue suficiente distintividad para que el consumidor no incurra en el error que se trata de un producto con unas características diferentes provenientes de la marca registrada.

V.8. Violación a los principios de analogía, igualdad y economía procesal.

Frente a la presunta violación a los principios de “[…] analogía, igualdad y economía procesal […]”, por el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo solicitado para la clase 18 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y que el mismo signo fuese registrado en la clase 25 ibídem, la Sala recuerda que el principio de especialidad permite que sobre un mismo signo puedan recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares), en el entendido que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia(7) ha precisado:

“[…] Carlos Fernández Novoa señala al respecto que:

“La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos […]” (negrillas fuera de texto).

Así, bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio cuando señaló que “[…] la concesión de un registro marcario para identificar productos o servicios de una determinada clase no garantiza la concesión del registro de esa misma marca para identificar productos o servicios de otras clases, por lo que el estudio de registrabilidad completo debe hacerse en cada caso […]”.

Aunado a ello la Sala recuerda que “[…] el examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional es autónomo en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario como con las decisiones emitidas por la propia oficina, de modo tal que “el examen de registrabilidad [se debe hacer] analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares […]”.

Cabe resaltar que es reiterada la jurisprudencia de esta Sección en la cual se ha sostenido que el análisis de confundibilidad debe circunscribirse a los supuestos fácticos y jurídicos traídos al caso concreto, dado que las razones que se adoptaron para el registro de signos parecidos o similares fueron plasmadas en actuaciones administrativas distintas a la que originó el acto acusado en este proceso(8).

V.9. Conclusión.

Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, para la Sala entre los signos cotejados, que amparan productos con la misma naturaleza y finalidad, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinan la imposibilidad de la coexistencia pacífica en el registro marcario, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

3. En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1º de septiembre de 2004, marca: “Diused Jeans”.

(2) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1º de abril de 2003. Marca: “Chilis y Diseño”.

(3) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “Sheraton”.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de abril de 2016, rad. 2010-00471, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

(5) Marco Polo fue un mercader y viajero veneciano, nació el 15 de septiembre de 1254 y murió el 9 de enero de 1324. CAVADAS, José Manuel da Rocha Serenísima Venecia. Obra propia Editorial. 10 de diciembre de 2014. Consultado en https:// Marco_Polo#cite_note-3.

(6) Clase 18 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.

(7) Proceso 321-IP-2015 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de noviembre de 2014, rad. 2009-00133, M.P. Guillermo Varga Ayala.