Sentencia 2008-00278 de octubre 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2008 00278 00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: The Procter & Gamble Company

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. La normativa comunitaria sustancial aplicable al caso.

Como es sabido, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros. Su función consiste en interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, esto es, buscar su significado para precisar su alcance, en orden a que el juez de cada país la aplique en el asunto respectivo.

Según lo señalado en la interpretación prejudicial 115-IP-2011 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitida en este proceso, la cual debe adoptarse en esta providencia, según lo normado en el artículo 35 del tratado de creación de la citada corporación(1), la norma sustancial aplicable en este asunto es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, comoquiera que fue en vigencia de esta normativa que se presentó por la parte actora solicitud de patente de invención denominada “envase flexible con escudete”.

A propósito de la aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo, es preciso citar las siguientes explicaciones que el tribunal hace en la interpretación prejudicial mencionada:

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

(...).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la propiedad industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 154-IP-2004, en donde se precisó:

“Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma” (proceso 154-IP-2004. Interpretación prejudicial de 9 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1184, abr. 7/2005).

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

(...)” (negrillas no originales).

Así las cosas, se reitera, la normativa comunitaria sustancial aplicable a este asunto es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual, en lo pertinente, dispone lo siguiente(2):

“ART. 17.—El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto”.

“ART. 20.—El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier país miembro.

La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite.

En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad”.

5.2. El asunto de fondo.

5.2.1. De acuerdo con los antecedentes reseñados, el problema jurídico que plantea este asunto consiste en determinar, de un lado, si en el marco de la Decisión 344 era posible que la demandante transformara su solicitud de patente de invención a la modalidad de diseño industrial, y de otro, si la modificación que se realizó configuró o no una ampliación de la invención contenida en la solicitud inicial.

5.2.2. Para la definición de tales cuestiones es pertinente acudir a los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida para este proceso.

a. En este orden, a manera de premisa general, es pertinente señalar que los bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. En efecto, un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora; un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por el derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención.

En consecuencia, un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos.

En el caso particular, el demandante afirma que la parte externa de su invención es también protegible por la figura del diseño industrial. Si el objeto presentado reúne tanto las características para ser protegido como patente de invención, modelo de utilidad, signo distintivo (marca, lema comercial, nombre comercial, etc.), derecho de autor u otras modalidades y esquemas de protección, como el diseño industrial, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados. No obstante, es muy importante tener en cuenta que para que se dé la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, cumplir con las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplir con los trámites de concesión o registro.

b. Ahora bien, el párrafo primero del artículo 17 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que el peticionario podrá modificar su solicitud de patente de invención, señalando como límites de dicha modificación que esta no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

De otro lado y, en armonía con lo antes expresado respecto a que es factible que un mismo objeto sea protegible por varias figuras de propiedad intelectual, en el párrafo segundo de este mismo artículo 17 se regula una especial modificación de la solicitud de patente, al establecerse que: “El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de la solicitud a otra modalidad de propiedad industrial, para proteger el mismo objeto” (se resalta).

Lo anterior pone en evidencia, con absoluta claridad, que se puede modificar una solicitud de patente de invención a una de diseño industrial, pues la norma citada no hace excepción alguna frente a las distintas modalidades de propiedad industrial.

c. Además, de la interpretación sistemática del citado artículo 17 con el artículo 20 de la Decisión 344, se concluye que en el marco de la figura del fraccionamiento de la solicitud de patente es posible que el peticionario solicite el cambio de modalidad de patente de invención a diseño industrial. En efecto, el artículo 20 permite al peticionario fraccionar su solicitud de patente en dos o más, siempre y cuando ninguna de ellas implique una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

d. Por lo anterior, como se expresa en la interpretación prejudicial, de la anterior normativa pueden surgir las siguientes hipótesis:

• Que el peticionario transforme su solicitud a otra modalidad de propiedad industrial (art. 17). Este es el caso en que el peticionario solicita que el objeto de la solicitud ya no se proteja mediante patente de invención, sino mediante otra figura de protección industrial, que bien puede ser una marca, un modelo de utilidad, un diseño industrial, etc. Es importante tener en cuenta que la norma prevé que esta modificación se realice antes de la publicación. Esto tiene como soporte el derecho de los terceros interesados en conocer y controvertir la solicitud tal y como es tramitada. También se advierte que, como efecto, la solicitud transformada gozará de la misma fecha de presentación de la solicitud inicial.

• Que el peticionario transforme su solicitud parcialmente, utilizando para ello la figura de “fraccionamiento de la solicitud” (art. 20). En este caso el peticionario divide su solicitud en dos o más fracciones con el objetivo de que se protejan de manera diferente, bien sea mediante la figura de la patente o mediante otra modalidad de protección, que bien puede ser el diseño industrial. Esto se encuentra en concordancia con el artículo 17, ya que si el artículo 17 permite el cambio de modalidad y el 20 el fraccionamiento de la solicitud, nada impediría, sustancial y normativamente hablando, que una de las solicitudes divisionales se hiciera con cambio de modalidad.

La figura del fraccionamiento goza de las siguientes características:

(i) El fraccionamiento no puede implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en la solicitud inicial. En relación con el objeto a patentarse, la solicitud debe quedar en las mismas dimensiones y, por lo tanto, un fraccionamiento no puede aprovecharse para ampliaciones del objeto patentable. Esto es muy claro de la redacción de la norma, pero no implica que no se pueda fraccionar la solicitud para pedir la protección mediante otra modalidad de propiedad industrial. Si de la solicitud inicial se desprenden todos los presupuestos para que el objeto patentable también pueda protegerse mediante otra modalidad, el fraccionamiento para estos efectos no tiene por qué implicar una ampliación de la invención presentada. No se estaría, bajo este presupuesto, ampliando el objeto a patentarse.

(ii) La solicitud de fraccionamiento se debe realizar antes de la publicación, con el fin de proteger el derecho de contradicción de terceros interesados.

(iii) En caso de que la oficina nacional acepte el fraccionamiento solicitado, se aplicará el trámite que corresponda a la modalidad escogida y se presentarán los documentos que se requieran para adelantar el respetivo trámite (último párrafo del artículo 20). Es muy importante tener en cuenta que la solicitud fraccionada se debe acomodar formalmente a la modalidad escogida, lo que implica cumplir con toda la normativa procesal para el efecto; esto incluye el pago de las tasas, presentación de copias, soportes etc.

(iv) La solicitud fraccionada gozará de la misma fecha de presentación de la solicitud inicial.

5.2.3. Descendiendo al caso concreto se observa en los antecedentes administrativos de los actos acusados, que inicialmente la sociedad Procter & Gamble Company, el 18 de diciembre de 1995, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente de invención titulada “envase flexible con escudete”(3); no obstante, posteriormente a través de escrito radicado el 26 de noviembre de 1996, que fundamentó en lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “fraccionó la solicitud de patente” y, en relación con dicha solicitud divisional, solicitó “el cambio parcial de la modalidad de la patente a un diseño industrial”(4).

La Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados rechazó por improcedente la solicitud fraccionaria y el cambio de modalidad. Para arribar a tal decisión afirmó lo siguiente:

“Que, como se advierte, el artículo 35 [de la Decisión 486] no regula (tampoco lo hizo el artículo 18 de la Decisión 344 sustituida) la figura del cambio parcial de modalidad. Además, una solicitud de patente de invención se puede convertir a una de modelo de utilidad, pero no se puede convertir a una de diseño industrial como equivocadamente lo pretendía el solicitante (su naturaleza no lo permite).

(...).

Que, como se advierte, el artículo 36 [de la Decisión 486] establece que la solicitud fraccionaria no podrá implicar una ampliación de la materia inicialmente divulgada (como también lo hizo en su momento el artículo 20 de la Decisión 344 sustituida). Sin embargo, la solicitud fraccionaria presentada sí amplía la materia inicialmente presentada, comoquiera que las figuras allegadas con la fraccionaria y que obran a folios 102 y 103 del expediente en estudio, no corresponden con las inicialmente presentadas que obran a folios 24 a 28 y 56 a 60 del mismo expediente”.

Pues bien, aplicados criterios antes expresados al caso concreto, se advierte por la Sala el claro desconocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio a la normativa comunitaria antes mencionada. En efecto, al margen de lo contradictorio de los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio —pese a no reconocer la posibilidad del cambio de modalidad de propiedad industrial, esto es, de patente de invención a diseño industrial, estudió la modificación solicitada por la parte actora y la negó por la supuesta ampliación en la solicitud fraccionaria de la materia inicialmente presentada—, es claro para la Sala que los actos acusados desconocen lo dispuesto en los artículo 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa sustancial aplicable al asunto, pues, con arreglo a ella, sí resultaba viable que la demandante, por vía de la figura del fraccionamiento de la solicitud, transformara parcialmente su solicitud con el objeto de que se protegiera de dos formas diferentes, esto es, a través de la patente de invención y por medio del diseño industrial.

Además, no es cierto que con el fraccionamiento solicitado se haya ampliado la invención contenida en la solicitud inicial, pues no se observa que se hayan modificado las dimensiones presentadas para la solicitud de patente de invención, no siendo relevante, en modo alguno, que para el diseño industrial si se llegue eventualmente a realizar algún cambio en las figuras respectivas.

5.3. Conclusión.

En este orden de ideas, al acreditarse la vulneración de la normativa comunitaria contenida en los artículos 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, no siendo necesario examinar los demás cargos de nulidad invocados en la demanda.

En consideración a que la decisión anulada vulneró el derecho de la demandante a obtener un pronunciamiento de fondo respecto de su solicitud de registro de un diseño industrial, derecho garantizado constitucionalmente (C.P., art. 23), se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio, a título de restablecimiento del derecho conculcado, la reanudación de la actuación administrativa originada en la citada solicitud de registro formulada por la sociedad Procter & Gamble Company, para que luego del examen del requisito de novedad del diseño industrial y de los demás que sean exigibles y de conformidad con la normativa comunitaria aplicable al asunto, decida de fondo si lo concede o no, lo cual deberá realizar en un término prudencial enmarcado por los principios de eficacia, economía y celeridad que gobiernan la función administrativa (C.P., art. 209), que no podrá sobrepasar de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 33371 de 10 de octubre de 2007 y 5089 de 22 de febrero de 2008, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, “Se rechaza una solicitud fraccionaria y un cambio de modalidad” y “Se resuelve un recurso de reposición”.

2. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio la reanudación de la actuación administrativa originada en la citada solicitud de registro formulada por la sociedad Procter & Gamble Company, en orden a que luego del examen del requisito de novedad del diseño industrial y de los demás que sean exigibles y de conformidad con la normativa comunitaria aplicable al asunto, decida de fondo acerca de si lo concede o no, lo cual deberá realizar en un término prudencial enmarcado por los principios de eficacia, economía y celeridad que gobiernan la función administrativa (C.P., art. 209), que no podrá sobrepasar de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

3. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Adoptado en Colombia a través de la Ley 457 de 1998.

(2) En la interpretación prejudicial, por las razones antes referidas, se incluye como norma objeto de la misma a la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a cuyo tenor: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta decisión. // En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta decisión. // Para el caso de procedimientos en trámite, la presente decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(3) Folios 1 a 28 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(4) Folios 99 a 119 del cuaderno de antecedentes administrativos.