Sentencia 2008-00279 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00279.

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Acción: Nulidad.

Actora: Azul K S.A.

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Al comparar una marca denominativa y una mixta, o comparar marcas mixtas entre sí, (con parte denominativa compuesta todas), se determina que si en esta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la autoridad nacional competente o por el juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “Super Refiel” (mixto) es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de los productos de la clases 3 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

6. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan la derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

7. La oficina nacional competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aun en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Así mismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

Debe ser de oficio.

Es integral.

Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.

Es autónomo” (fls. 194 a 196).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 53-IP-2012, solicitada por esta corporación señaló, que es procedente la interpretación de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a); así mismo, se interpretará el artículo 150 (examen de registrabilidad y debida motivación) solicitado por la consultante; y, no se interpretarán los artículos 135 (causales de irregistrabilidad absolutas) y 148 (presentación de oposiciones) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser pertinentes al presente caso.

Decisión 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”.

“ART. 150.—Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Cada una de las marcas en conflicto, está estructurada de la siguiente forma:

 

IMA SEN 2008-00279 CE.JPG
IMA SEN 2008-00279 CE.JPG
 

 

Teniendo en cuenta que las marcas en controversia son “Super Refiel” (mixta) y “Super Riel” (mixta y denominativa); se estima conveniente analizar cuáles de los elementos que las integran prevalece en las mismas.

Como puede apreciarse, en ambas marcas mixtas predomina el elemento denominativo, ya que como están conformadas, no deja duda alguna que son las palabras las que llegan más fácilmente a la retentiva del público consumidor. En tal sentido se efectuará el cotejo marcario.

Así las cosas, a continuación se presentan los siguientes criterios elaborados por la doctrina en cabeza del autor Carlos Fernández Novoa, aplicables a la comparación de marcas denominativas:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”(1).

Antes de analizar los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, la Sala estima conducente, referirse a los aspectos descriptivo, genérico y de uso común de la partícula “Super” contenida en las marcas en conflicto, ya que el tercero interesado en las resultas del proceso y la parte demandada, respectivamente, así lo sostienen.

En el presente proceso, el señor Germán Aranda Castellanos argumentó en la contestación de la demanda que el término “Super”, es descriptivo y genérico, ya que es un superlativo, que tiene “... tiene cierta cualidad en grado alto muy alto o el más alto. Se aplica al grado máximo en que los adjetivos o los adverbios expresan una cualidad, cantidad o intensidad”. Y que era genérico “para distinguir productos de la clase 3 internacional por lo que por ello en la mencionada clase se encuentran registrados y vigentes otros signos con dicha expresión acompañados de expresiones que conceptualmente son diferentes...”.

Signos descriptivos

El tribunal indica al respecto, lo siguiente:

“(...) La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, (...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada —por ejemplo por un consumidor medio— es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”(2).

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios”.

En el presente caso, el término “Super”, —que en efecto es un adjetivo calificativo, del orden de los superlativos—, ante la pregunta ¿cómo es el producto?, la respuesta por parte del consumidor medio será la descripción de la cualidad de alguno de los producto de la clase 3ª, inclusive de cualquier otro producto o servicio de la Clasificación Internacional de Niza, ya que dicha expresión, es un vocablo descriptivo laudatorio que hace alusión, a lo máximo de una cosa y, por tanto, se verá “... disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios”, tal como lo afirma el Tribunal de Justicia Andino.

Signos genéricos

El tribunal ha señalado lo siguiente:

“Que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio. La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

(...).

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, estas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que estas denominaciones derivarían en ser signos débiles”.

A juicio de la Sala, no puede considerarse que el vocablo “Super”, sea genérico, pues en primer lugar, una marca no puede ser a su vez descriptiva y genérica, ya que es o lo uno o lo otro y, en segundo término, porque ante la pregunta ¿Qué es el producto?, su respuesta no designa ninguno de los productos de la clase 3ª, que este distingue.

Por otra parte la Superintendencia de Industria y Comercio indicó que “Si bien las marcas en debate comparten la expresión ‘Super’ es de señalar que esta expresión es (sic) libre utilización por parte de los empresarios, por lo que deben tenerse en cuenta los elementos adicionales ‘Refiel’ y ‘Riel’”; en tal virtud, se hará referencia a las palabras de uso común y a la marca débil, como lo expresa el Tribunal de Justicia Andino.

Palabras de uso común. La marca débil:

Al respecto, el citado tribunal, señala:

“Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.

(...).

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, estas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando (...)”.

Las palabras de uso común, son aquellas que por su uso constante en la designación de un producto han decaído en banalidad, es decir, se han convertido en el nombre del mismo, como por ejemplo, las marcas Jeans y Tennis, las cuales son utilizadas comúnmente en nuestra lengua para designar productos de ropa y calzado de campo o deportivo. Por consiguiente, no es aplicable al caso, pues el vocablo “Super”, no es utilizado por el público consumidor para denominar un producto de la clase internacional que se analiza en esta oportunidad.

No obstante lo anterior, e interpretando lo que quiso decir la entidad demandada al referirse al “uso común”, debe entenderse como la “debilidad” del elemento Super, por ser empleado reiterativamente en las marcas registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio.

En efecto, en el archivo digital de dicha entidad, se encontraron, entre otras marcas registradas de la clase 3ª, hasta la fecha de radicación de la solicitud del signo cuestionado, las siguientes:

SignoExpresiónTitular(es)ExpedienteNizaClase(s)TipoCertificadoVigencia
 
1MarcasSuper Riel1-Azul K S.A.93 37904373NO15616514/03/2014
2MarcasSuper Luz1-Industrias K-Cera Ltda.96 00210073MI18938518/09/2016
3MarcasSuper X-21-Industrias K-Cera Ltda.96 00990073MI20753113/04/2008
4MarcasSuper Tection1-Mashmeijer Aromatics B.V.97 01714373NO20536730/01/2008
 
5MarcasSuper Life1-Henry Pava Camelo00 00912273MI22974217/10/2010
          
6MarcasSuper Canal1-Beisbol de Colombia SAS00 01333373NO23145827/11/2020
 
7MarcasSuper Kid1-Productora de Jabones Limitada - Projabones Ltda.96 03104373MI19296321/01/2007
8MarcasSuper Sudzer1-Johnson & Johnson03 01299083NO27536526/09/2013
 
9MarcasSuper Jacky1-Jacqueline Garzón Arcos01 01453473NO24199928/09/2021
 
10MarcasSuper Riel1-Azul K S.A.93 41178173MI15848728/04/2014
11MarcasSuper Strip1-Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A.
2-Sucesores de José Jesús Restrepo & Cía. S.A.
94 03161073NO18928231/05/2016
 
12MarcasSuper Det1-Unilever Andina Colombia Limitada99 03073873NO22661503/01/2020
 
13MarcasSuper Det1-Unilever Andina Colombia Limitada99 03420373MI26088029/06/2020
 
14MarcasSuper Riel1-Azul K S.A.01 02927673MI25116605/02/2022
 
15MarcasSuper Oxide1-Capill´ France S.A.03 03338483MI28181825/06/2014
          
16MarcasSuper Tres1-Anderson y Keller de Colombia Limitada99 05123273MI22876917/08/2010

 

En conclusión, esta Sala, siguiendo los derroteros del tribunal, considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas, genéricas, de uso común o débiles, no deben tomarse en cuenta al efectuar el cotejo marcario, porque estas pertenecen al dominio público y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas única y exclusivamente por un titular marcario.

Así las cosas, el cotejo entre las marcas en conflicto se hará, solo con fundamento en las palabras restantes Refiel del signo del tercero interesado en las resultas del proceso y Riel de la marca de la sociedad demandante.

El tribunal sobre la similitud ortográfica, indica:

Es la “... que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”.

En el caso sub examine, se tiene que el vocablo Refiel, contiene seis letras, tres vocales, dos sílabas, la raíz Re y la terminación El. Mientras que la voz Riel, posee cuatro letras, dos vocales, una sílaba, la raíz Ri y la desinencia El. En este orden de ideas, no puede decirse que exista confusión desde el punto de vista ortográfico, pues la única coincidencia, se encuentra en su terminación.

En cuanto a La similitud fonética, ha dicho el mencionado tribunal, lo siguiente:

“Se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”.

Al respecto, cabe anotar que si bien es cierto, la sílaba tónica, se marca en idéntica forma en su desinencia, tanto los prefijos como las raíces varían sustancialmente. De manera, que tampoco puede predicarse que exista confusión fonética.

En lo atinente a la similitud ideológica, sostiene el referido tribunal, que:

“... se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

Sobre este particular, no cabe la menor duda, que al tener significados diferentes, no pueden evocar para el consumidor idéntica o similar idea. Por consiguiente, tampoco se presenta confusión conceptual, que coloque en error al público consumidor.

No obstante, esta Sala ha reiterado que los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, son: i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya analizada y ii) que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen(3).

En el sub judice, los productos que pretende distinguir el signo cuestionado “Super Refiel”, son los mismos que ampara las marcas “Super Riel”, es decir, ambas distinguen productos de la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual sin duda alguna permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos. Sin embargo, puede concluirse que al no existir similitudes ortográfica, fonética y conceptual significativas entre los signos, la conexión competitiva entre los productos que ambos signos distinguen, es irrelevante. Por lo tanto, el permitir la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, no generaría confusión directa o indirecta alguna para el público consumidor.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(1) Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del derecho de marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss.

(2) Proceso 27-IP-2001, marca: Migalletita, publicado en la Gaceta Oficial 686, de 10 de julio de 2001, citando al proceso 3-IP-95, marca: “Concentrados y Jugos de Frutas Tutti-Frutti S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial 189, de 15 de septiembre de 1995.

(3) Sentencias de 18 de junio de 2009. Ref.: Expediente 2003-00095. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Actora: Transpack Ltda., y las de 28 de octubre de 2010 y 2 de diciembre de 2010, ya citadas.