Sentencia 2008-00283 de diciembre 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Consejera Ponente:

María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 11001-03-24-000-2008-00283-00.

Acción de nulidad relativa.

Actora: Productos Naturales de la Sabana S.A., La Alquería.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, a través de la Resolución 44853 de 27 de diciembre de 2007 concedió el registro de la marca mixta “COOLECHERA”, en favor de la sociedad COOLECHERA LTDA., para distinguir los servicios de la clase 29(3) de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que no se encuentra comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que entre dicho signo y la marcas ALQUERÍA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANABANA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixtas) y “BOLSA ROJA” (nominativa), previamente registradas, no se presentan semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o asociación, porque las figuras gráficas de dichos signos, aunque coinciden en un chorro de leche cayendo en un vaso o recipiente, no pueden ser consideradas como fundamento de confundibilidad, dado que constituyen la representación gráfica de uno de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y, por tanto, es inapropiable.

Por su parte, la actora alegó que el signo solicitado “COOLECHERA” es similar a sus citadas marcas, ya que imita los siguientes elementos marcarios de la marca ALQUERÍA”: el “splash” de la leche; el vaso en la parte inferior de la gráfica; el fondo rojo de las marcas; el concepto de la marca bolsa roja.

Explicó que, predomina el elemento gráfico sobre el denominativo, toda vez que dicho elemento de los signos es colorido, de fácil recordación y ocupa cerca del 80% del respectivo conjunto marcario, además, de que los signos amparan productos de la misma Clase Internacional, esto es, la 29.

El Tribunal en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a), b), g) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca mixta “COOLECHERA”, para la Clase 29 Internacional, que distingue los siguientes productos: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

Los textos de las normas aludidas por el tribunal, son los siguientes:

Decisión 486. 

“[...] 

ART. 134 

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) las palabras o combinación de palabras; 

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”; 

[...] 

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. 

[...]”. 

ART. 136 

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:  

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;  

[...]”.  

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el tribunal en este proceso:

• “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

• Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.(4)

Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

S2008-00283 fig 1
 

MARCA SOLICITADA CUESTIONADA (MIXTA)

S2008-00283 fig 2
 

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

S2008-00283 fig 3
 

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

S2008-00283 fig 4
 

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

S2008-00283 fig 5
 

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (MIXTA)

BOLSA ROJA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (DENOMINATIVA)

Ahora, como quiera que la SIC expresó en los actos acusados que la imagen de la leche al ser servida en un vaso o “splash” que coincide en los signos enfrentados, es inapropiable para los productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es del caso antes señalar que el tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió a los elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas y a la referida imagen, de la siguiente manera:

“55. Al constituir una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, tales como palabras o figuras que, individualmente consideradas, pueden estimarse como elementos de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

56. Si bien se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por elementos de uso común, al estar combinados con otros elementos adicionales pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

57. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que los elementos de uso común puedan ser utilizados por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que los elementos de uso común se deben excluir del cotejo de marcas[5].

[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-2014, Exp. Interno: 2008-00283. Mayo 13 de 2014.

58. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra. Los elementos de uso común, por ejemplo, en materia de servicios de transportes, pueden no serlo en productos alimenticios, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de “elemento de uso común” en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Ello resulta relevante, ya que en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados[6].

[6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-2014, Exp. Interno: 2008-00283. Mayo 13 de 2014.

59. La Corte Consultante debe determinar si “la imagen de la leche al ser servida en un vaso” es un elemento de común uso en relación con marcas que identifican productos lácteos de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común, si es que dicho elemento hace parte del conjunto de la marca.[...] (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

En el archivo de peticiones y registros de marcas de la SIC se encuentran las siguientes marcas solicitadas y registradas para la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la figura de la leche que se sirve en un vaso o “splash”, tal y como se demuestra a continuación:

S2008-00283 fig 6
 

(Titular de la marca: FRESKALECHE S.A.S.)

S2008-00283 fig 7
 

(Titular de la marca: FRESKALECHE S.A.S.)

S2008-00283 fig 8
 

(Titular de la marca: INTAGROP S.A.S.)

S2008-00283 fig 9
 

(Titular de la marca: PROCESADORA DE LECHES S.A.- PROLECHE S.A.)

S2008-00283 fig 10
 

(Titular de la marca: GONZÁLEZ GONZÁLEZ JULIANA)

S2008-00283 fig 11
 

(Titular de la marca: ALGARRA S.A.)

S2008-00283 fig 12
 

(Titular de la marca: GLORIA COLOMBIA S.A.)

S2008-00283 fig 13
 

(Titular de la marca: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.)

S2008-00283 fig 14
 

(Titular de la marca: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.)

De tal manera que se impone al Juzgador el deber de hacer el cotejo excluyendo dicho elemento de uso común, toda vez que la imagen de “la leche al ser servida en un vaso” o de un “splash” es un elemento gráfico de uso común, en relación con las marcas que identifican productos de la Clase 29 Internacional, que no puede ser utilizado o apropiado únicamente por un titular marcario, es decir, al ser de uso común, puede ser empleado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

Ahora bien, como en el presente caso se van a cotejar unas marcas mixtas y una denominativa de la actora, con la marca mixta cuestionada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

Con respecto a la comparación entre signos mixtos, el tribunal precisó:

“45.El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico. El primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[3], logotipos[4], íconos, etc.

[3] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-2014, Exp. Interno: 2008-00283. Mayo 13 de 2014.

[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-2014, Exp. Interno: 2008-00283. Mayo 13 de 2014.

46. Por lo general el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

47. El tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1158 de 17 de enero de 2005).

48. La Corte Consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto”.

De acuerdo con los lineamientos trazados por el tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que el elemento denominativo es el predominante entre la marca “COOLECHERA” (mixta) solicitada y las marcasALQUERÍA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANABANA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” (mixtas) y “BOLSA ROJA” (denominativa), previamente registradas, de la actora, no así las gráficas que las acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la mismas si son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de su parte gráfica.

Por tal razón, no existe duda alguna en que en las marcas en disputa predomina el elemento denominativo sobre el gráfico.

Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos.

Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada interpretación prejudicial:

“La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Del análisis de los signos confrontados, la Sala advierte que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “COOLECHERA” solicitada y las marcasALQUERÍA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE FRESA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE GUANABANA”, “ALQUERÍA JUGUILECHE MORA” y “BOLSA ROJA” no existe similitud ortográfica, ni fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis.

En cuanto a la similitud ideológica, la Sala tampoco la advierte, dado que en manera alguna dichas expresiones pueden evocar una idea idéntica o similar, pues si bien en el caso de “COOLECHERA” sugiere la idea de productos relacionados con la leche, los que se amparan bajo las marcas de la actora sugieren además de la leche la combinación de jugos de diferentes frutas; y la denominación “BOLSA ROJA” no tiene la misma significación de “COOLECHERA”.

Además, cabe destacar que la marca solicitada cuestionada “COOLECHERA” es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto a las marcas opositoras, al contener un vocablo que la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora.

De otra parte, si bien es cierto que los signos en disputa distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 29 Internacional, así como de las clases 30(5) y 32(6) de la citada clasificación, también lo es que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos o de su origen empresarial, habida cuenta de las significativas diferencias entre las referidas marcas.

Por último, en lo concerniente al argumento de que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que la SIC concedió el registro de la marca solicitada “COOLECHERA”, a pesar de ser similar a los signos de la actora, la Sala no evidencia dicha violación, pues, como quedó visto, la similitud no se presenta, por lo que se concluye que el registro se concedió de acuerdo con las normas pertinentes sobre la materia.

En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada del tercero interesado en las resultas del proceso “COOLECHERA la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas constitucionales y legales, invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados. De ahí que asistiera razón a la parte demandada y al tercero con interés directo en las resultas del proceso en oponerse a las pretensiones de la demanda aduciendo la legalidad de los actos acusados.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE copia de la providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 1º de diciembre de 2017.

Consejeros: María Elizabeth García GonzálezOswaldo Giraldo LópezHernando Sánchez Sánchez».

3 “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

4 BREUER MORENO, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, págs. 351 y ss.

5 “Café, té, cacao, azúcar, arroz”.

6 “Cerveza, jarabes y derivados”.