Sentencia 2008-00284 de mayo 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200800284 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: fraunhofer gesellschaft zur forderung der angewandten forschun E.V.

Bogotá, D.C., siete de mayo dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones 14756 de 2007 (mayo 25) y 5300 de 2008 (feb. 22), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, son nulas o no, debido a que: i) en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se publicó el resumen de la patente de invención, tal y como la actora lo escribió en la solicitud que radicó en dicha entidad y ii) porque no se dio aplicación al principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues para la fecha en que se expidieron dichos actos la actora había solicitado y pagado el examen de patentabilidad, manifestando expresamente su voluntad de continuar con el trámite para patentar su invención.

Bajo el anterior contexto, a continuación la Sala examinará los cargos expuestos por la actora, no sin antes hacer un breve recuento acerca de la normatividad comunitaria que regula el procedimiento para solicitar una patente de invención.

1. Normatividad Comunitaria que regula el procedimiento para registrar una patente de invención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se pueden otorgar patentes para invenciones “sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

En este orden de ideas, quien desea patentar una invención debe elevar una solicitud, ante la oficina nacional competente, la cual debe contener: a) el petitorio, b) la descripción, c) una o más reivindicaciones, d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, e) el resumen, f) los poderes que fuesen necesarios, g) el comprobante de pago de la tasa establecida y, de ser el caso, h) copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; i) copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; j) el certificado de depósito del material biológico y k) la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (Decis. 486, art. 26).

El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor; f) el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, de ser el caso, h) la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro (Decis. 486, art. 27).

La oficina competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud si esta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (Decis. 486, art. 38).

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 referidos, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa los requisitos indicados la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación (Decis. 486, art. 39).

Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando sea el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud. No obstante lo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento, siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación (Decis. 486, art. 40).

Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición (Decis. 486, art. 42).

Si se presentó oposición la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación (Decis. 486, art. 43).

Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hayan presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. La solicitud caerá en abandono si transcurre dicho plazo sin que el solicitante pida que se realice el examen (Decis. 486, art. 44).

Si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante, quien deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estime que sea necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces. Si el solicitante no responde a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsisten los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente (Decis. 486, art. 45).

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. Si el solicitante no presenta los documentos requeridos dentro del plazo señalado la oficina nacional competente denegará la patente (Decis. 486, art. 46).

Si el examen definitivo es favorable se otorgará el título de la patente. Si es parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si es desfavorable la patente se denegará (Decis. 486, art. 48).

2. FONDO DEL ASUNTO

La actora solicita declarar la nulidad de las Resoluciones 14756 de 2007 (mayo 25) y 5300 de 2008 (feb. 22), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, alegando i) que en la Gaceta de la Propiedad Industrial no se publicó el resumen de la patente de invención, tal y como estaba escrito en la solicitud que radicó en la entidad y ii) porque no se dio aplicación al principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues para la fecha en que se expidieron dichos actos la actora había solicitado y pagado el examen de patentabilidad, manifestando expresamente su voluntad de continuar con el trámite para patentar su invención.

Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que las resoluciones acusadas declararon adecuadamente el abandono de la solicitud de patente de invención, pues se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que señala “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

En este orden de ideas, es menester recordar que el 31 de octubre de 2006 se publicó la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio” en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 y solo hasta el 17 de mayo de 2007 la actora solicitó y pagó el examen de patentabilidad de su invención.

Lo anterior permite constatar que las resoluciones acusadas se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues declararon correctamente el abandono de la solicitud de patente de invención, ya que la actora no pidió la realización del examen de patentabilidad antes del 30 de abril de 2007, es decir, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569. En efecto, el artículo referido dispone que “dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud… el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable... Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

Si bien la actora pone de presente que el término de seis (6) meses a que hace referencia el artículo 44 de la Decisión 486 nunca comenzó a correr, debido a que en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 no se publicó el resumen de la patente de invención tal y como lo escribió en la solicitud que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cierto es que ello no vició la actuación, pues la normatividad andina no exige publicar el resumen de una patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial y el texto que finalmente se publicó correspondió a la primera reivindicación que contiene la solicitud que la actora radicó originalmente en dicha entidad. A propósito de este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó en la interpretación prejudicial: “... no es necesario que en la publicación se transcriba el resumen de la solicitud de patente, primero porque eso no lo prescribe la normativa comunitaria y, segundo, porque si se considera que otro tipo de información realiza de mejor manera la finalidad de la publicación, se estaría precautelando con esto el derecho de contradicción de los terceros afectados”.

En este sentido, la reivindicación que se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 contiene información más clara y precisa acerca de la solicitud de patente que el resumen que se adjuntó con la documentación original, pues mientras que “las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”(2), el resumen “... consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá solo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente”(3).

Aunado a lo anterior la actora no puede alegar que los actos acusados desconocieron el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues éstos declararon el abandono de la solicitud de patente ya que la actora incumplió dos (2) de los tres (3) requisitos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado como indispensables para iniciar el examen de patentabilidad. Precisamente, en la interpretación prejudicial el Tribunal dijo:

“Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

• Publicación de la solicitud de patente.

• Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

• Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna” (Se resalta y subraya).

So pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no pueden desconocerse términos perentorios fijados por la ley, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, inobservar los términos procesales. En palabras de la Corte Constitucional “... la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos...”(4).

En suma, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las Resoluciones 14756 de 2007 (mayo 25) y 5300 de 2008 (feb. 22) se expidieron correctamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues declararon el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “proceso para la aplicación por alto vacío de substratos acintados con una capa de barrera de óxido de aluminio”, ya que la actora no solicitó ni pagó oportunamente el examen de patentabilidad.

No sobra advertir que la Sala no encuentra mérito en examinar si la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Regla 51bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que hacen referencia al requerimiento de documentos al solicitante de una patente cuando la petición carece de requisitos formales para tramitarla, pues en el presente caso dicho supuesto no se configuró, ya que la solicitud de patente de invención de la actora cumplió con los requisitos formales para ser tramitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

2 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 30.

3 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Artículo 31.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).