Sentencia 2008-00301 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-24-000-2008-00301-00

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico a resolver.

Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende que se declare la nulidad de las resoluciones acusadas, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la división de signos distintivos y de la delegada para la propiedad industrial, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A., contra la solicitud de registro de la marca Virugunex (nominativa) formulada por la firma Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Copidrogas, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza y concedió el registro de dicha marca. Por lo mismo, se debe determinar si esas decisiones de la administración son contrarias o no a las normas comunitarias aplicables al caso.

2. Las marcas en conflicto.

Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

Marca concedida y cuestionada

Marca concedida:Viruginex (nominativa)
Expediente:06-130740
Radicación:29 de diciembre de 2006
Clasificación:Clase 5
Productos:Productos farmacéuticos de uso humano
Titular:Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Copidrogas

Marcas opositoras previamente registradas

Marca opositora:Virex (Nominativa)
Certificado:206,269 vigente hasta el 30 de enero de 2018
Solicitud:23 de junio de 2006
Clasificación:Clase 5 de la clasificación internacional de Niza
Productos:Productos farmacéuticos de uso humano
Titular:Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

3. Normatividad aplicable.

Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial 83-IP-2011 y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(...)

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(...).

ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

4. Análisis de los cargos.

De conformidad con las disposiciones andinas aplicables al caso bajo examen, un signo puede registrarse como marca en la medida en que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En otras palabras, no son susceptibles de registro como marcas aquellos signos cuyo uso pueda llegar a afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero o ya registrada a su nombre, para identificar los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación y cuando aquellos constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando quiera que su uso pueda ocasionar riesgos de confusión o asociación.

Para los fines del presente proceso, es preciso tener en cuenta que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación debe presentarse identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y, además de ello, una conexión competitiva entre los productos o servicios que aquellas identifican.

Comoquiera que el sub lite gira alrededor del conflicto suscitado entre las marcas nominativas Viruginex y Virex, se impone la aplicación de las reglas de cotejo anteriormente enunciadas en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los posibles riesgos de confundibilidad y/o asociación a que se refiere la parte actora.

De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de las marcas en conflicto debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud, de acuerdo con los siguientes criterios:

La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. No obstante anterior, existen ciertas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación:

Marca concedida y cuestionada

VIRUGINEX
123456789

Marca opositora previamente registrada

VIREX
12345

En efecto, mientras la expresión Viruginex está conformada por nueve letras (5 consonantes y 4 vocales), la palabra Virex está compuesta por cinco letras (3 consonantes y 2 vocales), así:

Las consonantes en la marca cuestionada

VRGNX
13579

Las consonantes en la marca opositora

VRX
135

Aunque los signos tienen una longitud diferente, la marca Viruginex presenta algunas coincidencias frente a la marca Virex, en cuanto a que sus dos primeras consonantes (V-R), tienen la misma ubicación en ambos signos. Son igualmente coincidentes en la primera vocal (I), la cual tiene la misma ubicación en ambos signos. Por otra parte, ambas marcas coinciden en el uso la desinencia EX, con la particularidad de que la vocal E y la consonante X ocupan un lugar distinto en cada uno de los signos, pues como ya se anotó, su extensión es diferente; así las cosas, en la marca Viruginex la desinencia EX corresponde a las letras 8ª y 9ª del conjunto, mientras en la marca Virex, la desinencia EX corresponde a las letras 4ª y 5ª del signo opositor. Además de lo expuesto, el signo demandado contiene algunos elementos que no están presentes en la marca opositora, tal como se puede apreciar en el cuadro que ser incorpora a continuación:

VIRUGINEX
VIR    EX

La presencia de la partícula UGIN en la marca Viruginex, lleva a colegir que desde el punto de vista ortográfico la misma es diferente de la marca Virex.

Debido precisamente a la extensión de las marcas, su composición silábica también resulta diferente, tal como se puede ver enseguida:

Las sílabas en la marca cuestionada

VIRUGINEX
1234

Las sílabas en la marca registrada

VIREX
12

De acuerdo con lo anterior, mientras la marca opositora solamente está compuestas por dos (2) sílabas, la marca cuestionada está conformada por cuatro (4).

De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes y diferencias desde el punto de vista ortográfico y estructural; sin embargo las semejanzas advertidas no tienen la entidad suficiente para predicar que sean similarmente confundibles:

VIRUGINEX
VIREX    

De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que los vocablos en cuestión son distintos en el plano ortográfico.

Por otra parte, tampoco puede afirmarse que los signos sean idénticos o semejantes desde el punto de vista fonético, lo cual se explica por el hecho de que la marca cuestiona contenga cuatro letras (2 vocales y 2 consonantes que no aparecen en la marca opositora). Por otra parte, las palabras en cuestión tienen acentos prosódicos diferentes, circunstancia que les imprime una sonoridad bien diferente.

Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva, para advertir tales diferencias:

- Viruginex - Virex - Viruginex - Virex -

- Viruginex - Virex - Viruginex - Virex -

- Viruginex - Virex - Viruginex - Virex -

En suma, no existe semejanza fonética entre las marcas enfrentadas.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que las expresiones Viruginex y Virex no son expresiones propias del idioma castellano, pues no aparecen consignadas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se desprende entonces de ello, que no existe igualdad o semejanza conceptual.

No obstante lo anterior, atendiendo la recomendación contenida en la interpretación prejudicial, en el sentido de poner un mayor rigor en el análisis, por tratarse de dos marcas farmacéuticas, teniendo en cuenta las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud humana la ingesta equivocada de un medicamento, cuyos efectos pueden ser nocivos y hasta fatales(1).

En ese sentido, la interpretación prejudicial rendida en el proceso 5-IP-2000, recalca que “(...) el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Además de ello, es pertinente traer a colación lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia en las interpretaciones 5-IP-2000 y 78-IP-2003, en donde se señaló lo siguiente:

En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (proceso 5-IP-2000).

En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos genéricos relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos considerados genéricos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario” (proceso 78-IP-2003).

En consonancia con los anteriores comentarios, la Sala ha dicho en repetidas oportunidades que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. Por lo mismo, aquellas partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra(2).

Por virtud de lo anterior, el hecho de que la marca opositora contenga las partículas VIR y EX, que son de uso común en la industria farmacéutica,(3) no puede impedir su inclusión en otras marcas de terceros, ni invocar esa sola circunstancia para alegar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, pues de llegar a admitirse como válida dicha oposición, se le estaría otorgando un privilegio inusitado sobre elementos que son de uso general o necesario. Por lo mismo, la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas Copidrogas, como titular del registro de la marca Virex, debe saber que los elementos VIR y EX, acompañados desde luego de otros elementos que aporten la suficiente distintividad, tal como ocurre en este caso al intercalarse entre ellos la partícula UGIN, bien pueden dar lugar al registro de otras marcas que las contengan, pues los elementos de uso común, tal como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, son necesariamente débiles y el cotejo entre los signos que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

Finalmente, la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 5ª de la nomenclatura internacional de Niza resulta en este caso irrelevante, pues no se vislumbra ningún riesgo de confusión o asociación y además de ello, las partículas VIR y EX, como queda dicho, son de uso común, todo lo cual torna viable y posible la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

Por todo lo anterior, considera la Sala que la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos acusados y por ello, las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad.

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 11 de julio de 2013».

(1) Proceso 48-IP-2000, publicado en la GOAC 594, de 21 de agosto de 2000, marca: Bromtussin.

(2) Así lo ha precisado la Sala, en sentencias de 27 de abril de 2006 (Exp. 7145, C.P. Camilo Arciniegas Andrade); 11 de mayo de 2006 (Exp. 8429, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón); 16 de noviembre de 2006 (Exp. 266, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); 10 de mayo de 2007 (Exp. 255. C.P. Camilo Arciniegas Andrade); 14 de junio de 2007 (Exp. 231, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón); 5 de agosto de 2007 (Exp. 185 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 349, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta); 13 de septiembre de 2007 (Exp. 236 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno); 15 de noviembre de 2007 (Exp. 269 C.P. Camilo Arciniegas Andrade); 24 de enero de 2008 (Exp. 105 C.P. Marco Antonio Velilla Moreno); y 7 de febrero de 2008 (Exp. 182, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), entre otras.

(3) La partícula VIR está presente, entre otras, en las marcas Vira Shield, Vira-A, Virac, Vira-Mp, Viracept, Viractin, Viraday, Viradin, Viraferon, Viragex, Viralend, Viramidine, Viramune, Viranet, Viraoftal, etc., pertenecientes todas ellas a la clase 5ª. Por su parte, la partícula EX, también es de uso común en la misma clase, como sucede por ejemplo con las marcas Vapirex, Dexex, Baciprex, Lamdex, Cistalex, Mondex, Livinex, Curex, Intelex, Lactrex, lo cual se puede corroborar en la página web de la entidad demandada: http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/ConsultaSignos.php