Sentencia 2008-00324 de noviembre 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001032400020080032400

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Laboratorios Bussie S.A.

Bogotá, D.C., veintiuno de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

5.1. Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca KILOL mixta), a favor de la firma Konidol S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En el trámite administrativo la demandante invocando su calidad de titular de la marca KILOX (nominativa) se opuso a dicho registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir también productos de la clase 5, y por ende está incursa en la causal de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.2. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice la siguiente normativa comunitaria, considerada en la interpretación prejudicial emitida en este asunto como aplicable al mismo:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)”.

5.3. La normativa comunitaria antes citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero.

El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

5.4. En la comparación de las marcas en conflicto es pertinente tener en cuenta las siguientes reglas para la comparación de signos distintivos, emanadas de la jurisprudencia del Tribunal Andino y reiteradas en la interpretación prejudicial 185-IP-2011, dictada en este proceso:

“La autoridad nacional competente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

— La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

— En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

— Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante”.

Igualmente, es pertinente señalar las siguientes precisiones en torno a los signos mixtos y a los denominativos (carácter de las marcas en conflicto), así como a las reglas de comparación de los mismos:

Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 del 1º de agosto de 2002, diseño industrial: Burbuja videos 2000).

Cuando el juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A., publicado en la Gaceta Oficial 410, de 24 de febrero de 1999).

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

— Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

— Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

— Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

— Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

5.5. De otro lado, es pertinente resaltar las siguientes precisiones sobre la rigurosidad del análisis de registrabilidad tratándose de marcas que amparan productos comprendidos en la clase 5, tanto si son farmacéuticos como si no lo son, rigor éste que se justifica en la necesidad de precaver el riesgo que para la salud humana se puede derivar de la confusión o el error entre marcas que distinguen tales productos.

A este respecto se señaló en la interpretación prejudicial traída a este plenario:

“La clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza abarca: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. Es por ello, que se hace necesario distinguir entre las marcas que protegen los productos farmacéuticos como tal y las marcas que amparan los otros productos dentro de esta misma clase.

El tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido al registro de signos para productos pertenecientes a la clase 05 que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la clase 05, que no sean farmacéuticos (...) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma clase 05, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, marca: Hemoxin, publicado en la Gaceta Oficial 2021, de 21 de febrero de 2012)” (negrillas adicionales).

Agrega el tribunal que en el examen de registrabilidad de estas marcas se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio. Sostiene el tribunal en efecto que:

Sobre los productos de la clase 05 es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la clase 05 cuando en realidad se quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente” (resalta la Sala).

5.6. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

KILOL

Marca solicitada

(i) Según consta en los actos acusados, la marca fue concedida para distinguir ““desinfectante natural”; productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”.

KILOX

Marca previamente registrada

(ii) Conforme al acto que concedió su registro(2), la misma se otorgó para distinguir: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”.

5.7. Examen comparativo de las marcas. En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia, se impone señalar que a juicio de la Sala, en la marca mixta, el elemento denominativo es el predominante en el caso bajo examen, por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. En ese orden de ideas, el cotejo marcario habrá de realizarse a partir de dicho aspecto frente a esta marca.

5.7.1. En cuanto a la estructura de cada uno de los signos se observa lo siguiente:

KILOL
12345

Marca cuestionada

KILOX
12345

Marca registrada

La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que entre ellas existe gran similitud desde el punto de vista ortográfico, pues están conformadas por una sola expresión de igual longitud, cada una se compone de dos sílabas y de cinco letras, tres consonantes (K-L-L y K-L-X) y dos vocales (I-O e I-O), cuya posición en los signos es además coincidente (letras 1 y 3, respectivamente).

Así mismo, tienen una raíz idéntica (KI) y, aunque sus terminaciones no son exactas, sí son bastante similares, al punto que comparten en ella dos de tres letras (K y O).

5.7.2. De otro lado, para la Sala también existe similitud entre los signos desde el punto de vista fonético, pese a que la última letra en cada signo sea diferente y varíe en ellos ligeramente su sonoridad. Ciertamente, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de una manera sustancialmente similar, más aún si se tiene en cuenta que la sílaba tónica en ambas (LOL-LOX) ocupa el mismo lugar. Lo anterior se puede apreciar a continuación:

KILOL-KILOX-KILOL-KILOX-KILOL-KILOX-KILOL-KILOX

KILOL-KILOX-KILOL-KILOX-KILOL-KILOX-KILOL-KILOX

KILOL-KILOX-KILOL-KILOX-KILOL-KILOX-KILOL-KILOX

Agréguese a lo anterior que en nuestro medio es de común ocurrencia que se adquieran productos de la clase 5ª vía telefónica, lo cual claramente puede incidir en la posibilidad de confusión entre marcas similares cuando estas se solicitan en forma verbal al droguista, pues al pronunciarse en dicho medio se podrían escuchar de modo muy similar.

5.7.3. Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que aunque se trata de dos marcas constituidas por expresiones de fantasía (que no tienen un significado propio en nuestro idioma), evocan en la mente del consumidor un mismo concepto, esto es, la idea de kilo, lo cual hace que desde este punto de vista también sean similares.

Debe aclararse, no obstante, que los signos no están constituidos por partículas de uso común, pues, ciertamente, la expresión KILO no es una expresión que distinga un elemento químico o farmacéutico propio de los productos de la clase 5ª ni es genérica o descriptiva de los mismos; el kilo, además, es una unidad de peso no exclusiva de este tipo de productos.

5.8. En este orden, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto son más las similitudes que las diferencias que presentan, no siendo el elemento gráfico del signo KILOL lo suficientemente relevante para otorgarle al mismo la distintividad necesaria.

5.9. Ahora bien, no obstante la similitud evidente entre estas dos marcas, es pertinente señalar, como se ha hecho en reiterada jurisprudencia, que para que exista confusión entre marcas se requiere no solo de la identidad o semejanza visual, fonética y conceptual, aspecto que ya se analizó, sino que además debe verificarse que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican, lo que supone analizar el tema de la conexión competitiva respecto a los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

A este respecto esta corporación ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios que genere o induzca al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma o semejante marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio televisión y prensa—, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”(3).

En el presente asunto, como antes se dijo, el registro de la marca KILOL fue concedido para distinguir ““desinfectante natural”; productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”.

Por su parte, el registro de la marca KILOX se otorgó para distinguir: “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”.

Según se observa, se trata de marcas que identifican tanto productos farmacéuticos como otros productos de la clase 5ª internacional, los cuales, en principio, pudieran tener canales de comercialización diferentes, así como expendedores especializados, de tal suerte que no sería tal alto su grado de conexión competitiva.

No obstante lo anterior, no debe desconocerse, como lo expresamente lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación judicial emitida en este proceso, que:

“Aunque en principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la clase 05 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque estos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica” (negrillas no originales).

Así las cosas, de la aplicación al caso concreto de las reglas señaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para la comparación de signos distintivos y, en particular, atendiendo a la rigurosidad del examen de registrabilidad tratándose de marcas de productos pertenecientes a la clase 5ª del nomenclátor internacional (farmacéuticos o no), justificada en la incidencia que para la salud de las personas traería la eventual confusión entre las marcas, es claro para la Sala que entre las marcas en conflicto existen similitudes sustanciales que pueden generar riesgo de confusión o asociación en los consumidores, los que, contrario a lo sostenido por la Superintendencia de Industria y Comercio, son consumidores medios y no especializados, tal como se precisó por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial correspondiente a este proceso.

5.10. En consecuencia, como la decisión de conceder el registro de la marca KILOL (mixta) no se ajusta a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se encuentran fundados los cargos de la demanda, se declarará la nulidad de las resoluciones administrativas que concedieron a la firma Konidol S.A. el registro de dicha marca para amparar productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 7652 de 12 de marzo de 2008, 13333 del 29 de abril de 2008 y 15061 del 19 de mayo de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca KILOL (mixta), a favor de la Sociedad Konidol S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca KILOL (mixta) concedido a nombre de la Sociedad Konidol S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

3. PUBLÍQUESE este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

4. ENVÍESE copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala de la sesión del (sic)».

(2) Resolución 4883 de 23 de febrero de 2001, proferida por la división de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 22 a 27 del cdno. ppal.).

(3) Proceso 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004.