Sentencia 2008-00331 de abril 3 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 110010324000200800331 00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Procafecol S.A.

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si el signo figurativo consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual y en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas dentro del cual y en la parte inferir se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadrado situado en el centro de la figura”, cuyo registro se solicitó para distinguir “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de las Naciones.

A este respecto, se advierte que el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”.

Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos” y “la forma de los productos, sus envases o envolturas”.

En este orden de ideas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó a la actora el registro de la marca figurativa consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual y en la parte inferir se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadrado situado en el centro de la figura”, para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que carecía de distintividad.

5.1. Examen de registrabilidad.

Ahora bien, en relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso precisa que los elementos constitutivos de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. A estos efectos, se tiene que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó respecto de la distintividad lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el articulo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (sent. del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, feb. 7/2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (sent. del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sep. 25/2002, asunto T-136/00)”.

En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe la Sala comenzar por advertir que la marca solicitada para registro se identifica como se señala a continuación:

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Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si la marca figurativa consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual y en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadro situado en el centro de la figura” es distintiva y, por lo tanto, susceptible de ser registrada en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

5.1.1. Distintividad.

Así las cosas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registró de la marca figurativa consistente en “una figura geométrica que representa lo que podía ser un envase o empaque, dentro del cual y en la parte inferir se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadro situado en el centro de la figura”, pues afirma que carece de distintividad. Por su parte, la demandante considera que el signo figurativo es registrable porque cumple con los requisitos que para tal efecto establecen los literales b) y f) del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, sobre las marcas figurativas y los elementos que las constituyen, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado:

Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa”.

Ahora bien, se advierte que el registro de la marca figurativa consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadrado situado en el centro de la figura” se solicitó para distinguir “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

A su turno, se observa que la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza ampara los siguientes servicios: “restaurante (entrega de comida y bebida); alojamiento temporal”.

Bajo el anterior contexto, se advierte que el signo figurativo consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadrado situado en el centro de la figura” carece de distintividad, porque no sirve por sí solo para diferenciar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza en el mercado. En efecto, pese a que no es común utilizar la imagen de un empaque para distinguir servicios, lo cierto es que en el caso sub examine los trazos que conforman el signo no le imprimen distintividad, para que este pueda identificar los servicios que pretende distinguir.

De hecho, de manera reiterada esta Sala ha manifestado que uno de los requisitos indispensables para conceder un registro marcario es el de que el signo sea distintivo(2), lo cual en materia de marcas figurativas, como la que ocupa la atención del presente fallo, no se limita a la existencia de trazos que emulen un empaque, sino que debe entenderse con la aptitud intrínseca de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado un producto o servicio, haciendo posible que el consumidor los seleccione(3).

En efecto, a pesar de que es posible registrar como signos “las imágenes, las figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos” y “la forma de los productos, sus envases o envolturas”, para distinguir bienes y servicios; lo cierto es que ello no puede servir de excusa para que el mismo carezca de distintividad.

En este orden de ideas, se advierte que la marca figurativa consistente en “una figura geométrica que representa lo que podría ser un envase o empaque, dentro del cual en la parte inferior se encuentran dos líneas paralelas horizontales que convergen en un cuadrado situado en el centro de la figura” carece de distintividad, porque no sirve para individualizar, identificar y diferenciar dentro del mercado los “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, encontrándose entonces incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A propósito, en un caso similar, en el que se negó el registro de una marca tridimensional de un diseño de botella, para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que no era distintiva, esta Sala manifestó:

“Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la registrabilidad de signos como el envase, la envoltura o la forma de un producto, concluyendo que son susceptibles de registro como marca, si cuentan con elementos especiales que provoquen en el consumidor medio, una impresión diferente de aquella que resulta al observar envases o envolturas de otros productos o servicios de la misma categoría internacional”(4).

De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de julio de 2010, radicación 11001032400020050037800, Actor: Diageo North America Inc., M.P. Marco Antonio Velilla Moreno

(3) Interpretación prejudicial 56-IP-2006.

(4) Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 15 de septiembre de 2011, radicación 110010324000200400022 01, Actor: Juan Manuel Torres Rodríguez, M.P. María Claudia Rojas Lasso.