Sentencia 2008-00342 de enero 22 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2008-00342-00

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: Unilever, N.V.

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Corresponde a la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de “Correcta aplicación del artículo 135, literales b) y c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina”, propuesta por los apoderados de los terceros con interés directo en las resultas del proceso, las sociedades LLOREDA S.A. y GRASCO S.A.

Al respecto, cabe señalar que dicha excepción será desestimada, dado que sus fundamentos envuelven la defensa de los actos acusados, lo cual significa que ella no constituye una excepción propiamente dicha, pues la finalidad de esta es probar la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las pretensiones, que impide al fallador entrar a conocer del fondo del asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado.

En lo concerniente al argumento de la actora, relativo a que se debe tener en cuenta el precedente de que en Ecuador, País miembro de la Comunidad Andina, y en donde se aplica la Decisión 486 de 2000 en mención, el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” fue concedido en favor de la sociedad UNILEVER N.V., debe la Sala precisar que ello per se no le otorga el derecho de acceder al registro de la marca en Colombia, dado que para que se conceda el registro de la misma, esta debe cumplir con los requisitos exigidos por la normativa andina y no estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en ella.

Al efecto, esta Sección en sentencia de 22 de mayo de 2014 (Expediente 11001-03-24-000-2007-00138-00, actor: Fernando March Game y Ecuacleaner S.A., C.P. Guillermo Vargas Ayala), sostuvo lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho sobre una marca o un nombre comercial se obtiene de manera diferente (la primera por el registro ante la oficina nacional competente(2), y el segundo, por su primer uso en el comercio(3)), por lo cual no es posible pretender que por el uso previo de un nombre comercial se generen derechos o prerrogativas para el registro automático de la misma expresión como marca en otro país.

Para su registro como marca se deberán cumplir los requisitos exigidos por la normativa andina y no estar incurso el signo en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en ella.

De otro lado, no sobra recordar que en virtud del principio de territorialidad los signos distintivos gozan de protección en el territorio donde fueron registrados o usados, a no ser que se haya invocado la prioridad de la solicitud o del uso o la notoriedad del signo, situaciones estas que en todo caso solo pueden aducirse en la respectiva oposición andina”.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, negó el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL”, (correspondiente a un envase rectangular de margarina) a UNILEVER N.V., para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 135, literales b), y c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que la figura tridimensional de un envase rectangular, indicada en la solicitud, corresponde a lo comúnmente utilizado para envasar las margarinas, y que si bien es cierto que dicho envase posee unas líneas curvas en su tapa y base, dichas curvas no le confieren alguna característica novedosa, creativa u original, que lo haga distintivo frente a otros envases y mucho menos permite establecer cuál es su origen empresarial.

Al respecto, la actora alegó que la forma ondulada y curvilínea de la tapa y base del envase, de la marca “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, reviste características especiales, particulares y distintivas, que permiten distinguirla de otras formas ya conocidas, y que no constituye una forma usual de los empaques de margarina, pues si así lo fuera, existirían en el mercado otras margarinas con idénticos envases y la misma curvatura particular, lo cual no es cierto.

Para el efecto, aportó como prueba de lo anterior, el dictamen técnico rendido por la experta diseñadora industrial, Claudia Torres, quien después de realizar un análisis técnico del diseño de la marca “TRIDIMENSIONAL” de la actora, frente a los empaques utilizados por los fabricantes de la margarina, concluyó que las curvaturas con las que cuenta el empaque de BECEL(4), en su base y tapa, dan la impresión del movimiento de una ola, lo cual hace que dicho diseño sea moderno, novedoso y original, además de imprimirle un componente estético con el que no cuentan los demás empaques de margarinas ofrecidos en el mercado.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal f), y 135, literales a), b), c), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los textos de las normas aludidas, son los siguientes:

Decisión 486.

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(...).

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;

(...).

ART. 135.—No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...).

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(...)”.

La figura objeto de la solicitud de registro, conforme consta a folio 105 del expediente, se representa así:

S 2008-00342F3
S 2008-00342F3
 

En el mercado, se encuentran las siguientes formas de envases de margarina, cuyos diseños aparecen en el folio 36 del expediente, a saber:

S 2008-00342F2
S 2008-00342F2
 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida Interpretación Prejudicial, rendida en este proceso, al precisar el alcance de las normas comunitarias en estudio, se refirió al concepto de signos tridimensionales.

Sobre el particular, dijo:

“En virtud a que el signo solicitado a registro constituye un signo tridimensional, el Tribunal interpretará el tema.

Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(...) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (...)” (Proceso 33-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1224, de 2 de agosto de 2005).

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial.

En el artículo 138 cuando establece:

“La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(...).

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(...)”.

En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca.

Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto”(5).

Al confrontar la marca solicitada para registro por la actora con la definición que antecede, estima la Sala que, en efecto, aquella tiene el carácter de tridimensional, en la medida en que posee volumen.

Ahora, con respecto a la registrabilidad de dichos signos, el Tribunal de Justicia precisó:

“Entonces, el Juez Nacional deberá decidir sobre la registrabilidad de un signo tridimensional ateniendo, en este caso, a lo señalado en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, que trata de una de las prohibiciones absolutas para el registro de un signo como marca, concluyendo que si a la forma del producto la acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyen a acrecentar la fuerza distintiva del signo, este será registrable.

En conclusión y de acuerdo a lo manifestado por este Tribunal “cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular” (Proceso 136-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1591 de 25 de febrero de 2008, marca tridimensional: FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS).

“(...)”.

1. Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo TRIDIMENSIONAL solicitado constituye la forma usual de un envase de un producto.

Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen´” (Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE).

La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada.

Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva” (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827).

Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. En el caso que nos ocupa estamos frente a una prohibición contenida en el segundo supuesto.

Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales (...)” (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004).

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

(...).

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.

En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (...)”. Proceso 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003).

(...)” (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que la forma tridimensional de un producto pueda constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguir el signo tridimensional de otros productos similares que se comercializan en el mercado, lo perciba como indicador del origen del producto, y no como la simple representación de este.

Es de resaltar, además, “que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales”(6).

Ahora bien, en relación con la irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los envases de los productos, esta Sección precisó en la sentencia de 4 de agosto de 2005 (Expediente 1101-03-24-000-2001-00376-01 (7619), C.P. María Claudia Rojas Lasso), lo siguiente:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina fue enfático en advertir que la causal de irregistrabilidad consagrada del artículo 82, literal b), de la Decisión 344, “opera cuando el signo que se pretende registrar consista exclusivamente en la forma común o usual del producto o sus envases, lo que implica que para llegar a constituir marca, esa forma usual debe acompañarse de otros elementos que le otorguen distintividad... Es indudable que el consumidor identifica al producto, no solo por el nombre que lo designa, sino también por la forma de presentación de los productos ya que un envase diferente o particular puede cumplir perfectamente con la función distintiva de la marca...”.

Igualmente hizo hincapié en que no pueden ser considerados como marcas, los envases de forma habitual para los que se solicita el registro, cuando no reúnan condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser registrables; pero que cuando el envase esté compuesto por elementos novedosos que lo hagan suficientemente distintivo, la marca será susceptible de registro (fl. 319).

Estima la Sala que en este caso los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. En efecto, tal como puede apreciarse en las gráficas que obran a folios 61 y 66 del expediente, adjuntadas por la actora, la marca figurativa cuyo registro se solicita, presenta la inclusión de nervaduras y la colocación de puntos y rayas que semejan un grabado alrededor del cuello de la botella, elementos estos que no adicionan una creación que al parecer de esta Sala, se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, y que pueda apreciarse por los consumidores a través de los órganos visuales como inconfundibles de modo que hagan de ella una, marca característica, particular y original que permita diferenciar los productos que representa de otros similares dentro del mercado; es decir, que no reúne las condiciones de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser registrada para identificar productos de la clase 32 internacional. Siendo ello así, no es del caso declarar la nulidad de los actos acusados. Como consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda”.

Considera la Sala que, en el sub lite, los componentes que acompañan a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. Se trata de la simple representación del producto.

En efecto, si bien es cierto que, conforme a las gráficas, adjuntadas por la actora, de la marca “TRIDIMENSIONAL”, cuyo registro se solicita, la misma presenta una forma ondulada y curvilínea en su tapa y base del envase, también lo es que estas características son secundarias o no sustanciales y no adicionan una creación que se considere sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda en su totalidad distinguirla de otros productos similares dentro del mercado, como los que aparecen en las imágenes anteriormente puestas de presente.

En otras palabras, la forma tridimensional de dicho envase no se aparta significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener usualmente con respecto a esos productos en el mercado.

Así las cosas, para la Sala, en el presente caso se configuraron las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literales b), y c) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE».

1 Proceso 077-IP-2012.

2 Decisión 486 de la Comunidad Andina, art. 154.

3 Decisión 486 de la Comunidad Andina, art. 191.

4 La margarina BECEL está contenida en el envase, objeto de solicitud de registro de la marca “TRIDIMENSIONAL”.

5 Ibídem.

6 Interpretación Prejudicial- Proceso 077-IP-2012.