Sentencia 2008-00349 de junio 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 11001-03-24-000-2008-00349-00

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Compañía Nacional de Chocolates S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Referencia: Acción de nulidad

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Sala estima procedente, pronunciarse, en primer término, acerca del desistimiento de la acción presentada por la parte actora.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala, actualmente mantiene la posición de que es viable admitir el desistimiento en tratándose de acciones contra registros marcarios que involucran causales de nulidad relativa.

En efecto, el proveído de 22 de julio de 2010, que resolvió un recurso de súplica interpuesto por el apoderado de la sociedad Videoserpel Ltd contra el auto de 23 de septiembre de 2009, que denegó el desistimiento de la acción presentada por dicha sociedad, dispuso entre otros aspectos, lo siguiente:

“(…) En la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 que dan lugar a la declaratoria de nulidad relativa.

(…).

6. Es decir que la parte actora, conforme a la demanda, ejerce la acción de nulidad relativa de que trata el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, así las cosas, resulta procedente la manifestación de desistimiento, toda vez que como lo ha señalado la Sala en distintas ocasiones esta acción, en principio objetiva, reviste de una naturaleza especial y sui generis, toda vez que respecto de la misma opera un término de prescripción, y de acuerdo con su contenido y alcance, envuelve un claro interés particular, si se tiene en cuenta que la misma es promovida cuando se concede un registro marcario que desconoce derechos subjetivos de terceros.

En tal sentido, es procedente el desistimiento de la demanda en ese caso, pues a pesar de tratarse de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier persona, comporta un interés particular en el demandante, quien por tanto puede renunciar a su derecho de acción(2). En efecto, en auto del 18 de diciembre de 2003(3) se admite la procedencia del desistimiento de la demanda en este tipo de asuntos en los siguientes términos:

(…).

Cabe igualmente resaltar que esta decisión, a diferencia de la Decisión 344, no exige interés para demandar, sino que permite que cualquier persona pueda solicitar la nulidad de un registro marcario. Empero, estima el despacho que no obstante ello, la acción de nulidad de registros marcarios sigue siendo sui generis, cuando se trata de las causales de irregistrabilidad relativas (Decis. 486, art. 136), toda vez que frente a las mismas se ha previsto un término de prescripción de cinco (5) años (art. 172, ibíd.), y de su contenido se infiere un claro interés particular, el que se refleja en este caso ya que la actora, como titular de las marcas “Callisto” y “Paraquat” impetró la nulidad del registro que concedió la marca “Calliquat”, que, a su juicio, estimó confundible con las suyas.

Como quiera que en el caso sub examine en la demanda se invocan como causales de irregistrabilidad las contenidas en la Decisión 486, que dan lugar a declaratoria de nulidad relativa, que, como ya se dijo, envuelven un claro interés particular, estima el despacho que en este caso son válidas las precisiones que ha hecho la Sala en diferentes proveídos, verbigracia el de 19 de marzo de 1996 (exp. 3348), en que ha admitido la viabilidad del desistimiento en este tipo de acciones” (resaltado del texto original)”.

8. En orden a lo anterior el despacho respectivo debió aceptar el desistimiento, toda vez que de acuerdo con las causales invocadas por el actor, son las correspondientes a la acción de nulidad relativa, razón por la cual, se revocará la decisión recurrida, para que en su lugar, el despacho sustanciador acepte el desistimiento, conforme a lo expuesto en este proveído”(4).

Estima la Sala, que es conducente revisar la jurisprudencia vigente, para lo cual proceden los siguientes comentarios:

Conforme a la doctrina el principio de legalidad, en términos generales, lo constituye el sometimiento de los órganos y sujetos del derecho público a la normativa del Estado, la cual, a su vez, ostenta una estructura jerárquica cuyo estrato superior está representado por la Constitución, y en cuyo escalafón cualquier norma debe sujetar su contenido jurídico a todas las normas superiores. Tanto la sujeción a la ley como la composición normativa jerarquizada son los elementos fundamentales del llamado “Estado de derecho”, noción que, en un sentido más general, envuelve la idea “Estado como ordenamiento jurídico”, es decir, como orden de personas, de cosas y de situaciones, regidas de acuerdo con las reglas de derecho(5).

De acuerdo con lo anterior, las prerrogativas en las ventajas o privilegios de que gozan los entes administrativos frente a los administrados, tienen su fundamento en los cometidos de interés general que deben cumplir aquéllos. La función pública en beneficio de la comunidad constituye la razón suficiente de la desigualdad, ya que en último término, se plantea aquí la eterna disyuntiva enunciada por el principio general del derecho según el cual el interés privado debe ceder al interés general cuando quiera que ambos órdenes de intereses entren en conflicto(6).

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina refleja la primacía del interés general sobre el particular, como se desprende su texto, que es del siguiente tenor:

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado (…)” (resaltado de la Sala).

Esta Sección, ha sostenido en reiteradas sentencias que es el interés general el que prima de acuerdo con las normas comunitarias. En efecto, entre ellas, la providencia de 28 de octubre de 2004(7) que recoge y adopta la sentencia de 27 de febrero de 1995 (exp. 3007, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez), la cual indica lo siguiente:

“c) Como quiera que el objetivo fundamental de la publicación de los actos administrativos que conceden el registro de marcas es el de garantizar “la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley” (CCA, art. 2º) y es la concreción de dos de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, como son los de publicidad y contradicción en virtud de los cuales, en su orden, se establece el deber de las autoridades de dar a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley, “y que los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir esas decisiones por los medios legales”, de ello cabe concluir sin lugar a dudas, que el término de caducidad para el ejercicio de la acción consagrada en el artículo 596 del Código de Comercio debe contarse a partir de la fecha de publicación del acto que concede el registro de la marca de que se trate y, en ningún momento desde la fecha de su expedición, más aún si se tiene en cuenta que de conformidad con lo previsto por los artículos 2º literal e) y 8º de la Ley 57 de 1985, los actos de las Superintendencias que tengan alcance o interés generales, “…sólo regirá después de la fecha de su publicación” (resaltado ajeno al texto).

Obsérvese que las razones aducidas, son claras, en lo tocante a que los actos administrativos emitidos por la administración son de interés general y no particular, máxime si se tiene en cuenta, que las normas comunitarias exigen que los actos de concesión de registro de marcas, sean publicados en la gaceta de propiedad industrial, para que cualquier persona pueda realizar eficazmente las funciones establecidas en dichas providencias y, que el papel fundamental del Consejo de Estado es pronunciarse o decidir acerca de la legalidad de tales actos y no sobre los conflictos entre particulares, en materia de registro de marcas, con el propósito de dilucidar si con su expedición se afectan o no los intereses de los consumidores y de los competidores en un determinado mercado.

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el encabezamiento de la norma transcrita en sus dos primeros incisos, expresa claramente que la autoridad nacional competente, es decir, el Consejo de Estado, decretará la nulidad relativa de un registro, cuando la marca se haya concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486, o cuando ésta se hubiere efectuado de mala fe, lo cual, a no dudarlo, involucra el interés general que le asiste al público consumidor de no caer en error de confusión directa o indirecta y a los competidores en un mercado común, cuando la administración ha concedido indebidamente una marca, cuyo registro le otorga la facultad de explotar los servicios o productos que los distingue, por expresa disposición de la ley supranacional.

Cabe resaltar que la marca no sólo representa un interés para su titular sino para el público consumidor, así como para los competidores en el respectivo mercado, donde tenga sus productos o servicios dicho titular. En otras palabras, está involucrado un sector económico que no podría funcionar correctamente si se encontrara afectado para una concesión ilegal de una marca otorgada por la administración.

Para efectos de la nulidad relativa del registro de una marca, el artículo 172 de la Decisión 486 en su inciso segundo, se remite al artículo 136 ibídem, el cual establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”.

De la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la administración.

Los anteriores argumentos, se refuerzan y apoyan en la interpretación 068-IP-2011, proferida por el Tribunal de Justicia Andino, allegada a este proceso, en el que se considera que debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la citada decisión, en cuya segunda conclusión anota:

“No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad” (resaltados son ajenos al texto).

De la anterior precisión, se deduce claramente la defensa que debe hacerse no solo al tercer competidor afectado, sino, en especial, al público consumidor, respecto a lo cual es suficiente que para la autoridad competente exista el riesgo de confusión y/o de asociación, para que se presente la irregistrabilidad de la correspondiente marca.

Lo procedentemente expresado, da lugar para que esta Sala modifique su jurisprudencia y, en tal sentido deberá rechazarse la solicitud de desistimiento presentada por la parte actora.

En consecuencia, esta Sala rechazará el desistimiento invocado por la sociedad demandante, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Dilucidado lo anterior, entra la Sala a definir de fondo los cargos formulados en la demanda.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

“PRIMERO. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO. No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO. Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el juez consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica” (fl. 211).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación 068-IP-2011, considera que debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la citada decisión.

DECISIÓN 486

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro;

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

El Tribunal de Justicia Andino en la citada interpretación prejudicial se refirió al concepto de marca y a los requisitos para su registro, en los siguientes términos:

“La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio” (fl. 208).

“La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales” (fls. 208 a 209).

En el expediente se aprecia la estructura de las marcas denominativas en conflicto, de la siguiente manera:

Marca solicitadaMarca registrada
ALACALAOALCALA

En este orden se aplicarán los criterios generales para analizar la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas, tal como lo solicita el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial en análisis.

Para tales efectos, la jurisprudencia Andina y de esta corporación han acogido las reglas establecidas por la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

“Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”(8).

Así las cosas, la Sala considera necesario analizar las características propias de ambos signos, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

1. Referente a la similitud ortográfica, es pertinente indicar que la marca nominativa “ALACALAO” cuestionada, contiene 8 letras, 4 vocales, 4 sílabas y 3 consonantes.

“ALCALÁ”, contiene 6 letras, 3 vocales, 2 sílabas y 4 consonantes.

Entre ambas se observa que coinciden en sus consonantes pero difieren en la cantidad de letras, en el orden de sus vocales y en el número de sílabas.

2. En lo atinente a la similitud fonética, se observa que la palabra ALACALAO contiene la raíz ALA y la terminación LAO. Respecto a la sílaba tónica, puede sostenerse que tiende a marcarse en la última sílaba LÁO. Mientras que la expresión ALCALÁ tiene su raíz en AL y la terminación en LA, y su acento prosódico en la última sílaba LÁ.

3. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se tiene que la palabra ALACALAO, por no tener definición en nuestra lengua, no evoca en la mente del consumidor alguna idea, mientras que el vocablo Alcalá, lleva a su pensamiento la concepción de que se trata de una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid(9).

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que el signo “Alacalao” cuestionado, para amparar los productos comprendidos en la Clase 30 Internacional, no guarda semejanza representativa con la marca previamente registrada “ALCALÁ” que distingue también los productos de la misma clase, pues ortográfica, fonética y conceptualmente, no presentan similitudes significativas, que puedan llevar a error al consumidor medio en la escogencia de los productos o en el origen empresarial de los mismos.

Así las cosas, la marca “ALACALAO” no está incursa en las causales de prohibición previstas en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino. Luego, los actos administrativos acusados no vulneraron dichas normas al conceder el registro de la marca cuestionada.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. RECHÁZASE la solicitud de desistimiento presentada por la sociedad actora.

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

(2) Conforme lo prevé el artículo 15 del Código Civil “podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia”.

(3) Auto proferido en el expediente 2003-00014 (8612), Actor: Syngenta Limited, Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta decisión se reitera el criterio expuesto por la Sala el 19 de marzo de 1996 en el expediente 3348.

(4) Proveído de 22 de julio de 2010. Radicación 2004 00004. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Actor: Videoserpel Ltd.

(5) Institución Universitaria Sergio Arboleda. Jorge Vélez García. “Los dos Sistemas del Derecho Administrativo”. Ensayo de Derecho Público Comparado. Segunda Edición. Bogotá, 1996. Págs. 19 y 22.

(6) Ibídem.

(7) Sentencia de 28 de octubre de 2004, expediente 2001 00060, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Actor: Synthelabo.

(8) Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires. Págs. 351 y ss.

(9) “Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de Madrid. Su término se extiende sobre la comarca natural de La Campiña aunque parte de este se extiende sobre La Alcarria. Culturalmente, pertenece a la Comarca de Alcalá de la que además es su capital”.